сряда, 13 май 2009 г.

Лицензиране и срокове- ВНИМАНИЕ ( Licensing and terms- Watch your step )


Интересно дело заведено пред The Court of First Instance относно подновяване на лицензирана марка и спазване на сроковете за тази цел, получи своето решение.
Делото Jurado Hermanos v Office for Harmonisation in the Internal Market засяга следното.
През 1996 година Café Tal de Costa Rica регистрира марка на Общността JURADO за клас 30.
След това Café Tal de Costa Rica предоставя изключителна лицензия на Jurado Hermanos върху тази марка за срок от 48 години. Лицензията е вписана в Регистарът на OHIM.
През септември 2005 година OHIM информира, както лицензодателят, така и лицензополучателят, че срокът на регистрацията на въпросната марка изтича на 25 април 2006 година. До тогава таксата за подновяване е трябвало да се плати или в срок най-късно до 1 ноември 2006 със заплащане на допълнителна такса.
Тези срокове изтичат, а регистрацията на марка JURADO не е подновена.
Впоследствие лицензополучателят Jurado Hermanos подова молба за restitutio in integrum твърдейки, че не е получавал никакво писмо от OHIM, което да напомня за подновяване на марката.
OHIM отхвърля молбата с довода, че Jurado Hermanos е трябвало да положат необходимата грижа за подновяване на марката, а не да разчитат единствено на писмо от OHIM.
При следващото обжалване The Second Board of Appeal отново отхвърля жалбата на Jurado Hermanos поради факта, че лицензополучателят Jurado Hermanos трябва да е упълномощен изрично в договора за лицензията за да може да поднови марката, която продължава да е притежание на лицензодателят.
The Court of First Instance излезе с решение по това дело.
Съдът отхвърля за пореден път жалбата на Jurado Hermanos със следните доводи:

22 Следователно, тъй като само по себе си обстоятелството, че жалбоподателят има качеството на притежател на лицензия върху марката, не го прави страна в процедурата по нейното подновяване, следва да се провери дали той е бил упълномощен от притежателя на марката да поиска подновяване на нейната регистрация.

23 В това отношение, на първо място, следва да се посочи, че в нито един момент от процедурата пред СХВП или в производството пред Първоинстанционния съд жалбоподателят не е представил подобно изрично пълномощно от притежателя на марката. В това отношение обстоятелството, че СХВП не е поискала изрично от жалбоподателя да представи подобно пълномощно е ирелевантно, тъй като жалбоподателят имал задължение да докаже, и то без СХВП да е длъжна да го приканва, че са изпълнени условията за прилагане на разпоредбите, на които възнамерява да се позове.

24 По-нататък следва да се отхвърлят твърденията на жалбоподателя, според които в качеството му на притежател на изключителна лицензия, той имал право — за срока на действие на лицензията — да поиска подновяване на марката, ако притежателят на марката не го е направил. Действително, по принцип, изрично упълномощаване би могло да се съдържа в договора за лицензия. В случая обаче договорът за лицензия не съдържа никаква клауза във връзка с това. Освен това, дори да се предположи, че според жалбоподателят договорът за изключителна лицензия включва упълномощаване на лицензополучателя да иска подновяване на регистрацията, и още повече — че това упълномощаване трябва да бъде признато като санкция за злоупотреба с право и заобикаляне на закона, каквито според жалбоподателя е допуснал притежателят на марката, следва да се приеме за установено, че това твърдение противоречи на ясния текст и на целта на член 47, параграф 1 от Регламент № 40/94, предвиждащ, че упълномощаването трябва да бъде изрично и в който текст по никакъв начин не става въпрос за санкция по отношение на частноправните субекти.

25 Освен това е ирелевантен доводът на жалбоподателя относно невъзможността преди изтичане на предвидения в член 47, параграф 3, трето изречение от Регламент № 40/94 „допълнителен срок“ по негово искане да бъде постановено съдебно решение, задължаващо притежателя на марката да го упълномощи изрично да поиска подновяване на регистрацията. Всъщност, дори да се предположи, че бъде установена такава невъзможност, това не би могло да доведе до премахване на наложеното с член 47, параграф 1 от Регламент № 40/94 условие за изрично упълномощаване.

26 На последно място, що се отнася до довода на жалбоподателя, изведен от обстоятелството, че неговите интереси можело да бъдат защитени по-добре по административен ред — предоставящ възможност да се запази валидността на марката отколкото чрез граждански иск, става въпрос за съображения за целесъобразност от страна на жалбоподателя при избора на правни основания, които да използва за закрила на търговските си интереси, за който избор е отговорен само той. В замяна на това подобен избор не може да обвърже СХВП нито по отношение на процесуалното качество, което следва да се признае на жалбоподателя в рамките на дадена административна процедура, нито по отношение на резултата от последната. Поради това, ако жалбоподателят реши да не прибягва към съдебно производство с цел да бъде упълномощен да иска подновяване на регистрацията, СХВП не е длъжна да компенсира този пропуск, като му предостави въпросното право в нарушение на Регламент № 40/94.

27 Предвид гореизложеното следва да се приеме за установено, че тъй като жалбоподателят не разполага с изрично пълномощно от притежателя на марката, за да иска подновяване на регистрацията ѝ, то първият не е бил страна в процедурата по подновяване и следователно не е можел да направи искане за restitutio in integrum в тази процедура. Поради това апелативният състав не е допуснал никаква грешка, като е отхвърлил жалбата на жалбоподателя по тази причина.
информация на Class 46.

English version

Interesting case brought before The Court of First Instance on the issue of renewal of the licensed trademark and compliance deadlines for that purpose.
The case Jurado Hermanos v Office for Harmonisation in the Internal Market following concerns.
In 1996 Café Tal de Costa Rica registered mark JURADO class 30.
Then Café Tal de Costa Rica provides an exclusive license to Jurado Hermanos on this trademark for a period of 48 years. The license is included in Registarat of OHIM.
In September 2005 OHIM informed the licensor and the licensee that the registration of that marks expires on April 25, 2006. Until then, the renewal fee should be paid or before November 1, 2006 pay an additional fee.
These time limits expired and the registration of a trademark JURADO is not renewed .
Subsequently, the licensee Jurado Hermanos floor request restitutio in integrum claiming it has not received any letter from OHIM, which reminds of the renewal of the mark.
OHIM rejected the application simply because Jurado Hermanos should devote the necessary care for the renewal of the mark, rather than rely solely on the letter from OHIM.
At the next review The Second Board of Appeal again rejected the appeal of Jurado Hermanos because the licensee Jurado Hermanos must be expressly authorized in the license to renew the trademark, which is still owned by the licensor.
The Court of First Instance issued a decision in this case.
The court once again rejected the appeal of Jurado Hermanos with the following arguments:

22 Consequently, since the applicant is not, merely by dint of holding a licence to use the trade mark, a party to the renewal proceedings, it is necessary to examine whether the applicant was authorised by the proprietor of the trade mark to seek renewal of its registration.

23 In that regard, it should be pointed out, first of all, that at no time during the proceedings before OHIM or before the Court has the applicant produced such express authorisation from the proprietor of the trade mark. The fact that OHIM did not expressly ask the applicant to produce such authorisation is irrelevant in that regard, since it was for the applicant to prove that the conditions for application of the provisions on which it sought to rely were met, with no obligation on OHIM to request it to do so.

24 Next, the applicant’s assertions that, as holder of an exclusive licence, it is entitled, throughout the duration of the licence, to seek renewal of the trade mark if the proprietor thereof does not do so must be rejected. It is true that express authorisation may, in principle, be included in the licence agreement. In the present case, however, the licensing agreement is silent in that regard. Moreover, even if the applicant were to argue that the exclusive licence agreement impliedly authorises the licensee to seek renewal of the registration or, further, that, in order to punish the abuse of rights and contravention of the law allegedly committed by the proprietor of the trade mark, the applicant should be deemed to have such authorisation, it must be held that that argument is thwarted by the clear wording and purpose of Article 47(1) of Regulation No 40/94, which provides that the authorisation must be express and which makes no reference whatsoever to penalties with regard to private persons.

25 Similarly, it is necessary to reject as irrelevant the applicant’s argument that it was impossible for it to obtain, before the expiry of the ‘period of grace’ provided for in the third sentence of Article 47(3) of Regulation No 40/94, a court decision requiring the proprietor of the trade mark to give it express authorisation to apply for renewal of the registration. Even if it were to be established that that had been impossible, it would not mean that the condition laid down in Article 47(1) of Regulation No 40/94 requiring express authorisation could be disregarded.

26 Finally, with regard to the applicant’s argument that an administrative remedy would be better suited to protecting its interests than an action before the civil courts, since it would make it possible for the validity of the trade mark to be maintained, those are considerations of expediency relevant to the applicant’s choice of legal remedy to safeguard its commercial interests, a choice which is entirely its own responsibility. However, that choice cannot be binding on OHIM either as regards the procedural standing to be accorded to the applicant in administrative proceedings or as regards the result of such proceedings. Accordingly, if the applicant has opted not to turn to the courts for authorisation to seek renewal of the registration, it is not for OHIM to offset that omission by granting it that right, in breach of Regulation No 40/94.

27 In the light of the foregoing, it must be held that since the applicant did not have express authorisation from the proprietor of the trade mark to seek renewal of the registration of that trade mark, it was not a party to the renewal proceedings and, in consequence, could not seek the re-establishment of its rights in that connection. Accordingly, the Board of Appeal did not err in law by dismissing the applicant’s action on that ground.

28 Since, therefore, the first condition laid down in Article 78(1) of Regulation No 40/94 is not satisfied, the second plea relied upon by the applicant must be rejected, without it being necessary to examine the other conditions laid down in that provision.