петък, 5 юни 2009 г.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ излезе с решение по делото Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI) - The Court of First Instance issued

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ се произнесе по делото Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI).
Предисторията е следната.
Жалбоподателят, дизайнерът Elio Fiorucci придобил известност в Италия през 80-те години обявява несъстоятелност и продава всичките си марки и права на интелектуалната собственост на японската компания Edwin Co. Ltd.
През 1997 година Edwin Co. Ltd. подават заявка за марка на Общността "ELIO FIORUCCI", след което получават регистрация.
През 2003 година дизайнерът Elio Fiorucci внася искане за отмяна на регистрираната марка.
Отделът по заличаването отменя регистрацията на разглежданата марка, защото общоизвестността на името Elio Fiorucci е доказана и защото липсва доказателството за изрично, сигурно и недвусмислено съгласие за регистрацията на това име като марка на Общността. Като приема, че това основание само по себе си води до недействителност на марката, отделът по заличаването достига до извода, че не е необходимо да се изследват изложените от жалбоподателя основания за отмяна.
След това решение Edwin Co. Ltd. обжалват пред Апелативният съд, който отменя решението на OHIM.
Следва ново обжалване пред Първоинстанционният съд, който отменя решението на Апелативният съд със следните доводи:

33 Освен това що се отнася до условията за отмяна, предвидени в член 12, параграф 2, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чието нормативно съдържание по същество е идентично с това на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, Съдът приема, че притежателят на дадена марка, съответстваща на името на създателя и на първия производител на стоките, които носят тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата му с мотив, че посочената марка въвежда в заблуждение обществеността, по-конкретно когато свързаната с тази марка клиентела е била прехвърлена с предприятието, произвеждащо обозначените с нея стоки (Решение на Съда от 30 март 2006 г. по дело Emanuel, C‑259/04, Recueil, стр. I‑3089, точка 53). Този извод е обоснован от липсата на ефективна заблуда или на достатъчно сериозна вероятност за заблуда на средния потребител. Макар той да би могъл да се повлияе при покупката си на съответната стока, представяйки си, че лицето, на чието име съответства марката, е участвало в създаването ѝ, характеристиките и качествата на посочената стока остават гарантирани от предприятието, притежател на марката (вж. в този смисъл Решение по дело Emanuel, посочено по-горе, точки 47 и 48).

34 Също така следва да се постанови, че притежателят на марката, съответстваща на личното и фамилното име на създателя и първия производител на стоките, носещи тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата си с мотив, че посочената марка въвеждала в заблуждение обществеността, когато този притежател е придобил законосъобразно в рамките на прехвърляне марка, състояща се единствено от фамилното име на създателя, както и цялото творческо наследство на предприятието — производител на стоките, които са обозначени с нея.

35 Тъй като настоящият случай е действително такъв, следва да се отхвърли доводът, че марката „ELIO FIORUCCI“ била сама по себе си от естество да въведе в заблуждение обществеността относно произхода на стоките, които тя обозначава по смисъла на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

36 На второ място, що се отнася до довода, изведен от твърдяната заблуждаваща употреба на марката „ELIO FIORUCCI“, която въвеждала в заблуждение обществеността относно дизайнерския произход на стоките и така съставлявала заблуждение, което трябва да доведе до отмяната на марката „ELIO FIORUCCI“ на основание член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, следва да се изтъкне, че приложимостта на този член е поставена в зависимост от заблуждаващата употреба на марката след нейната регистрация. Такава заблуждаваща употреба трябва да се докаже надлежно от жалбоподателя.

37 Както обаче правилно твърдят СХВП и встъпилата страна, не е представено никакво доказателство за каквато и да е употреба от встъпилата страна на марката „ELIO FIORUCCI“ след нейната регистрация. При липсата на такова доказателство не може да става въпрос за употреба, която може да въведе в заблуждение обществеността по смисъла на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. При тези обстоятелства настоящото правно основание не е основателно и следва да се отхвърли.По първото правно основание, изведено от нарушението на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94

47 В това отношение следва да се изтъкне, че имената на лицата могат както по общностното право, така и по италианското право, да съставляват марки (вж. що се отнася до марките на Общността, член 4 от Регламент № 40/94 и член 2 от Директива 89/104, и що се отнася до италианските марки, член 7 и член 8, параграф 2 от Codice della Proprietà Industriale).

48 Като указание за търговския произход обаче на стоките или на услугите, обхванати от нея, дадена марка, състояща се от име на лице, има различна функция от тази на име на лице като такова, което служи да се идентифицира определено лице.

55 Следователно не е изключено име на общоизвестно лице, регистрирано или използвано като марка за определени стоки или услуги, да може да бъде предмет на нова регистрация за различни стоки или услуги, които нямат никаква прилика с тези, обхванати от по-ранната регистрация. Следователно неправилно апелативният състав приема, че след като веднъж име на общоизвестно лице е регистрирано или използвано като марка, неговата „миграция“ към сферата марките вече се е „конкретизирала“.

61 От посоченото следва, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото при тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale. Тази грешка има за последица неправилното отхвърляне на прилагането на тази разпоредба в случая с името на жалбоподателя, макар да е установено, че става въпрос за име на общоизвестно лице.

63 Дори извънтърговската общоизвестност на името Elio Fiorucci да се приеме като последваща или произтичаща от неговата общоизвестност в търговския сектор, това единствено обстоятелство не е пречка извънтърговската общоизвестност да бъде защитена от член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale.

Пълният текст на решението може да откриете тук.
Информация от Curia.

English version

The Court of First Instance issued a decision in the case Fiorucci / OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI).
The history is as follows.
The complainant, designer Elio Fiorucci acquired fame in Italy in the 80-year declaring bankruptcy and sold all their brands and intellectual property rights to Japanese company Edwin Co. Ltd.
In 1997 Edwin Co. Ltd. submitted an application for a Community trade mark "ELIO FIORUCCI", then get a registration.
In 2003 Designer Elio Fiorucci submit an application for revocation of the registered mark.
Cancellation Department annulled the registration of the mark at issue because it was established that the name Elio Fiorucci was well known and because there was no evidence of explicit, clear and unequivocal consent to registration of that name as a Community trade mark.
After this decision Edwin Co. Ltd. appeal to the Appellate Court, which repealed the decision of the OHIM.
Following a new appeal to The Court of First Instance, which repealed the decision of the Appellate Court with the following arguments:

33 Furthermore, with regard to the conditions for revocation laid down by Article 12(2)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1), whose normative content is, in essence, the same as that of Article 50(1)(c) of Regulation No 40/94, the Court of Justice has held that a trade mark corresponding to the name of the designer and first manufacturer of the goods bearing that mark is not, by reason of that particular feature alone, liable to revocation on the ground that that mark would mislead the public, in particular where the goodwill associated with that mark has been assigned together with the business making the goods to which the mark relates (Case C-259/04 Emanuel [2006] ECR I‑3089, paragraph 53). That conclusion is based on the absence of actual deceit or of a sufficiently serious risk that the average consumer will be deceived. Even if the average consumer might be influenced in his act of purchasing the product concerned by imagining that the person to whose name the mark corresponds was involved in its design, the characteristics and the qualities of that product remain guaranteed by the undertaking which owns the trade mark (see, to that effect, Emanuel, paragraphs 47 and 48).

34 Equally it must also be held that a trade mark corresponding to the first name and to the family name of the designer and first manufacturer of the goods bearing that mark is not, by reason of that particular feature alone, liable to revocation on the ground that that mark would mislead the public, where the proprietor of that mark has lawfully acquired, by assignment, a mark consisting of just the family name of the designer and all the creative assets of the business making the goods to which the mark relates.

35 As that is indeed the case in the present proceedings, the Court rejects the argument that the mark ELIO FIORUCCI is, in itself, liable to mislead the public as to the origin of the goods for which it is registered within the meaning of Article 50(1)(c) of Regulation No 40/94.

36 In the second place, in relation to the argument based on the alleged deceptive use of the mark ELIO FIORUCCI, said to have misled the public as to the stylistic origin of the goods and therefore to have constituted deception necessitating the revocation of the mark ELIO FIORUCCI under Article 50(1)(c) of Regulation No 40/94, it must be pointed out that the applicability of that article is conditional on the misleading use of the mark after its registration. Such misleading use must be duly proved by the applicant.

37 However, as correctly contended by OHIM and the intervener, no evidence has been submitted showing any use whatsoever by the intervener of the mark ELIO FIORUCCI after its registration. In the absence of such evidence, there can be no question of use liable to mislead the public within the meaning of Article 50(1)(c) of Regulation No 40/94. In those circumstances, since the present plea in law is not well founded, it must be rejected. The first plea in law, alleging infringement of Article 52(2)(a) of Regulation No 40/94

47 In that regard, it must be pointed out that personal names can, both under Community law and Italian law, constitute trade marks (see, with regard to Community trade marks, Article 4 of Regulation No 40/94 and Article 2 of Directive 89/104 and, with regard to Italian marks, Article 7 and Article 8(2) of the Codice della Proprietà Industriale).

48 However, as an indication of the commercial origin of the goods or services covered by it, a mark consisting of a personal name has a different function than a personal name as such, which identifies a specific person.

55 Consequently, it is not ruled out that the name of a well known person, registered or used as a mark for certain goods or services, can be the subject of a new registration for different goods or services which are not in any way similar to those covered by the earlier registration. The Board of Appeal was therefore wrong to consider that, once the name of a well-known person has been registered or used as a mark, its ‘migration’ to the trade mark sector has already been ‘implemented’.

61 It follows that the Board of Appeal committed an error of law in its interpretation of Article 8(3) of the Codice della Proprietà Industriale. As a result of that error it ruled out, incorrectly, the application of that provision to the case of the applicant’s name, even though it is not disputed that that is the name of a well-known person.

63 Even if the renown of the name Elio Fiorucci in the non-commercial sector is regarded as having come later than or as derived from his renown in the commercial sector, that fact alone cannot preclude the protection of that non-commercial renown under Article 8(3) of the Codice della Proprietà Industriale.

The full text of the decision can be found here.
information from Curia.