вторник, 3 август 2010 г.

The case JOSE PADILLA - Случаят JOSE PADILLA


Случаят JOSE PADILLA касае спор относно регистрацията на европейска марка.
Физическо лице заявява европейска марка JOSE PADILLA.
Друго физическо лице подава опозиция на основата на притежавани авторски права върху музикални произведения на композитора JOSE PADILLA.
Според опозицията след като името на композитора JOSE PADILLA е било използвано върху дискове с музика продавани в търговската мрежа, това може да предотврати регистрацията на идентична бъдеща марка.

Решението на The General Court е:

63 По отношение, най-напред, на защитата на правото на име в качеството му на знак, използван в процеса на търговия, чийто обхват не е само местен, следва да се отбележи, както основателно подчертава жалбоподателката, че името José Padilla не е нейното и следователно тя няма право върху това име. Поради това тя не може да претендира за такава защита.

64 От това следва, че доколкото жалбоподателката е възнамерявала да се позове на нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 въз основа на правото на име, петото правно основание трябва да се отхвърли.

65 По-нататък, по отношение на защитата, която трябва да бъде призната на притежаваните от нея авторски права върху произведението на нейния чичо, следва да се приеме, че авторското право не може да представлява „знак, използван в процеса на търговия“ по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Всъщност от структурата на член 52 от този регламент (понастоящем член 53 от Регламент № 207/2009) следва, че авторското право не представлява такъв знак. Тази последна разпоредба предвижда в параграф 1, буква в) (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009), че марка на Общността се обявява за недействителна, когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4, и условията, установени в посочения параграф, са изпълнени. Параграф 2, буква в) от същия член (понастоящем член 53, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009) гласи, че марката на Общността се обявява за недействителна и ако използването ѝ може да бъде забранено по силата на „друго“ предходно право, и по-специално на авторско право. От това следва, че авторското право не е част от предходните права, посочени в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

66 Накрая, що се отнася до използването на името José Padilla в рамките на продажбата на текстилни изделия и вино с името José Padilla от жалбоподателката, пълната липса на доказателства относно реалния характер и значението на такава икономическа дейност вече бе разгледана в точка 55 по-горе.

67 Ето защо следва да се отхвърли доводът, изведен от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

68 По съображения за изчерпателност следва също да се отхвърли доводът на жалбоподателката относно ограничението, което представляват по силата на националното право и на правото на Съюза притежаваните от нея права по отношение на използването на по-късно регистрирана марка.

69 От една страна, жалбоподателката не е доказала, че испанското право позволява на притежателите на авторски права да забранят използването на по-късно регистрирана марка. В това отношение следва да се напомни, че за целите на прилагането на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 следва да се вземат предвид както националното законодателство, приложимо по силата препратката в тази разпоредба, така и съдебните решения, постановени в съответната държава членка (вж. Решение на Общия съд от 11 юни 2009 г. по дело Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 и T‑115/07, все още непубликувано в Сборника, точка 47 и цитираната съдебна практика; в този смисъл вж. също Решение на Общия съд от 24 март 2009 г. по дело Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06— T‑321/06, Сборник, стp. II‑649, точки 32 и 34). В конкретния случай обаче от преписката следва, че подаденото от жалбоподателката искане за обявяване на недействителността на испанската словна марка „JOSE PADILLA“, чийто притежател е встъпилата страна, се основава, наред с други фактори, на притежаваните от нея авторски права. Това искане е отхвърлено с Решение № 523/2002 на Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (първоинстанционен съд на Palma de Majorque, Испания) от 29 октомври 2004 г., като посоченото решение понастоящем е окончателно.

70 От друга страна, по отношение на правото на Съюза в конкретния случай е достатъчно да се отбележи, че в рамките на производство по възражение не може да се прави позоваване на авторските права с цел обосноваване на възражение срещу регистрацията на марка на Общността, както е изложено в точка 65 по-горе.

71 От това следва, че авторските права, притежавани от жалбоподателката върху произведението на José Padilla, не могат да бъдат противопоставени на регистрацията на заявената марка на Общността нито по силата на испанското, нито по силата на общностното право.

72 Ето защо петото правно основание трябва да се отхвърли.

73 Налага се изводът, че жалбата следва да се отхвърли в нейната цялост, без да е необходимо произнасяне по втората част от исканията на жалбоподателката, с които тя моли Общия съд да откаже регистрацията на заявената марка за стоките и услугите, които попадат в класове 9, 25 и 41.

Целият текст на решението може да откриете тук.


English version

The case concerns JOSE PADILLA concerning dispute about registration of European brands.
Citizen filed an application for European brands JOSE PADILLA.
Another individual filed opposition on the basis of owned copyright on musical works of the composer JOSE PADILLA.
According to the opposition after the name of the composer JOSE PADILLA has been used on music CDs sold in retail, this may prevent future registration of identical mark.

The decision of The General Court is:

63 As regards, first, the protection of the right to a name as a sign used in the course of trade, of more than mere local significance, it should be observed, as the applicant correctly pointed out, that José Padilla is not her name, and so she does not have a right over that name. Therefore, she cannot invoke such protection.

64 It follows that, in so far as the applicant sought to rely on an infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94 on the basis of the right to a name, the fifth plea in law must be rejected.

65 As regards, next, the protection which should be afforded to her copyright in her uncle’s works, it must be found that copyright cannot constitute a ‘sign used in the course of trade’ within the meaning of Article 8(4) of Regulation No 40/94. It is apparent from the scheme of Article 52 of that regulation (now Article 53 of Regulation No 207/2009) that copyright is not such a sign. Article 52(1)(c) (now Article 53(1)(c) of Regulation No 207/2009) provides that a Community trade mark is to be declared invalid where there is an earlier right as referred to in Article 8(4) and the conditions set out in that paragraph are fulfilled. Article 52(2)(c) (now Article 53(2)(c) of Regulation No 207/2009) provides that a Community trade mark is also to be declared invalid where the use of such trade mark may be prohibited pursuant to any ‘other’ earlier right and in particular a copyright. It follows that copyright is not one of the earlier rights as referred to in Article 8(4) of Regulation No 40/94.

66 As regards, lastly, the use of the name José Padilla in the context of the sale, by the applicant, of textiles and wine bearing the name José Padilla, the complete lack of evidence showing the true nature and size of such economic activity has already been pointed out at paragraph 55 above.

67 Therefore, the argument alleging infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94 must be rejected.

68 For the sake of completeness, the applicant’s argument alleging restriction of the use of a subsequent trade mark as a result of her rights, in accordance with national and European Union law, must also be rejected.

69 First, the applicant has not shown that Spanish law entitled copyright holders to prohibit the use of a subsequent trade mark. In that connection, it must be recalled that, for the purposes of the application of Article 8(4) of Regulation No 40/94, both the national legislation applicable by virtue of the reference made by that provision and the judicial decisions delivered in the Member State concerned must be taken into consideration (see Joined Cases T-114/07 and T-115/07 Last Minute Network v OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) [2009] ECR II‑1919, paragraph 47 and the case-law cited; see also, to that effect, Joined Cases T-318/06 to T-321/06 Moreira da Fonseca v OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA) [2009] ECR II-649, paragraphs 32 and 34). In the present case, it is clear from the file that the action brought by the applicant to have declared invalid the Spanish word mark JOSE PADILLA, of which the intervener is the proprietor, was based, inter alia, on her copyright. That action was dismissed by judgment No 523/2002 of the Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Court of First Instance, Palma de Mallorca, Spain) of 29 October 2004, which has become final.

70 Second, as regards European Union law, it is sufficient in the present case to note that, in the context of opposition proceedings, copyright cannot be invoked in order to oppose registration of a Community trade mark, as set out at paragraph 65 above.

71 It follows that the applicant’s copyright in the works of José Padilla cannot be invoked to oppose registration of the Community trade mark applied for either under Spanish law or under Community law.

72 The fifth plea in law must therefore be rejected.

73 Accordingly, the action must be dismissed in its entirety, without it being necessary to rule on the applicant’s second head of claim, in so far as it seeks to have the Court refuse to register the trade mark applied for in respect of the goods and services within Classes 9, 25 and 41.

The entire text of the decision can be found here.