понеделник, 27 септември 2010 г.

The Lego brick is no longer a European trademark - Кубчето на Lego вече не е европейска марка


The European Court of Justice излезе с решение по мега делото LEGO v. OHIM започнало преди повече от 10 години.
Каква е предисторията:
През 1996 година Lego регистрира следната европейска марка с довода, че тя е придобила вторична отличителност.

През 1999 година конкурента на Lego, Mega Brands, Inc. подава искане за обявяване на недействителност на въпросната марка поради противоречие с абсолютните основания за регистрация на една марка.
През 2004 година OHIM взема решение за заличаване на марката, тъй като тя е състои изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат.
Решението е обжалвано и отново потвърдено.
Lego обжалва решението и пред Общия съд, който също отхвърля жалбата.
Според решението на The European Court of Justice въпросното кубче на Lego не може да представлява търговска марка, тъй като представлява технически резултат, който се използва широко от конкурентите на Lego. И още:

56 В това отношение трябва да се посочи, както отбелязва СХВП, че съгласно член 9, параграф 1 от Регламент № 40/94 регистрацията на изключително функционална форма на стока като марка може да даде възможност на притежателя на тази марка да забрани на всяко друго предприятие използването не само на същата форма, но и на сходни форми. По този начин съществува опасност много алтернативни форми да станат неизползваеми за конкурентите на притежателя на марката.

57 Това ще важи особено в случай на натрупване на регистрации на различни изключително функционални форми на определена стока, което би могло да попречи напълно на други предприятия да произвеждат и да търгуват с определени стоки с дадена техническа функция.

60 Това важи на още по-силно основание в случай като настоящия, в който компетентният орган е установил, че техническото решение, материализирано във формата на разглежданата стока, е за предпочитане от техническа гледна точка за разглежданата категория стоки. Ако състоящият се от такава форма триизмерен знак се регистрира като марка, за конкурентите на притежателя на последната би било трудно да пускат на пазара форми на стоки, които представляват истински алтернативи, а именно форми, които не са сходни, но все пак представляват интерес за потребителите от функционална гледна точка.

61 При тези условия положението на разработилото техническо решение предприятие по отношение на конкурентите, които пускат на пазара точно копие на формата на стока, материализираща същото техническо решение, не може да се защити, като се предостави монопол на това предприятие чрез регистриране като марка на триизмерния знак, състоящ се от посочената форма, но може евентуално да се разгледа в светлината на правилата относно нелоялната конкуренция. Подобна проверка обаче не е предмет на настоящия спор.

Пълният текст на решението може да откриете тук.

English version

The European Court of Justice issued a decision in the mega case of LEGO v. OHIM started 10 years ago.
What is the history:
In 1996 Lego register following European mark on the ground that it has acquired a
secondary distinctive.

In 1999, competitor of Lego, Mega Brands, Inc. request for invalidation of the mark in question as being contrary to absolute grounds for registration of a mark.
In 2004 OHIM decided to cancel the mark since it consists exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.
The decision was appealed and reaffirmed.
Lego appealed to the Court which dismissed the appeal.
According to the decision of The European Court of Justice the cube of Lego can not constitute a trademark as it constitutes a technical result which is widely used by competitors of Lego. And more:

56 In that connection, it should be observed, as OHIM points out, that under Article 9(1) of Regulation No 40/94 registration as a trade mark of a purely functional product shape is likely to allow the proprietor of that trade mark to prevent other undertakings not only from using the same shape, but also from using similar shapes. A significant number of alternative shapes might therefore become unusable for the proprietor’s competitors.

57 That would be particularly so if various purely functional shapes of goods were registered at the same time, which might completely prevent other undertakings from manufacturing and marketing certain goods having a particular technical function.

60 That applies a fortiori in a case of this kind, where it has been found by the competent authority that the solution incorporated in the shape of goods examined is the technically preferable solution for the category of goods concerned. If the three-dimensional sign consisting of such a shape were registered as a trade mark, it would be difficult for the competitors of the proprietor of that mark to place on the market shapes of goods constituting a real alternative, that is to say, shapes which are not similar and which are nevertheless attractive to the consumer from a functional perspective.

61 In those circumstances, the position of an undertaking which has developed a technical solution cannot be protected – with regard to competitors placing on the market slavish copies of the product shape incorporating exactly the same solution – by conferring a monopoly on that undertaking through registering as a trade mark the three-dimensional sign consisting of that shape, but can, where appropriate, be examined in the light of rules on unfair competition. Such an examination is, however, outside the scope of these proceedings.

The full text of the decision can be found here.