понеделник, 17 март 2014 г.

Превръщането на една марка в генеричен термин - мнение на Европейския съд - The conversion of a trademark in a generic term - an opinion of the European Court

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑409/12. Делото касае следното:

Backaldrin регистрира австрийската словна марка „KORNSPITZ“ за стоки от клас 30 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Сред тези стоки се намират по-специално следните:
„Брашно и произведения от зърнени храни; хлебни изделия; подобрители за хляб; сладкарски изделия, включително подготвени за печене продукти; тесто […] за производството на сладкарски изделия“.
С посочената марка Backaldrin произвежда готова за използване смес, която то доставя предимно на хлебопекарни. Те трансформират тази смес в хлебче с продълговата форма и заострени краища. Backaldrin се съгласява хлебопекарните и снабдяваните от тях дистрибутори на хранителни стоки да продават това хлебче, използвайки посочената марка.
Конкурентите на Backaldrin, сред които Pfahnl, както и по-голяма част от хлебопекарните знаят, че словният знак „KORNSPITZ“ е регистриран като марка. За сметка на това, според твърденията на Pfahnl, които се оспорват от Backaldrin, този словен знак се възприема от крайните потребители като обичайно наименование на хлебно изделие, а именно на хлебче с продълговата форма и заострени краища. Това възприемане се обяснявало по-специално с факта, че хлебопекарните, използващи предоставената от Backaldrin готова за използване смес, по принцип не информират своите клиенти нито че знакът „KORNSPITZ“ е бил регистриран като марка, нито че хлебчетата са произведени от тази смес.
На 14 май 2010 г. Pfahnl подава искане на основание член 33b от Закона закрила на марките от 1970 г. за отмяна на марката „KORNSPITZ“ за посочените в точка 8 от настоящото решение стоки. С решение от 26 юли 2011 г. отделът по отмяната в Österreichischer Patentamt (австрийското патентно ведомство) уважава искането. Backaldrin подава жалба срещу това решение до Oberster Patent- und Markensenat (върховна инстанция по спорове в областта на патентите и марките).
Тази юрисдикция си задава въпроса до каква степен следва при прилагането на критерия на „обичайното търговско наименование“ към спора в главното производство да държи сметка за обстоятелството, че не всички стоки, за които е регистрирана марката, са насочени към същите клиенти. В това отношение тя посочва, че крайните потребители на необработените и междинни продукти, продавани от Backaldrin с марката „KORNSPITZ“, като готовата смес за производството на хлебчета, са хлебопекарните и дистрибуторите на хранителни стоки, докато крайните потребители на хлебчетата са клиентите на тези хлебопекарни и дистрибутори на хранителни стоки.
Oberster Patent- und Markensenat счита, че жалбата срещу решението за отмяна на марката на отдела по отмяната на Österreichischer Patentamt трябва да се уважи, доколкото разглежданата в главното производство марка е регистрирана за необработени и междинни продукти като брашно и произведения от зърнени храни, подобрители за хляб, подготвени за печене продукти и тесто за производството на сладкарски изделия.
За сметка на това, що се отнася до готовите продукти, за които марката „KORNSPITZ“ също е била регистрирана, а именно хлебни и сладкарски изделия, тази юрисдикция желае да получи разяснения от Съда в рамките на производството по преюдициално запитване. По-специално тя би искала да разбере дали е възможна отмяната на марка, когато последната се е превърнала в обичайно наименование не с оглед на възприемането от страна на продавачите на крайния продукт, получен от доставяната от притежателя на тази марка суровина, а с оглед на възприемането от страна на крайните потребители на този продукт.
Запитващата юрисдикция уточнява, че след получаване на решението по преюдициалното запитване ще прецени необходимостта от проучване на мнението на крайните потребители във връзка с тяхното възприемане на словния знак „KORNSPITZ“.
В този контекст Oberster Patent- und Markensenat решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Превръща ли се дадена марка „в обичайно търговско наименование на стока или услуга“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква a) от Директива [2008/95], когато
a) въпреки че търговците знаят, че става дума за указване на произхода, по правило не уведомяват крайните потребители за това и
б) (също) поради тази причина крайните потребители вече не възприемат марката като указване на произхода, а като обичайно наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана марката?
2) Достатъчно за наличието на „бездействие“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 ли е обстоятелството, че притежателят на марката остава пасивен, независимо че търговците не указват на клиентите си, че става въпрос за регистрирана марка?
3) Следва ли правата, свързани с марка, която вследствие на действията или бездействието на нейния притежател се е превърнала в обичайно наименование за крайните потребители, но не и за търговците, да се обявят за отменени тогава и само тогава, когато на крайните потребители се налага да използват това наименование, тъй като не съществуват равностойни негови алтернативи?“.

Решението на съда:

1) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че в положение като разглежданото в главното производство марката може да бъде отменена за стока, за която тя е била регистрирана, когато вследствие на действията или бездействието на нейния притежател посочената марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.
2) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се квалифицира обстоятелството, че притежателят на марка не поощрява продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на стока, за която тя е регистрирана.
3) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че обявяването на отмяната на марката не изисква да се определи дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала обичайно търговско наименование.

English version

The European Court issued a judgment in Case C-409/12. The case concerns the following:

Backaldrin had the Austrian word mark KORNSPITZ registered for goods in Class 30 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended. Those goods include the following:
‘flour and preparations made from cereals; bakery goods; baking agents, pastry confectionery, also prepared for baking; pre-formed dough … for the manufacture of pastry confectionery’.
Under that trade mark, Backaldrin produces a baking mix which it supplies primarily to bakers. They turn that mix into a bread roll which is oblong in shape and has a point at both ends. Backaldrin consented to the use of that trade mark by those bakers and the foodstuffs distributors supplied by them in the sale of that bread roll.
Backaldrin’s competitors, which include Pfahnl, like the majority of bakers, know that the word sign ‘KORNSPITZ’ has been registered as a trade mark. By contrast, according to Pfahnl’s claims, which Backaldrin disputes, that word sign is perceived by end users as the common name for a bakery product, namely for bread rolls which are oblong in shape and have a point at both ends. That perception is explained, inter alia, by the fact that the bakers using the baking mix provided by Backaldrin do not generally inform their customers either that the sign ‘KORNSPITZ’ has been registered as a trade mark or that the bread rolls are produced using that mix.
On 14 May 2010, Pfahnl filed, pursuant to Paragraph 33b of the 1970 Law on the protection of trade marks, an application for revocation of the trade mark KORNSPITZ in respect of the goods referred to in paragraph 8 of the present judgment. By decision of 26 July 2011, the Cancellation Division of the Österreichischer Patentamt (Austrian Patent Office) granted that application. Backaldrin appealed against that decision to the Oberster Patent- und Markensenat (Supreme Patent and Trade Mark Court).
That court is unsure to what extent it should take account, in applying the criterion of ‘common name in the trade’ to the dispute in the main proceedings, of the fact that not all the goods in respect of which the mark has been registered are directed at the same customers. It states, in that regard, that the end users of the raw materials and intermediate products marketed by Backaldrin under the trade mark KORNSPITZ, such as the ready-mix for bread rolls, are bakers and foodstuffs distributors, whereas the end users of the bread rolls are the customers of those bakers and foodstuffs distributors.
The Oberster Patent- und Markensenat takes the view that the appeal against the revocation decision of the Cancellation Division of the Österreichischer Patentamt should be upheld in so far as the trade mark at issue in the main proceedings has been registered in respect of raw materials and intermediate products – flour and preparations made from cereals, baking agents, pastry confectionary prepared for baking and pre-formed dough for the manufacture of pastry confectionery.
As regards, by contrast, the finished goods in respect of which the trade mark KORNSPITZ has also been registered, namely the bakery goods and pastry confectionary, that court seeks clarification in the form of a preliminary ruling from the Court. In particular, it wishes to know whether a trade mark is liable to revocation if that mark has become the common name, not according to the perception of the sellers of the finished product made using the material supplied by the proprietor of that mark, but according to the perception of the end users of that product.
The Oberster Patent- und Markensenat states that, when it has received the preliminary ruling, it will assess the necessity for a survey of the end users concerning their perception of the word sign ‘KORNSPITZ’.
In those circumstances, the Oberster Patent- und Markensenat decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
1. Has a trade mark become ‘the common name [in the trade] for a product or service’ within the meaning of Article 12(2)(a) of Directive [2008/95], where
(a)  although traders know that the mark constitutes an indication of origin they do not generally disclose this to [end users], and
(b) (inter alia) on those grounds, [end users] no longer understand the trade mark as an indication of origin but as the common name for goods or services in respect of which the trade mark is registered?
2.Can the conduct of a proprietor be regarded as ‘inactivity’ for the purposes of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 simply if the proprietor of the trade mark remains inactive notwithstanding the fact that traders do not inform customers that the name is a registered trade mark?
3. If, as a consequence of acts or inactivity of the proprietor, a trade mark has become the common name for [end users], but not in the trade, is that trade mark liable to be revoked if, and only if, end consumers have to use this name because there are no equivalent alternatives?’

The Court's decision is:



1. Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that, in a case such as that at issue in the main proceedings, a trade mark is liable to revocation in respect of a product for which it is registered if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, that trade mark has become the common name for that product from the point of view solely of end users of the product.
2. Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it may be classified as ‘inactivity’ within the meaning of that provision if the proprietor of a trade mark does not encourage sellers to make more use of that mark in marketing a product in respect of which the mark is registered.
3.Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that the revocation of a trade mark does not presuppose that it must be ascertained whether there are other names for a product for which that trade mark has become the common name in the trade.