Фирма General Óptica притежава няколко марки на Общността General Óptical с приоритет от 1997 година , както и международна марка за Португалия за клас 42 от 1998 година.
От Fonseca завеждат дело пред Португалският съд за отмяна на международната марка и пред OHIM за отмяна на европейските марки поради наличието на претежавана от нея марка GeneralÓptical с приеритет от 1987 година.
През 2005 г. отделът по заличаването към OHIM отхвърля исканията за обявяване на недействителност на четирите фигуративни марки на Общността „GENERAL OPTICA“, като счита, че жалбоподателят не е доказал, от една страна, реално използване на посочения знак и от друга страна, че приложимостта не е само в определени места.
Това решение е обжалвано от Fonseca но неуспешно, поради което от фирмата се обръщат към The Court of First Instance of the European Communities със следните искания:
- да спре производството до влизане в сила на постановеното от португалските юрисдикции решение, - да отмени обжалваните решения, - да обяви нищожността на регистрацията на фигуративните марки на Общността „GENERAL OPTICA“, - да осъди OHIM да заплати съдебните разноски.
Междувременно Fonseca печели заведените дела в Португалия по отмяна на международната марка на General Óptica, SA. в частта й за Португалия.
The Court of First Instance of the European Communities реши:
20. Следва да се отбележи, че в настоящия стадий от производството пред Първоинстанционния съд и вследствие от споменатото в точка 9 по-горе решение на Supremo Tribunal de Justiça, в резултат от което влиза в сила решението на португалските юрисдикции относно международната марка „GENERAL OPTICA“ № 483246 и относно наименованието на дружеството на встъпилата страна, искането на жалбоподателя за спиране на производството до влизане в сила на решението на португалските юрисдикции остава без предмет.
21. При всички положения следва да се подчертае, че решението на португалските юрисдикции се отнася само до разширяването на обхвата на международната регистрация на марката „GENERAL OPTICA“ в Португалия, както и до наименованието на дружеството на встъпилата страна. Тъй като решението на португалските юрисдикции не съдържа обща забрана за използване в Португалия на марка, която съдържа словосъчетанието „general optica“, то не засяга марките на Общността „GENERAL OPTICA“. Поради това и обратно на изтъкнатите от жалбоподателя в съдебното заседание аргументи, решение на Първоинстанционния съд, с което се потвърждава регистрацията на марките на Общността „GENERAL OPTICA“, не може да позволи на встъпилата страна да заобиколи решението на португалските юрисдикции. По-специално потвърждаването на действителността на марките на Общността „GENERAL OPTICA“ няма никакво влияние върху произтичащото от решението на Supremo Tribunal de Justiça задължение в Португалия да не бъдат използвани международната марка „GENERAL OPTICA“ и наименованието на дружеството на встъпилата страна.
23. Поради това исканията за спиране на производството трябва да бъдат отхвърлени.По исканията за обявяване на недействителност
32. По силата на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент наличието на знак, различен от марка, допуска постановяване на недействителност на марка на Общността, ако отговаря едновременно на четири условия: този знак трябва да бъде използван в процеса на търговия; той трябва да има по-голямо значение от местното; правата по отношение на този знак да са били придобити съгласно законодателството на държавата-членка, където знакът е бил използван, преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността; и на последно място, този знак трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка. Тези четири условия ограничават броя знаци, различни от марки, които могат да бъдат изтъкнати за оспорване на действителността на марка на Общността върху цялата територия на Общността съгласно член 1, параграф 2 от Регламент № 40/94.
33. Двете първи условия, т.е. свързаните с използването и с обхвата на посочения знак, като този обхват не трябва да има само местно значение, следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 и следователно трябва да бъдат тълкувани в светлината на общностното право. Така Регламент № 40/94 установява еднакви стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които са съгласувани с принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система.
34. Обратно на това, от израза „когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата-членка, което регламентира този знак” следва, че посочените по-нататък в член 8, параграф 4, букви a) и б) от Регламент № 40/94 други две условия представляват установени в него условия, които за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, определени от правото, уреждащо посочения знак. Това препращане към правото, уреждащо посочения знак, е съвсем основателно, тъй като Регламент № 40/94 признава възможността знаци, които не са включени в системата на марката на Общността, да бъдат изтъкнати срещу марка на Общността. Поради това само правото, уреждащо посочения знак, позволява да се установи дали този знак е по-ранен от марката на Общността и дали въз основа на него може да се обоснове забраната за използване на една по-късно регистрирана марка.
35 Следователно обратно на доводите на жалбоподателя условията относно използването в процеса на търговия и обхвата на посочения знак трябва да бъдат тълкувани в светлината на общите стандарти на общностното право, а не на португалското право.
36 Що се отнася до тълкуването на условието относно обхвата на въпросния знак, според което този знак трябва да е с по-голямо значение от местното, първо следва да се подчертае, че ratio legis на тази разпоредба се състои в ограничаване на конфликтите между знаци, като препятства възможността въз основа на по-ранен знак, който не е достатъчно важен или изразителен, да може да бъде оспорвана регистрацията или действителността на марка на Общността.
37. Освен това следва да се уточни, че обхватът на знак, използван за идентифициране на дадена търговска дейност, трябва да бъде определен във връзка с функцията му за идентифициране. Това съображение изисква, на първо място, да се отчете географското измерение на обхвата на знака, т.е. територията, на която се използва, за идентифициране на търговската дейност на неговия притежател, както следва от буквалното тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. На второ място, следва да се вземе предвид икономическото измерение на обхвата на знака, което се оценява с оглед на периода, през който този знак е осъществявал функцията си в процеса на търговия, и интензивността на използването му предвид кръга адресати, сред които въпросният знак е станал познат като отличителен елемент, а именно потребителите, конкурентите, дори доставчиците, или още разпространението на знака, например чрез реклама или по Интернет.
38. Релевантността на разглеждането на икономическото измерение може да бъде разбрана посредством телеологично тълкуване на условието, свързано с обхвата на посочения знак. Така както вече е посочено в точка 36 по-горе, това условие цели да ограничи възможностите за конфликт до тези, които могат да съществуват със знаци, които действително са важни. Следователно за да се установи действителното и реално значение на посочения знак на въпросната територия, следва да не се ограничаваме до чисто формална преценка, а да бъде изследвано влиянието на знака във въпросната територия след използването му като отличителен елемент.
39. От предходното следва, че обратно на твърденията на жалбоподателя, обстоятелството, че знакът предоставя на своя притежател изключително право за цялата национална територия, не е достатъчно само по себе си, за да установи, че има по-голямо значение от местното по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.
С оглед на горното съдът решава в полза на OHIM и General Óptica, SA.информация на CVRIA.
