Използване на словна и фигуративна марка - решение на Европейския съд - Genuine use of word and figurative marks - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело C‑252/12. То касае преюдициално запитване относно следното:

1)  Когато оператор е притежател на отделни регистрации за марки на Общността за

а) фигуративна марка, и

б) словна марка

и ги използва и двете заедно, това използване може ли да представлява използване на фигуративната марка за целите на членове 15 и 51 от Регламент [№ 207/2009]? При утвърдителен отговор, как следва да се прецени използването на фигуративната марка? […]

2) Различен ли би бил отговорът, ако:

а) словната марка е положена върху фигуративния елемент,

б) операторът е регистрирал като марка на Общността и комбинирана марка, състояща се от фигуративния елемент и словната марка?

3) Отговорът на [първия и втория въпрос] зависи ли от това дали средният потребител възприема фигуративния елемент и текста[, от една страна, като] отделни знаци; или [от друга страна,] като притежаващи всеки от тях самостоятелна отличителна функция? Ако това е така, до каква степен?

4) Когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят ѝ широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите (само в една част, но не и в целия Съюз) тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, в който или в което ответникът използва спорния знак, релевантни ли са в рамките на цялостната преценка [относно] вероятността от объркване по член 9, параграф 1, буква б) [от Регламент № 207/2009] или [относно] неоснователната полза с оглед на член 9, параграф l, буква в) [от този регламент]? Ако това е така, до каква степен?

5) При утвърдителен отговор, фактът, че самият ответник се свързва в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което той използва за спорния знак, релевантен ли е в рамките на цялостната преценка?“.

Решението на Съда е:

1)      Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че условието за „реално използване“ по смисъла на тези разпоредби може да бъде изпълнено в случаите, когато фигуративна марка на Общността се използва само в съчетание с положена върху нея словна марка на Общността, като освен това само по себе си това съчетание на двете марки е регистрирано като марка на Общността, доколкото разликите между формата, в която марката се използва, и формата, в която тя е била регистрирана, не променят отличителния характер на регистрираната марка.

2)      Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана цветна, но притежателят й широко я използва в определен цвят или в определено съчетание от цветове, така че в съзнанието на значителен дял от потребителите тя вече се свързва с този цвят или с това съчетание от цветове, цветът или цветовете, които трето лице използва за представяне на знак, за който се твърди, че нарушава правата върху посочената марка, са релевантни в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване или на цялостната преценка относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.

3)      Член 9, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелството, че самото трето лице, използващо знак, за който се твърди, че нарушава правата върху регистрираната марка, е свързано в съзнанието на значителен дял от потребителите с определения цвят или с определеното съчетание от цветове, който или което използва за представянето на този знак, е релевантен фактор в рамките на цялостната преценка относно вероятността от объркване и относно неоснователната полза по смисъла на тази разпоредба.

English version

The European Court has ruled in Case C-252/12. It concerns a preliminary ruling on the following:

1. Where a trader has separate registrations of Community trade marks for

(a)  a graphic device mark

(b)  a word mark

and uses the two together, is such use capable of amounting to use of the [figurative] mark for the purposes of Articles 15 and 51 of Regulation [No 207/2009]? If yes, how is the question of use of the graphic mark to be assessed?

2. Does it make a difference if:

(a) the word mark is superimposed over the [figurative element]?

(b) the trader also has the combined mark comprising [the figurative element] and [the] word mark registered as a Community trade mark?

3. Does the answer to [the first and second questions] depend upon whether the graphic device and the words are perceived by the average consumer as [on the one hand] being separate signs; or [on the other hand] each having an independent distinctive role? If so, how?

4. Where a Community trade mark is not registered in colour, but the proprietor has used it extensively in a particular colour or combination of colours such that it has become associated in the mind of a significant portion of the public (in a part but not the whole of the [European Union]) with that colour or combination of colours, is the colour or colours with which the defendant uses the sign complained of relevant in the global assessment of [either the] likelihood of confusion under Article 9(1)(b) [of Regulation No 207/2009], or unfair advantage under Article 9(1)(c) of[that regulation]? If so, how?

5. If so, is it relevant as part of the global assessment that the defendant itself is associated in the mind of a significant portion of the public with the colour or particular combination of colours which it is using for the sign complained of?’ 

The Court decision:

1. Article 15(1) and Article 51(1)(a) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the condition of ‘genuine use’, within the meaning of those provisions, may be fulfilled where a Community figurative mark is used only in conjunction with a Community word mark which is superimposed over it, and the combination of those two marks is, furthermore, itself registered as a Community trade mark, to the extent that the differences between the form in which that trade mark is used and that in which it was registered do not change the distinctive character of that trade mark as registered.

2. Article 9(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009 must be interpreted as meaning that where a Community trade mark is not registered in colour, but the proprietor has used it extensively in a particular colour or combination of colours with the result that it has become associated in the mind of a significant portion of the public with that colour or combination of colours, the colour or colours which a third party uses in order to represent a sign alleged to infringe that trade mark are relevant in the global assessment of the likelihood of confusion or unfair advantage under that provision.

3. Article 9(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009 must be interpreted as meaning that the fact that the third party making use of a sign which allegedly infringes the registered trade mark is itself associated, in the mind of a significant portion of the public, with the colour or particular combination of colours which it uses for the representation of that sign is relevant to the global assessment of the likelihood of confusion and unfair advantage for the purposes of that provision.