Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑409/12. Делото касае следното:
Backaldrin
регистрира австрийската словна марка „KORNSPITZ“ за стоки от клас 30 по
смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно
Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на
марки от 15 юни 1957 г. Сред тези стоки се намират по-специално
следните:
„Брашно и произведения от зърнени
храни; хлебни изделия; подобрители за хляб; сладкарски изделия,
включително подготвени за печене продукти; тесто […] за производството
на сладкарски изделия“.
С
посочената марка Backaldrin произвежда готова за използване смес, която
то доставя предимно на хлебопекарни. Те трансформират тази смес в
хлебче с продълговата форма и заострени краища. Backaldrin се съгласява
хлебопекарните и снабдяваните от тях дистрибутори на хранителни стоки да
продават това хлебче, използвайки посочената марка.
Конкурентите
на Backaldrin, сред които Pfahnl, както и по-голяма част от
хлебопекарните знаят, че словният знак „KORNSPITZ“ е регистриран като
марка. За сметка на това, според твърденията на Pfahnl, които се
оспорват от Backaldrin, този словен знак се възприема от крайните
потребители като обичайно наименование на хлебно изделие, а именно на
хлебче с продълговата форма и заострени краища. Това възприемане се
обяснявало по-специално с факта, че хлебопекарните, използващи
предоставената от Backaldrin готова за използване смес, по принцип не
информират своите клиенти нито че знакът „KORNSPITZ“ е бил регистриран
като марка, нито че хлебчетата са произведени от тази смес.
На
14 май 2010 г. Pfahnl подава искане на основание член 33b от Закона
закрила на марките от 1970 г. за отмяна на марката „KORNSPITZ“ за
посочените в точка 8 от настоящото решение стоки. С решение от 26 юли
2011 г. отделът по отмяната в Österreichischer Patentamt (австрийското
патентно ведомство) уважава искането. Backaldrin подава жалба срещу това
решение до Oberster Patent- und Markensenat (върховна инстанция по
спорове в областта на патентите и марките).
Тази
юрисдикция си задава въпроса до каква степен следва при прилагането на
критерия на „обичайното търговско наименование“ към спора в главното
производство да държи сметка за обстоятелството, че не всички стоки, за
които е регистрирана марката, са насочени към същите клиенти. В това
отношение тя посочва, че крайните потребители на необработените и
междинни продукти, продавани от Backaldrin с марката „KORNSPITZ“, като
готовата смес за производството на хлебчета, са хлебопекарните и
дистрибуторите на хранителни стоки, докато крайните потребители на
хлебчетата са клиентите на тези хлебопекарни и дистрибутори на
хранителни стоки.
Oberster
Patent- und Markensenat счита, че жалбата срещу решението за отмяна на
марката на отдела по отмяната на Österreichischer Patentamt трябва да се
уважи, доколкото разглежданата в главното производство марка е
регистрирана за необработени и междинни продукти като брашно и
произведения от зърнени храни, подобрители за хляб, подготвени за печене
продукти и тесто за производството на сладкарски изделия.
За
сметка на това, що се отнася до готовите продукти, за които марката
„KORNSPITZ“ също е била регистрирана, а именно хлебни и сладкарски
изделия, тази юрисдикция желае да получи разяснения от Съда в рамките на
производството по преюдициално запитване. По-специално тя би искала да
разбере дали е възможна отмяната на марка, когато последната се е
превърнала в обичайно наименование не с оглед на възприемането от страна
на продавачите на крайния продукт, получен от доставяната от
притежателя на тази марка суровина, а с оглед на възприемането от страна
на крайните потребители на този продукт.
Запитващата
юрисдикция уточнява, че след получаване на решението по преюдициалното
запитване ще прецени необходимостта от проучване на мнението на крайните
потребители във връзка с тяхното възприемане на словния знак
„KORNSPITZ“.
В
този контекст Oberster Patent- und Markensenat решава да спре
производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Превръща
ли се дадена марка „в обичайно търговско наименование на стока или
услуга“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква a) от
Директива [2008/95], когато
a) въпреки
че търговците знаят, че става дума за указване на произхода, по правило
не уведомяват крайните потребители за това и
б) (също)
поради тази причина крайните потребители вече не възприемат марката
като указване на произхода, а като обичайно наименование на стоките или
услугите, за които е регистрирана марката?
2) Достатъчно
за наличието на „бездействие“ по смисъла на член 12, параграф 2,
буква a) от Директива 2008/95 ли е обстоятелството, че притежателят на
марката остава пасивен, независимо че търговците не указват на клиентите
си, че става въпрос за регистрирана марка?
3) Следва
ли правата, свързани с марка, която вследствие на действията или
бездействието на нейния притежател се е превърнала в обичайно
наименование за крайните потребители, но не и за търговците, да се
обявят за отменени тогава и само тогава, когато на крайните потребители
се налага да използват това наименование, тъй като не съществуват
равностойни негови алтернативи?“.
Решението на съда:
1) Член 12,
параграф 2, буква a) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че в
положение като разглежданото в главното производство марката може да
бъде отменена за стока, за която тя е била регистрирана, когато
вследствие на действията или бездействието на нейния притежател
посочената марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока
единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.
2) Член 12,
параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в
смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се
квалифицира обстоятелството, че притежателят на марка не поощрява
продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на
стока, за която тя е регистрирана.
3) Член 12,
параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в
смисъл, че обявяването на отмяната на марката не изисква да се определи
дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала
обичайно търговско наименование.
English version
The European Court issued a judgment in Case C-409/12. The case concerns the following:
Backaldrin
had the Austrian word mark KORNSPITZ registered for goods in Class 30
of the Nice Agreement Concerning the International Classification of
Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15
June 1957, as revised and amended. Those goods include the following:
‘flour
and preparations made from cereals; bakery goods; baking agents, pastry
confectionery, also prepared for baking; pre-formed dough … for the
manufacture of pastry confectionery’.
Under
that trade mark, Backaldrin produces a baking mix which it supplies
primarily to bakers. They turn that mix into a bread roll which is
oblong in shape and has a point at both ends. Backaldrin consented to
the use of that trade mark by those bakers and the foodstuffs
distributors supplied by them in the sale of that bread roll.
Backaldrin’s
competitors, which include Pfahnl, like the majority of bakers, know
that the word sign ‘KORNSPITZ’ has been registered as a trade mark. By
contrast, according to Pfahnl’s claims, which Backaldrin disputes, that
word sign is perceived by end users as the common name for a bakery
product, namely for bread rolls which are oblong in shape and have a
point at both ends. That perception is explained, inter alia, by the
fact that the bakers using the baking mix provided by Backaldrin do not
generally inform their customers either that the sign ‘KORNSPITZ’ has
been registered as a trade mark or that the bread rolls are produced
using that mix.
On
14 May 2010, Pfahnl filed, pursuant to Paragraph 33b of the 1970 Law on
the protection of trade marks, an application for revocation of the
trade mark KORNSPITZ in respect of the goods referred to in paragraph 8
of the present judgment. By decision of 26 July 2011, the Cancellation
Division of the Österreichischer Patentamt (Austrian Patent Office)
granted that application. Backaldrin appealed against that decision to
the Oberster Patent- und Markensenat (Supreme Patent and Trade Mark
Court).
That
court is unsure to what extent it should take account, in applying the
criterion of ‘common name in the trade’ to the dispute in the main
proceedings, of the fact that not all the goods in respect of which the
mark has been registered are directed at the same customers. It states,
in that regard, that the end users of the raw materials and intermediate
products marketed by Backaldrin under the trade mark KORNSPITZ, such as
the ready-mix for bread rolls, are bakers and foodstuffs distributors,
whereas the end users of the bread rolls are the customers of those
bakers and foodstuffs distributors.
The
Oberster Patent- und Markensenat takes the view that the appeal against
the revocation decision of the Cancellation Division of the
Österreichischer Patentamt should be upheld in so far as the trade mark
at issue in the main proceedings has been registered in respect of raw
materials and intermediate products – flour and preparations made from
cereals, baking agents, pastry confectionary prepared for baking and
pre-formed dough for the manufacture of pastry confectionery.
As
regards, by contrast, the finished goods in respect of which the trade
mark KORNSPITZ has also been registered, namely the bakery goods and
pastry confectionary, that court seeks clarification in the form of a
preliminary ruling from the Court. In particular, it wishes to know
whether a trade mark is liable to revocation if that mark has become the
common name, not according to the perception of the sellers of the
finished product made using the material supplied by the proprietor of
that mark, but according to the perception of the end users of that
product.
The
Oberster Patent- und Markensenat states that, when it has received the
preliminary ruling, it will assess the necessity for a survey of the end
users concerning their perception of the word sign ‘KORNSPITZ’.
In
those circumstances, the Oberster Patent- und Markensenat decided to
stay the proceedings and to refer the following questions to the Court
of Justice for a preliminary ruling:
1. Has
a trade mark become ‘the common name [in the trade] for a product or
service’ within the meaning of Article 12(2)(a) of Directive [2008/95],
where
(a) although traders know
that the mark constitutes an indication of origin they do not generally
disclose this to [end users], and
(b) (inter
alia) on those grounds, [end users] no longer understand the trade mark
as an indication of origin but as the common name for goods or services
in respect of which the trade mark is registered?
2.Can
the conduct of a proprietor be regarded as ‘inactivity’ for the
purposes of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 simply if the
proprietor of the trade mark remains inactive notwithstanding the fact
that traders do not inform customers that the name is a registered trade
mark?
3. If, as a consequence
of acts or inactivity of the proprietor, a trade mark has become the
common name for [end users], but not in the trade, is that trade mark
liable to be revoked if, and only if, end consumers have to use this
name because there are no equivalent alternatives?’
The Court's decision is:
1. Article
12(2)(a) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the
Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks must be interpreted as meaning that, in a case
such as that at issue in the main proceedings, a trade mark is liable to
revocation in respect of a product for which it is registered if, in
consequence of acts or inactivity of the proprietor, that trade mark has
become the common name for that product from the point of view solely
of end users of the product.
2. Article
12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it
may be classified as ‘inactivity’ within the meaning of that provision
if the proprietor of a trade mark does not encourage sellers to make
more use of that mark in marketing a product in respect of which the
mark is registered.
3.Article
12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that the
revocation of a trade mark does not presuppose that it must be
ascertained whether there are other names for a product for which that
trade mark has become the common name in the trade.
