Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd срещу Duma Forklifts NV, което касае следното:
Mitsubishi, установено в Япония, е притежател на следните марки (наричани по-нататък „марките „Mitsubishi“):
– словна марка на Европейския съюз „MITSUBISHI“, регистрирана на 24 септември 2001 г. под номер 118042, по-конкретно за стоки от клас 12 от ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., сред които пътнически автомобили, електрически превозни средства и вилични кари високоповдигачи,
– фигуративна марка на Европейския съюз, изобразена по-долу, регистрирана на 3 март 2000 г. под номер 117713, по-конкретно за стоки от клас 12 от същата спогодба, сред които пътнически автомобили, електрически превозни средства и вилични кари високоповдигачи,
– словна марка на Бенелюкс „MITSUBISHI“, регистрирана на 1 юни 1974 г. под номер 93812, по-конкретно за стоки от клас 12, сред които автомобили и сухопътни превозни средства, и от клас 16, сред които книги и печатни произведения,
– фигуративна марка на Бенелюкс „MITSUBISHI“, регистрирана на 1 юни 1974 г. под номер 92755 за стоки от клас 12, сред които превозни средства и сухопътни превозни средства, и за стоки от клас 16, сред които книги и печатни произведения, идентична с фигуративната марка на Европейския съюз.
MCFE, установено в Нидерландия, притежава изключително право да произвежда и да пуска на пазара в ЕИП вилични кари високоповдигачи, носещи марките „Mitsubishi“.
Duma, установено в Белгия, е с основен предмет на дейност покупко-продажба в световен мащаб на нови и употребявани вилични кари високоповдигачи. Дружеството предлага за продажба и собствени вилични кари високоповдигачи с наименованията „GSI“, „GS“ или „Duma“. Дружеството е било официален поддистрибутор на вилични кари високоповдигачи „Mitsubishi“ в Белгия.
GSI, също установено в Белгия, е свързано с Duma, с което има обща администрация и седалище. GSI произвежда и ремонтира вилични кари високоповдигачи, които наред с резервните части за тях внася и изнася на едро на световния пазар. Дружеството ги приспособява към действащите в Европа стандарти, като им поставя собствени серийни номера и ги доставя на Duma с декларации на ЕС за съответствие.
Съгласно акта за преюдициално запитване, в периода от 1 януари 2004 г. до 19 ноември 2009 г. Duma и GSI са осъществявали паралелен внос в ЕИП на вилични кари високоповдигачи от марките „Mitsubishi“ без съгласието на притежателя на посочените марки.
След 20 ноември 2009 г. Duma и GSI закупуват от дружество от групата Mitsubishi извън ЕИП вилични кари високоповдигачи, които въвеждат на територията на ЕИП и поставят под режим на митническо складиране. След това те премахват всички поставени върху стоките идентични с марките „Mitsubishi“ знаци, извършват необходимите промени, за да ги приведат в съответствие с действащите в Европейския съюз стандарти, и заместват идентификационните табели и серийните номера, като поставят собствените си знаци. Впоследствие ги внасят и продават в ЕИП и извън него.
Mitsubishi и MCFE предявяват искове пред Rechtbank van koophandel te Brussel (Търговски съд Брюксел, Белгия), целящи да бъде разпоредено преустановяването на тези действия. След като исковете им са отхвърлени с решение от 17 март 2010 г., те обжалват същото по въззивен ред пред Hof van beroep te Brussel (Апелативен съд Брюксел, Белгия) и искат забрана както на паралелната търговия на вилични кари високоповдигачи, обозначени с марките „Mitsubishi“, така и на вноса и продажбата на вилични кари високоповдигачи, върху които са били премахнати идентичните с тези марки знаци и са били поставени нови знаци.
Пред тази юрисдикция Mitsubishi твърди, че премахването на знаците и поставянето на нови върху вилични кари високоповдигачи, закупени извън ЕИП, премахването на идентификационните табели и серийни номера и вносът, както и продажбата на вилични кари високоповдигачи в ЕИП, нарушавало правата му, предоставени от марките „Mitsubishi“. По-конкретно заявява, че премахването на идентичните с тези марки знаци без негово съгласие заобикаляло правото на притежателя на марката да осъществи контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоките, обозначени с тази марка, и засягало функциите на марката за указване на произход и качество, както и за инвестиции и реклама. В този смисъл отбелязва, че въпреки това премахване, виличните кари високоповдигачи „Mitsubishi“ оставали разпознаваеми за потребителя.
Duma и GSI по-специално поддържат, че следвало да бъдат възприемани като производители на виличните кари високоповдигачи, които закупуват извън ЕИП, тъй като извършвали промени за привеждането им в съответствие с правната уредба на Съюза и следователно имали право да поставят върху тях свои собствени знаци.
Запитващата юрисдикция е приела, че паралелният внос в ЕИП на вилични кари високоповдигачи, обозначени с марките „Mitsubishi“, нарушава правото на марките и е уважила жалбите на Mitsubishi и на MCFE. По отношение на вноса и пускането на пазара в ЕИП, считано от 20 ноември 2009 г., на вилични кари високоповдигачи „Mitsubishi“, произхождащи от страна, не-членка на ЕИП, върху които са били премахнати идентичните на марките „Mitsubishi“ знаци и поставени нови знаци, тя подчертава, че Съдът все още не се е произнасял по въпроса дали действия като осъществените от Duma и GSI представляват използване, което притежателят на марката може да забрани, като посочва, че практиката на Съда дава основания за положителен отговор на този въпрос.
При тези обстоятелства Hof van beroep te Brussel (Апелативен съд Брюксел) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
1) a) Обхващат ли член 5 от Директива 2008/95 и член 9 от Регламент № 207/2009 правото на притежателя на марка да се противопоставя на това без негово съгласие трето лице да премахва всички поставени върху стоките идентични с марките знаци (de-branding) [размаркиране], когато става въпрос за стоки, като поставените под режим на митническо складиране, които все още не са пуснати на пазара в [ЕИП], и премахването е извършено с цел внос или пускане на пазара на стоките в [ЕИП]?
б) Зависи ли отговорът на първия въпрос, буква a) от това дали стоките се внасят или пускат на пазара в [ЕИП] под поставен от това трето лице собствен отличителен знак (re-branding) [премаркиране]?
2) От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че по външния вид или модела така внесените или пуснати на пазара стоки все още се идентифицират от средния потребител като произхождащи от притежателя на марката?“.
Решението на съда:
Член 5 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз, трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на това без негово съгласие трето лице да премахва всички идентични на тази марка знаци и да поставя други знаци върху стоките, намиращи се под режим на митническо складиране, както в главното производство, с цел вноса или пускането им на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП), където все още не са били предмет на продажба.
