Съдът на европейските общности взе решение по делото между Volvo и OHIM.
През 2003 година руски гражданин подава заявка за европейска марка SOLVO за класове 9, 39 и 42.
Volvo подава опозиция на основата на свои сходни марки за същите класове.
С решение от 23 август 2006 г. отделът по споровете отхвърля възражението с довода, че спорните знаци не са сходни. Във връзка с това той разглежда възражението, като взема предвид само по-ранната марка на Общността № 2361087, която се отнася до словния знак „VOLVO“ и обхваща стоки и услуги, попадащи в класове 9 и 42, като приема, че това не се отразява неблагоприятно върху положението на жалбоподателя.
На 21 септември 2006 г. Volvo подава жалба срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 2 август 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав отхвърля жалбата. Подобно на отдела по споровете апелативният състав разглежда основателността на възражението, вземайки предвид само по-ранната марка на Общността № 2361087, отнасяща се до словния знак „VOLVO“.
Що се отнася до член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, апелативният състав приема, че спорните марки не са сходни и следователно едно от посочените в тази разпоредба условия не е изпълнено. Що се отнася до член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, апелативният състав приема, освен че спорните марки не са сходни, и че не съществува общ за двата разглеждани знака фактор, който може да създаде неправилно убеждение за наличие на икономическа връзка между тях.
Съдът излезе със следните доводи по това дело:
- В конкретния случай се разглеждат, от една страна, фигуративен знак, който се състои от словен елемент „solvo“, представен със стилизиран шрифт, както и от графичен елемент, разположен отдясно на словния елемент, и от друга страна, словният знак „VOLVO“.
- По отношение на визуалното сходство уместно е да се отбележи, че словният елемент на заявената марка сам по себе си доминира в изображението на този знак, което съответните потребители запомнят, по такъв начин, че фигуративният елемент, разположен отдясно на словния елемент, не е преобладаващ при създаваното от този знак общо впечатление.
- Апелативният състав счита по същество, че липсата на сходство, отнасяща се до първата буква на спорните знаци, както и стилизираният шрифт на заявената марка, създават значителни различия, които са пречка за всякакво сходство във визуално отношение.
- В това отношение следва да се посочи, че правилно апелативният състав е приел, че стилизираният шрифт на заявената марка представлява елемент с висока степен на отличителност, който отдалечава значително тази марка от по-ранната словна марка „VOLVO“. Всъщност необходимо е да се отбележи, че този шрифт в голяма степен оказва влияние върху цялостното впечатление, създавано от заявената марка, доколкото характеризира нейния доминиращ словен елемент.
- Що се отнася до фонетичното сходство, апелативният състав счита, че спорните знаци са различни поради различното произнасяне на първите им букви, тъй като „s“ от елемента „solvo“ на заявената марка е шипящ звук, докато „v“ на марката „VOLVO“ е фрикативен.
- Необходимо е обаче да се отбележи, както твърди жалбоподателят, че макар разликата в първите букви на спорните знаци да води до липсата на фонетично сходство, произнасянето на четирите последващи букви „olvo“, остава абсолютно идентично и така задължително запазва известна степен на сходство (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Institut für Lernsysteme/СХВП — ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, стр. II‑4301, точки 69—73).
- Както апелативният състав посочва, макар да е вярно, че началото на даден знак е важно за общото впечатление, което този знак оставя, в конкретния случай наличието на известно сходство не може да се отрече предвид идентичното произнасяне на голяма част от всеки от спорните знаци, а именно четири от техните пет букви.
- Апелативният състав следователно е допуснал грешка при преценката, като не е признал наличието на известна степен на фонетично сходство между спорните знаци.
- Така от гореизложеното следва, че макар апелативният състав основателно да е приел, че заявената марка „SOLVO“ и по-ранният словен знак „VOLVO“ не са сходни във визуално и концептуално отношение, той е допуснал грешка при преценката, като е изключил всякакво сходство във фонетично отношение.
- В конкретния случай наличието на известна степен на сходство между спорните знаци по отношение на един от разглежданите релевантни аспекти, а именно фонетичното сходство, не допуска да се приеме, че липсва едно от съществените условия за прилагане на член 8, параграф 1, буква б). При тези условия апелативният състав е длъжен да извърши обща преценка на вероятността от объркване, за да определи дали предвид установеното фонетично сходство между спорните знаци, идентичността на стоките, за които те се отнасят, и известността на по-ранния знак, потребителите, за които са предназначени разглежданите стоки, ще могат да повярват, че разглежданите стоки произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.
- В конкретния случай, тъй като апелативният състав се е въздържал да извърши обща преценка на вероятността от объркване, следва да се приеме, че е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Следователно трябва да се приеме първото правно основание и поради това да се отмени обжалваното решение.
Поради горното Съдът взе решение за отмяна на решението на апелативният състав на OHIM, което означава победа за Volvo.
информация Curia.
English version
The ECJ decided the case between Volvo and OHIM.
In 2003 Russian citizen filed an application for European brands SOLVO for classes 9, 39 and 42.
Volvo filed opposition on the basis of their similar marks for the same classes.
By decision of 23 August 2006, the Opposition Division rejected the opposition on the ground that the signs at issue were not similar. For that purpose, it examined the opposition taking into consideration only the earlier Community trade mark No 2361087, which related to the word sign VOLVO and covered goods and services in Classes 9 and 42, holding that that did not adversely affect the applicant’s position.
On 21 September 2006, the applicant lodged an appeal against the Opposition Division’s decision.
By decision of 2 August 2007 (‘the contested decision’) the Second Board of Appeal dismissed the appeal. Like the Opposition Division, the Board of Appeal examined whether the opposition was well founded taking into account only the earlier Community trade mark No 2361087, relating to the word sign VOLVO.
As regards Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, it held that the marks at issue were not similar and that, consequently, one of the conditions referred to in that provision was not fulfilled. As regards Article 8(5) of Regulation No 40/94, the Board of Appeal held that, besides the fact that the marks at issue were not similar, there was no factor common to both signs which might lead to the belief that there was an economic link between them.
The court issued the following arguments in this case:
At issue in the present case are, on the one hand, a figurative sign consisting of a word element, ‘solvo’, depicted in a stylised font, as well as a graphic element to the right of the word element and, on the other hand, the word sign VOLVO.
As regards visual similarity, the Court finds that the word element of the mark applied for dominates, by itself, the image of that sign which the relevant public keeps in mind, with the result that the figurative element to the right of the word element is not predominant within the global impression created by that sign.
The Board of Appeal essentially found that the dissimilarity of the first letter of the signs at issue together with the stylised font of the mark applied for gave rise to considerable differences which preclude any visual similarity.
The Court observes in this respect that the Board of Appeal was right to find that the stylised font of the mark applied for was a highly distinctive element, which distances that mark considerably from the earlier word mark VOLVO. It must be stated that that font influences to a large extent the overall impression created by the mark applied for, since it characterises its dominant word element.
As regards phonetic similarity, the Board of Appeal found that the signs at issue were different on account of the difference in the way that their first letter was sounded, since the ‘s’ of the ‘solvo’ element of the mark applied for is a sibilant, whereas the ‘v’ of the mark VOLVO is a fricative.
It must nevertheless be stated, as the applicant claims, that, although the difference in the first letter of the signs at issue creates a phonetic dissimilarity, the pronunciation of the group of the following four letters, ‘olvo’, remains strictly identical and thus necessarily maintains a degree of similarity (see, to that effect, Case T‑388/00
Institut für Lernsysteme v
OHIM – ELS Educational Services (ELS) [2002] ECR II‑4301, paragraphs 69 to 73).
Although it is correct, as the Board of Appeal observed, that the beginning of a sign is of importance in the global impression created by that sign, it cannot be denied in the present case that there is a degree of similarity, in view of the identical pronunciation to which a very large part of each of the signs at issue gives rise, namely four of their five letters.
The Board of Appeal therefore made an error of assessment in not recognising that there is a certain degree of phonetic similarity between the signs at issue.
In the present case, the existence of a degree of similarity between the signs at issue as regards one of the relevant aspects examined, namely phonetic similarity, precludes the conclusion that one of the essential conditions for the application of Article 8(1)(b) is lacking. In those circumstances, the Board of Appeal is required to carry out a global assessment of the likelihood of confusion, in order to determine whether, in view of the degree of phonetic similarity found between the signs at issue, of the identity of the goods covered and of the reputation of the earlier sign, the public at which the goods in question are aimed might believe that those goods come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.
In the present case, since the Board of Appeal refrained from carrying out a global assessment of the likelihood of confusion, it must be held that it infringed Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94. It is therefore necessary to uphold the first plea and annul the contested decision on that basis.
Due to the above, the Court decided to cancel the decision of the Board of Appeal of OHIM, which means victory for Volvo.
information Curia. 
