Европейският съд излезе с решение по дело C–668/17 P, Viridis Pharmaceutical Ltd срещу EUIPO, Hecht-Pharma GmbH. Делото касае следното:
На 30 септември 2003 г. Viridis подава в EUIPO заявка за регистрация на словния знак „Boswelan“ като марка на Европейския съюз за „фармацевтични продукти и продукти за грижа за здравето“, които спадат към клас 5.
На 18 ноември 2013 г. Hecht-Pharma подава искане за отмяната на посочената марка за всички стоки, за които е била регистрирана, на основание член 51, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009, поради това че не е била реално използвана.
С решение от 26 септември 2014 г. отделът по отмяна на EUIPO прекратява правата на Viridis за всички регистрирани стоки.
На 6 ноември 2014 г. Viridis подава жалба пред апелативния състав на EUIPO срещу решението на отдела по отмяна.
Със спорното решение пети апелативен състав на EUIPO отхвърля тази жалба.
Апелативният състав, на първо място, приема, че доказателствата, представени от Viridis, не са годни да докажат реалното използване на спорната марка в Съюза за обозначените от нея стоки за непрекъснат период от пет години, предхождащ искането за отмяна. Всъщност тези доказателства се отнасят до действия с изцяло вътрешен характер, които са свързани с клинично изпитване. Те са били извършени много преди пускането в продажба на стоката и са били без конкуренция. Не става дума за насочени навън действия, свързани с пускането в продажба или рекламата на разглежданите стоки. Освен това те не представляват пряко подготвително действие, нито действие, което допринася за предстоящото пускане на пазара.
На второ място, като се е позовал по-специално на определението за основателна причина, което следва от текста на Споразумението ТРИПС, апелативният състав е приел, че в случая провеждането на клинично изпитване само по себе си не е независеща от волята на Viridis причина, която да обоснове неизползването на спорната марка. Тъй като продължителността на клиничното изпитване всъщност зависи от финансовите средства, които притежателят на марка решава да използва, това обстоятелство не попада в обхвата на категорията пречки, независещи от неговата воля. Отговорността за продължителността на производството може да се приеме, че е прехвърлена към външен орган, само от момента, в който е било подадено официално заявление за пускане на пазара. Защитата, която се предоставя на марките на Европейския съюз с Регламент № 207/2009, не изглежда, че е необходима преди подаване на такова официално заявление, и ако дадено фармацевтично дружество въпреки това реши да извърши регистрация на марка на Европейския съюз много години преди такова заявление, то би носило отговорност за свързаното с клиничното изпитване закъснение.
Европейският съд потвърждава това решение на EUIPO. Според съда фактът, че се осъществяват клинични тестове не може да бъде основание за неизползване на марката. Подготвителни действия могат да се считат за използване на един знак само и единствено ако те имат търговски характер и са видими за пазара. В случая клиничните тестове не гарантират пускането на продукта на пазара, няма подадено искане за търговска реализация на продукта. Освен това тези тестове са започнати доста след, като марката е била заявена. Обобщено това не може да бъде обективно основание за неизползване на марката, тъй като то е зависило от стратегията и финансовите възможности на заявителя.
