Европейският съд излезе с решение по дело C‑21/18 Textilis Ltd, Ozgur Keskin срещу Svenskt Tenn AB. Делото касае следният казус:
Svenskt Tenn предлага на пазара мебели, платове за мебели и други артикули за вътрешно оформление.
През 30-те години на двадесети век Svenskt Tenn започва да работи с архитекта Йозеф Франк, който създава за него редица десени за платове за мебели, един от които е известен с името „MANHATTAN“; Svenskt Tenn предлага на пазара изделия с този десен и твърди, че притежава правата върху него по силата на авторското право.
На 4 януари 2012 г. Svenskt Tenn подава заявка за регистрация на марка на ЕС в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Тази фигуративна марка, наречена „MANHATTAN“, е регистрирана под номер 010540268.
Стоките и услугите, за които е регистрирана посочената марка, са от класове 11, 16, 20, 21, 24, 27 и 35 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват на следното описание: абажури за лампи (клас 11), покривки за маса, салфетки от хартия, подложки от хартия, опаковъчна хартия, книги за писане и чертане, плакати (клас 16), мебели (клас 20), домакински или кухненски прибори и съдове, четки, стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове (клас 21), текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове, покривки за легла и покривки за маси (клас 24), килими, нетекстилни тапети за стени, тапети (клас 27), услуги за търговия на дребно, свързани с продажбата на мебели, възглавнички, огледала, тапети, килими, лампи, текстилни продукти, текстилни продукти, стоки за парти, домакинство и кухненски принадлежности и ведра, сервизи за хранене, стъклени изделия, порцелан, грънчарски изделия, свещници, кърпи от хартия, торби, бижутерия, книги и списания (клас 35).
Фигуративната марка „MANHATTAN“ представлява следното:
Textilis е учредено по английското право дружество, притежавано от г‑н Keskin, което започва да осъществява дейност по електронна търговия през 2013 г. Това дружество продава тъкани и изделия за вътрешно оформление с десени, сходни на шарките на фигуративната марка „MANHATTAN“.
Svenskt Tenn предявява пред Stockholms tingsrätt (Първоинстанционен съд Стокхолм, Швеция) иск срещу Textilis и г‑н Keskin за нарушение на марката „MANHATTAN“, която то притежава, както и иск за нарушение на авторското му право. То също така иска да бъде забранено на Textilis и на г‑н Keskin, под заплаха от санкция, от една страна, да предлагат на пазара някои точно определени артикули или по друг начин да ги правят достъпни за обществеността в Швеция и от друга страна, да използват тази марка в Швеция за тъкани, декоративни възглавници и мебели.
В отговор Textilis и г‑н Keskin предявяват пред посочения съд насрещен иск, с който се цели марката „MANHATTAN“ да бъде обявена за недействителна, доколкото, от една страна, била лишена от отличителен характер и от друга, с оглед на начина, по който била използвана, се състояла от форма, която придава значителна стойност на стоката, по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009.
Stockholms tingsrätt (Първоинстанционен съд Стокхолм) отхвърля насрещния иск по-специално с мотива, от една страна, че съгласно член 4 от Регламент № 207/2009 всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално рисунките, могат да бъдат марки на ЕС, стига да имат отличителен характер, и от друга, че марката „MANHATTAN“ не е форма по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от този регламент.
Stockholms tingsrätt (Първоинстанционен съд Стокхолм) приема, че Textilis и г‑н Keskin са нарушили марката „MANHATTAN“, както и притежаваното от Svenskt Tenn авторско право.
Textilis и г‑н Keskin обжалват това решение пред Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд), като искат по-специално марката „MANHATTAN“ да бъде обявена за недействителна на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009.
В подкрепа на въззивната си жалба те изтъкват, че знак, който се състои от десена на плат, не може да бъде регистриран като марка, като в противен случай би бил заобиколен принципът на ограничение във времето на закрилата на авторското право. Според тях по тази причина член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009 не допуска да бъдат регистрирани като марка знаците, състоящи се изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките.
От своя страна Svenskt Tenn възразява, че знаците, които се състоят от формата на десен, могат да бъдат регистрирани като марки на ЕС, каквато е фигуративната марка „MANHATTAN“.
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) иска да се установи дали фигуративна марка като марката „MANHATTAN“, която представлява двуизмерно изображение на двуизмерен продукт, като например плат, може да се разглежда като форма по смисъла на тази разпоредба. Посоченият съд подчертава в това отношение, че от член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009 недвусмислено следва, че предвиденото в тази разпоредба основание за недействителност може да бъде налице за триизмерни марки и двуизмерни марки, представляващи изображение на триизмерни форми, като например изображение на скулптура или ваза, както е прието в точки 110—115 от решение на Съда на ЕАСТ от 6 април 2017 г., Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights — appeal from the municipality of Oslo (E‑05/16) или в решение на Съда от 18 юни 2002 г., Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377).
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) иска обаче да се установи дали подобно основание за недействителност може да бъде налице за двуизмерни марки, представляващи изображение на двуизмерен продукт, като например десен върху тъкан или пък изображение на живопис. В това отношение той отбелязва, че би било странно да се приеме, че подобно основание за отказ на регистрацията не може да бъде налице в такива случаи, доколкото няма никакво основание триизмерната скулптура и двуизмерната живопис да се третират по различен начин.
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) посочва, че за разлика от марката, разглеждана в делото, по което е постановено решение от 12 юни 2018 г., Louboutin и Christian Louboutin (C‑163/16, EU:C:2018:423), която се състои от цвят на подметката на обувка, разглежданата във висящото пред него производство фигуративна марка „MANHATTAN“ е защитено с авторско право произведение на изкуството.
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) иска да се установи дали изменението на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009, което е въведено с Регламент 2015/2424 и съгласно което се отказва регистрацията не само на знаците, състоящи се изключително от „формата“, но и на знаците, състоящи се от „друга характеристика на стоките“, която им придава значителна стойност, може да се отрази на преценката, която следва да се извърши относно това основание за недействителност. В това отношение посоченият съд иска да се установи дали във висящото пред него производство следва да се приложи Регламент № 207/2009, или измененият Регламент № 207/2009, като се има предвид, че марката „MANHATTAN“ е регистрирана, обявяването на недействителност е поискано и обжалваното на въззивна инстанция първоинстанционно решение е постановено преди 23 март 2016 г. — датата, на която влиза в сила Регламент 2015/2424.
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) посочва, че във всички случаи и независимо от това коя е приложимата редакция на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii), ако се допусне, че тази разпоредба се прилага за двуизмерни марки, представляващи изображение на двуизмерен продукт, възниква въпросът какви критерии позволяват да се определи дали за знак като разглеждания в главното производството може да се приеме, че „се състои изключително от формата, която придава значителна стойност на стоките“, когато регистрацията на този знак като марка обхваща няколко класа стоки и марката е създадена така, че може да се поставя върху цялата стока или върху съществени части от нея или пък да се използва като лого.
В това отношение този съд подчертава трудността да се прецени такова основание за недействителност, доколкото заявителят на марката е длъжен само да посочи стоките, за които има намерение да използва марката, а не да уточни практическите условия за използването на знака, за който иска защита.
Следователно марката може според случая да бъде поставена върху цялата стока, като например върху плат за мебели, хартия или поднос, като по този начин тя става съществена част от самата стока и в много от случаите е налице идентичност между марката и стоката, или пък тя може да заема малко място върху стоката, по-специално когато се използва като лого.
С оглед на тези обстоятелства Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Следва ли член 4 от Регламент 2015/2424 да се тълкува в смисъл, че член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от изменения Регламент № 207/2009 е приложим за преценката на недействителността (съгласно член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009), извършвана от съд след влизането в сила на изменението, т.е. след 23 март 2016 г., дори ако става въпрос за иск за обявяване на недействителност, предявен преди тази дата и съответно за регистрирана преди тази дата марка?
2) Следва ли член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от приложимата редакция на Регламент № 207/2009 да се тълкува в смисъл, че в приложното му поле попада знак, който се състои от двуизмерното изображение на двуизмерен продукт, например плат за мебели, върху който като шарка е поставен въпросният знак?
3) Ако отговорът на втория въпрос е утвърдителен, съгласно какви принципи следва да се тълкува изразът „знаци, които се състоят изключително от формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките“ в член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от [изменения Регламент № 207/2009], когато регистрацията обхваща широк спектър от класове стоки и стоки, а знакът може да се поставя върху стоките по различни начини? Следва ли преценката да се направи въз основа на по-обективни/общи критерии, например като се приеме за отправна точка това как изглежда марката и как тя може да бъде поставяна върху различни стоки, т.е. без да се взема под внимание начинът, по който притежателят на марката фактически е поставял или е предвиждал да поставя знака върху различни стоки?“.
Решението на съда:
1) Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно [марката на Европейския съюз], изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., трябва да се тълкува в смисъл, че не е приложим за марки, регистрирани преди влизането в сила на Регламент № 207/2009, изменен с Регламент 2015/2424.
2) Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че знак като разглеждания в главното производство, който се състои от двуизмерни декоративни шарки и е поставен върху стоки като плат или хартия, не „се състои изключително от формата“ по смисъла на тази разпоредба.
