Европейският съд излезе с решение по дело C‑690/17 ÖKO-Test Verlag GmbH срещу Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG. Делото касае следното:
ÖKO-Test Verlag е предприятие, което чрез изпитвания за ефективност и съответствие оценява стоки и след това осведомява обществеността за съответните резултати.
От 2012 г. насам ÖKO-Test Verlag е притежател на марка на ЕС, състояща се от следния знак, предназначен да представя резултатите от изпитванията, на които са били подложени стоките:
То също така е притежател на национална марка, състояща се от същия знак за изпитване.
Тези марки са регистрирани по-специално за печатни произведения и за услуги по провеждане на изпитвания и по информиране и консултиране на потребителите.
ÖKO-Test Verlag избира стоките, които иска да изпита, и ги оценява въз основа на също избрани от него научни параметри, без да иска съгласието на производителите. След това то публикува резултатите от тези изпитвания в списанието си.
ÖKO-Test Verlag кани евентуално производителя на изпитваната стока да сключи с него лицензионен договор. По силата на последния производителят получава право срещу заплащане на определена сума да поставя върху стоките си знака за изпитване с резултата (който трябва да се посочи в празното поле на този знак). Лицензията важи до провеждането от ÖKO-Test Verlag на ново изпитване за съответната стока.
Dr. Liebe е предприятие, което произвежда и търгува с пасти за зъби, в частност от серията „Aminomed“. От пастите за зъби от тази серия ÖKO-Test Verlag изпитва през 2005 г. „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ (паста за зъби Аминомед с флуорид и лайка) и ѝ дава оценка „sehr gut“ („много добър“). Същата година Dr. Liebe сключва лицензионен договор с ÖKO-Test Verlag.
През 2014 г. ÖKO-Test Verlag узнава, че Dr. Liebe продава една от стоките си със следната опаковка:
ÖKO-Test Verlag предявава пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) иск срещу Dr. Liebe за нарушение на правото върху марка, като твърди, че през 2014 г. това предприятие не е имало право да използва марките „ÖKO-TEST“ на основание на сключения през 2005 г. лицензионен договор, тъй като през 2008 г. е публикувано ново изпитване с нови параметри за оценка на пастите за зъби и че освен това стоката на Dr. Liebe вече не съответства на стоката, обект на изпитването през 2005 г., тъй като наименованието, описанието и опаковката са били променени.
Пред посочения съд Dr. Liebe поддържа, че лицензионният договор, продължава да действа. Освен това то оспорва да е използвало знака за изпитване като марка.
Посоченият съд осъжда Dr. Liebe да преустанови използването на знака за изпитване във връзка със стоките от серията „Aminomed“, да изтегли същите от търговската мрежа и да ги унищожи. Dr. Liebe нарушило правата върху марките „ÖKO-TEST“, като използвало знака за изпитване във връзка с услугите „информиране и консултиране на потребителите“, които спадат към услугите, за които тези марки са регистрирани.
Dr. Liebe обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf. От своя страна ÖKO-Test Verlag подава насрещна жалба, като иска да се разшири обхватът на първоинстанционното решение, така че то да се отнася и до използването от Dr. Liebe на някои словни и фигуративни знаци, които не са били регистрирани като марка, но били идентични с марките „ÖKO-TEST“.
Според запитващата юрисдикция първоинстанционният съд правилно е приел, че лицензионният договор е изтекъл преди 2014 г. Затова тя заключава, че, Dr. Liebe е използвало в търговската си дейност идентичен или сходен с марките „ÖKO-TEST“ знак без съгласието на ÖKO-Test Verlag.
За сметка на това не било безспорно, че ÖKO-Test Verlag може да се позове срещу Dr. Liebe на изключителните си права по член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009 и по член 5, параграф 1 от Директива 2008/95. Всъщност идентичният или сходен с марките „ÖKO-TEST“ знак бил поставен от Dr. Liebe върху стоки, които не били нито идентични, нито сходни с тези, за които са регистрирани марките „ÖKO-TEST“. Освен това можело да се приеме, че този знак не е бил използван „като марка“.
Затова запитващата юрисдикция има съмнения относно подхода, възприет от първоинстанционния съд, който е отъждествил използването от Dr. Liebe на знака, идентичен или сходен с марките „ÖKO-TEST“, с използване за услугите, за които тези марки са регистрирани.
Тя се пита освен това какъв е обхватът на член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и на член 5, параграф 2 от Директива 2008/95. Без съмнение било установено, че регистрираният като марка знак за изпитване се ползвал с репутация на цялата германска територия. Репутацията обаче се отнасяла до този знак, а не до самата му регистрация като марка. Следвало да се изясни дали при такива обстоятелства притежателят на марката се ползва със защитата, предоставена с тези разпоредби.
При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Налице ли е неправомерно използване по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква б) от [Регламент № 207/2009] или на член 5, параграф 1, второ изречение, буква a) от [Директива 2008/95], когато:
– индивидуалната марка е поставена върху стока, за която индивидуалната марка не е регистрирана,
– в търговската дейност поставянето на индивидуалната марка от трето лице се възприема като „знак за изпитване“, тоест в смисъл, че стоката е произведена и пусната на пазара от трето лице, което не се намира под контрола на притежателя на марката, но притежателят на марката е изпитал тази стока за определени качества и въз основа на това е посочил в знака за изпитване определен резултат като оценка,
– и индивидуалната марка е регистрирана по-конкретно за „информиране и консултиране на потребителите при избора на стоки и услуги, по-специално чрез използване на резултати от изпитвания и изследвания, както и чрез оценки на качеството“?
2) Ако Съдът отговори отрицателно на първия въпрос:
Налице ли е неправомерно използване по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква в) от [Регламент № 207/2009] и на член 5, параграф 2 от [Директива 2008/95], ако:
– индивидуалната марка е известна само като описания в точка 1 знак за изпитване и
– индивидуалната марка се използва от трето лице като знак за изпитване?“.
Решението на съда:
1) Член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 и член 5, параграф 1, буква а) и б) от Директива 2008/95/ЕО трябва да се тълкуват в смисъл, че не оправомощават притежателя на индивидуална марка, състояща се от знак за изпитване, да се противопоставя на поставянето от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, върху стоки, които не са нито идентични, нито сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана въпросната марка.
2) Член 9, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 и член 5, параграф 2 от Директива 2008/95 трябва да се тълкуват в смисъл, че оправомощават притежателя на състояща се от знак за изпитване индивидуална марка с репутация да се противопостави на поставянето от трето лице на знак, идентичен или сходен с тази марка, върху стоки, които не са нито идентични, нито сходни с тези, за които е регистрирана въпросната марка, при условие че се установи, че с поставянето на този знак третото лице несправедливо се облагодетелства от отличителния характер или от репутация на същата марка или ги уврежда и че в този случай това трето лице не е доказало наличието на „основание“ по смисъла на тези разпоредби за поставянето на знака.
