Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑705/17 Patent- och registreringsverket срещу Mats Hansson. Делото касае следното:
През 2007 г. шведското дружество Norrtelje Brenneri Aktiebolag регистрира следния словен и фигуративен знак, като национална марка за алкохолни напитки от клас 33 по смисъла на Ницската спогодба:
При регистрацията на марката е приложена декларация за отказ, която гласи, че „регистрацията не предоставя изключително право над думата „RoslagsPunsch“. Вписването на тази декларация е изискано от PRV като условие за регистрацията на по-ранната марка, тъй като думата „Roslags“ обозначава район в Швеция, а думата „Punsch“ описва една от стоките, за които се регистрира тази марка.
На 16 декември 2015 г. г‑н Hansson подава заявка до PRV за регистрацията на словния знак „ROSLAGSÖL“ като национална марка за стоки от клас 32 по смисъла на Ницската спогодба, и в частност за безалкохолни напитки и бира.
С решение от 14 юли 2016 г. PRV отхвърля заявката за регистрация поради наличието на вероятност от объркване на този знак с по-ранната марка. PRV констатира, че конфликтните знаци започват с описателната дума „Roslags“. Обстоятелството, че включват и други думи или фигуративни елементи, изобщо не намалявало сходството помежду им, тъй като думата „Roslags“ била доминиращ елемент на двата знака. Освен това знаците се отнасяли до идентични или сходни стоки, които биха могли да се разпространяват по едни и същи канали за продажба и да се предлагат на една и съща клиентела.
Г‑н Hansson обжалва това решение пред Патентен и търговски съд, Швеция, като изтъква, че няма никаква вероятност от объркване на въпросните знаци. Що се отнася до това какво значение за решението по жалбата има декларацията за отказ във връзка с по-ранната марка, пред посочения съд PRV поддържа, че елементът от марка, който е изключен от обхвата на защитата чрез декларация за отказ, по принцип трябва да се смята за лишен от отличителен характер. В настоящия случай регистрацията на по-ранната марка е допусната с такава декларация за отказ поради факта, че марката включва дума, описваща географски район, а именно думата „Roslags“.
Междувременно обаче практиката на PRV относно неотличителността на географските наименования се променила, в частност за да се съобразят изводите в точки 31 и 32 от решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 и C‑109/97, EU:C:1999:230). Думата „Roslags“ вече можела да се регистрира сама по себе си като марка и имала отличителен характер за обсъжданите в случая стоки, поради което можела дори да доминира в цялостното впечатление от по-ранната марка. В този смисъл общата преценка на конфликтните знаци сочела, че поради общия елемент „Roslags“ съответните потребители биха могли да останат с впечатлението, че обозначаваните с тези знаци стоки имат един и същ търговски произход.
Патентен и търговски съд отхвърля защитаваното от PRV становище и уважава жалбата на г‑н Hansson, като разрешава регистрирането на знака му като марка, констатирайки липса на вероятност от объркване. Този съд също така пояснява, че въпреки декларацията за отказ посочените в нея думи трябва да се вземат предвид при преценката на вероятността от объркване, доколкото могат да повлияят на цялостното впечатление, оставяно от по-ранната марка, и съответно на обхвата на нейната защита. Според този съд целта на декларацията за отказ е да се поясни, че произтичащото от регистрацията на по-ранната марка изключително право не се простира върху посочените в декларацията думи като такива.
PRV подава жалба срещу първоинстанционното решение до Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд, Швеция.
Този съд посочва, че според него Директива 2008/95 и съдебната практика по тази директива потвърждават, че по принцип материалноправните норми относно защитата на националните марки са изцяло хармонизирани на равнището на правото на Съюза, докато процесуалните правила са от компетентността на държавите членки. В този смисъл посоченият съд иска да установи дали национална норма, която позволява да се направи декларация за отказ, може да се квалифицира като „процесуална норма“, въпреки че като последица от нея се изменят критериите, на които се опира цялостната преценка, чрез която трябва да се проверява за наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Директивата.
В това отношение той поставя въпроса дали, като се има предвид в частност постоянната практика на Съда, че вероятността от объркване трябва да се преценява според цялостното впечатление и че възприятието на потребителите трябва да има определяща роля при общата преценка на тази вероятност от объркване, упоменатата разпоредба може да се тълкува в смисъл, че евентуалната декларация за отказ може да окаже влияние на тази преценка поради факта, че посредством тази декларация при регистрацията на по-ранната марка един от елементите ѝ изрично е изключен от обхвата на защитата и затова при анализа на цялостното впечатление му се придава по-малко значение, отколкото би му било признато, ако нямаше такава декларация.
Ако се приеме, че Директива 2008/95 не допуска подобен подход, тогава според националния съд възниква въпросът дали тя допуска като последица от декларацията за отказ посоченият в декларацията елемент да се смята за необхванат от регистрацията на по-ранната марка и съответно непопадащ в обхвата на защитата на тази марка, така че този елемент да може да бъде изключен от анализа на вероятността от объркване по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Директивата. Според запитващата юрисдикция такъв видимо е подходът, следван от EUIPO при прилагането на член 37, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
Освен това тази юрисдикция посочва, че практиката на националните съдилища не е последователна по въпроса за последиците, които предвидената в националното право декларация за отказ поражда за анализа на вероятността от объркване по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Директивата.
При тези условия Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд), решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 да се тълкува в смисъл, че върху общата преценка на всички релевантни критерии, която трябва да се извърши в рамките на оценката на вероятността от объркване, може да окаже влияние фактът, че даден елемент от марката е бил изрично изключен от защита при регистрацията, тоест при регистрацията е направена т.нар. декларация за отказ?
2) Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, може ли в такъв случай декларацията за отказ да повлияе на общата преценка по такъв начин, че компетентният орган да трябва да отчете въпросния елемент, но да му придаде по-ограничено значение и така да приеме, че същият е лишен от отличителен характер, дори елементът да има de facto отличителен характер и да е доминиращ в по-ранната марка?
3) Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, а отговорът на втория въпрос е отрицателен, може ли въпреки това декларацията за отказ да повлияе на общата преценка по някакъв друг начин?“.
Решението на съда:
Член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, предвиждаща декларация за отказ, като последица от която посоченият в декларацията елемент от комбинирана марка би бил изключван от общия анализ на релевантните фактори за установяване на вероятност от объркване по смисъла на тази разпоредба или на този елемент от самото начало и за постоянно би се придавало ограничено значение за този анализ.
