Европейският съд излезе с решение по дело Case C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. Делото касае следното:
Разглежданата
в главното производство стока се продава в Обединеното кралство от
1935 г. от Rowntree & Co Ltd под наименованието „Rowntree’s
Chocolote Crisp“. През 1937 г. наименованието на стоката е променено на
„Kit Kat Chocolate Crisp“ и впоследствие е съкратено на „Kit Kat“. През
1988 г. дружеството, чието ново фирмено наименование е „Rowntree plc“, е
придобито от Nestlé.
Макар
че през продължителен период стоката се продава в двупластова опаковка,
като вътрешната е от сребърно фолио, а външната — от хартиена опаковка с
отпечатано лого в червено и бяло, съдържащо думите „Kit Kat“,
настоящата опаковка е еднопластова със същото лого. Дизайнът на логото е
претърпял развитие през годините, но като цяло се е запазил същият.
Основната
форма на стоката е останала почти непроменена от 1935 г. досега, само
размерите ѝ са леко променени. Настоящият външен вид на неопакования
продукт е следният:
Следва
да се изтъкне, че върху всяко надлъжно парче думите „Kit Kat“ са
изобразени релефно заедно с части от овала, който съставлява логото.
На
8 юли 2010 г. Nestlé подава заявка за регистрация на графично
представения по-долу триизмерен знак (наричан по-нататък „разглежданата
марка“) като марка на Обединеното кралство.
Разглежданата
марка се различава от актуалната форма на стоката по това, че не
съдържа релефно изобразените думи „Kit Kat“.
Заявката
е подадена за следните стоки от клас 30 от Ницската спогодба относно
международната класификация на стоките и услугите за регистрация на
марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена:
„Шоколад;
шоколадови сладкарски изделия; шоколадови продукти; сладкарски изделия;
продукти на шоколадова основа; хлебни изделия; сладкиши; бисквити;
бисквити с шоколадова глазура; вафли с шоколадова глазура; торти;
бисквити; вафли“.
Заявката
е приета от британското ведомство за марките и публикувана с оглед на
представяне на възражения. Според него, макар марката да е лишена от
присъщ отличителен характер, лицето, подало заявка за регистрация на
тази марка, доказва, че тя е придобила отличителен характер вследствие
нейното използване.
На
28 януари 2011 г. Cadbury подава възражение срещу заявката за
регистрация, като посочва различни основания, по-специално посочва, че
регистрацията следва да бъде отказана въз основа на разпоредбите на
Закона от 1994 г. относно марките, който транспонира член 3, параграф 1,
буква б) и буква д), подточки i) и ii) и параграф 3 от Директива
2008/95.
С
решение от 20 юни 2013 г. проверителят на британското ведомство за
марките приема, че марката е лишена от присъщ отличителен характер и не е
придобила такъв характер вследствие на нейното използване.
Проверителят приема, че формата, за която се отнася заявката за регистрация, има три характеристики:
– обикновена правоъгълна форма във вид на плочка,
– наличие, разположение и дълбочина на надлъжните вдлъбнатини на плочката, и
– брой на вдлъбнатините, който наред с ширината на плочката определя броя на отделните „блокчета“.
Според
проверителя първата от тези характеристики е форма, която произтича от
естеството на самите стоки, и затова не може да бъде регистрирана, с
изключение обаче на „тортите“ и на „сладкишите“, за които формата на
марката се отклонява значително от нормите на сектора. Тъй като
останалите две характеристики са нужни за постигане на технически
резултат, той отхвърля заявката за регистрация в останалата част.
На
18 юли 2013 г. Nestlé обжалва това решение пред High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), като
оспорва твърдението, че разглежданата марка не е придобила отличителен
характер чрез използването ѝ преди съответната дата. Освен това Nestlé
изтъква, че марката не се свежда само до формата, която произтича от
естеството на самите стоки, или до формата, която е нужна за постигане
на технически резултат.
С
насрещна жалба от същия ден Cadbury оспорва решението от 20 юни
2013 г., доколкото посочената юрисдикция приема, че по отношение на
тортите и сладкишите разглежданата марка има присъщ отличителен характер
и не се свежда само до формата, която произтича от естеството на самата
стока, или до тази, която е нужна за постигане на технически резултат.
High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual
Property) най-напред приема, че проверителят не е следвало да прави
разлика между торти и сладкиши, от една страна, и всички останали стоки
от клас 30 от Ницската спогодба, от друга страна, независимо дали е
доказан отличителен характер на разглежданата марка или приложимост на
член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Директива 2008/95.
По-нататък,
що се отнася до това дали разглежданата марка е придобила отличителен
характер чрез използването ѝ преди съответната дата, след като припомня
съдебната практика в тази област, запитващата юрисдикция си поставя
въпроса дали е достатъчно съществена част от заинтересования кръг
потребители да разпознават марката и да я свързват с продуктите на
заявителя на марката, за да се установи придобила ли е дадена марка
отличителен характер към съответната дата. Всъщност според нея по-скоро
заявителят трябва да докаже, че съществена част от заинтересования кръг
потребители преценяват, че марката обозначава произхода на стоките, за
разлика от всяка друга евентуално съществуваща марка.
На
последно място, относно формата, която произтича от естеството на
самата стока и формата, която е нужна за постигане на технически
резултат, запитващата юрисдикция изтъква, че съществува съвсем малко
съдебна практика по член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от
Директивата 2008/95.
При
тези обстоятелства High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Intellectual Property) решава да спре производството и
да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
1) За
да се установи, че марката е придобила отличителен характер след
използването ѝ по смисъла на член 3, параграф 3 от Директива 2008/95,
достатъчно ли е заявителят на марката да докаже, че към съответната дата
съществена част от заинтересования кръг потребители разпознава марката и
я свързва със стоките на заявителя в смисъл, че ако трябва да преценят
кой предлага на пазара стоките, обозначени с тази марка, те биха
посочили заявителя; или заявителят трябва да докаже, че съществена част
от заинтересования кръг потребители се основава на марката (за разлика
от други евентуално съществуващи марки) като обозначаваща произхода на
стоките?
2)Когато формата
включва три основни характеристики, една от които произтича от
естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигане на
технически резултат, член 3, параграф 1, буква д), подточка i) и/или
подточка ii) от Директива 2008/95 представлява ли пречка за
регистрацията на тази форма като марка?
3) Следва
ли член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95 да
се тълкува в смисъл, че представлява пречка за регистрацията на форми,
които са нужни за постигане на технически резултат във връзка с начина,
по който се произвеждат стоките, а не с начина, по който функционират
стоките?“.
Решението на съда:
1) Член 3,
параграф 1, буква д) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата
на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че не
допуска регистрацията като марка на знак, състоящ се от формата на
стоката, когато тази форма съдържа три основни характеристики, една от
които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за
постигането на технически резултат, при условие обаче че поне едно от
основанията за отказ, посочени в тази разпоредба, се прилага изцяло към
съответната форма.
2) Член 3,
параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95, който позволява
да се откаже регистрацията на знаци, състоящи се изключително от
формата на стоката, която е нужна за постигане на технически резултат,
трябва да се тълкува в смисъл, че той се отнася до начина, по който
функционира разглежданата стока, и не се прилага към начина, по който тя
се произвежда.
3) За да се
регистрира марка, придобила отличителен характер след използването ѝ по
смисъла на член 3, параграф 3 от Директива 2008/95 като част от друга
регистрирана марка или пък в съчетание с такава марка, заявителят на
марката трябва да докаже, че заинтересованият кръг потребители възприема
стоката или услугата, обозначена само с тази марка, като произхождаща
от определено предприятие, за разлика от всяка друга евентуално
съществуваща марка.
English version
The European court ruled in Case C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. The case concerns the following:
The
product at issue in the main proceedings was placed on the market in
the United Kingdom in 1935 by Rowntree & Co Ltd, under the name
‘Rowntree’s Chocolate Crisp’. In 1937, the name of the product was
changed to ‘Kit Kat Chocolate Crisp’, and then shortened to ‘Kit Kat’.
In 1988, that company, whose new trading name was Rowntree plc, was
acquired by Nestlé.
For
a long period, the product was sold in two layers of packaging, the
inner layer being silver foil and the outer layer being printed paper
with a red and white logo bearing the words ‘Kit Kat’, but the current
packaging consists of a single layer bearing that same logo. The logo’s
appearance has evolved over time, but has not changed greatly.
The
basic shape of the product has remained almost entirely unchanged since
1935; only its size has been altered slightly. The current appearance
of the product without its packaging is shown below:
It
should be noted that each finger is embossed with the words ‘Kit Kat’
and with sections of the oval shape which form part of the logo.
On
8 July 2010, Nestlé filed an application for registration of the
three-dimensional sign graphically represented below (‘the trade mark at
issue’) as a trade mark in the United Kingdom:
The
trade mark at issue therefore differs from the actual shape of the
product in that it omits the embossed words ‘Kit Kat’.
1The
application was made in respect of the following goods in class 30 of
the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods
and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June
1957, as revised and amended:
‘Chocolate;
chocolate confectionery; chocolate products; confectionery;
chocolate-based preparations; bakery goods; pastries; biscuits; biscuits
having chocolate coating; chocolate coated wafer biscuits; cakes;
cookies; wafers’.
The
Trade Marks Registry of the United Kingdom Intellectual Property Office
accepted the application and it was published for the purposes of
opposition. The view was taken that, even though the trade mark at issue
had no inherent distinctive character, the trade mark applicant had
shown that it had acquired distinctive character following the use made
of it.
On
28 January 2011, Cadbury filed a notice of opposition to the
application for registration putting forward various pleas, in
particular a plea alleging that registration should be refused on the
basis of the provisions of the Trade Marks Act 1994 which transpose
Article 3(1)(b), Article 3(1)(e)(i) and (ii) and Article 3(3) of
Directive 2008/95.
By
decision of 20 June 2013, the examiner of the United Kingdom
Intellectual Property Office found that the trade mark at issue was
devoid of inherent distinctive character and that it had not acquired
such a character following the use which had been made of it.
The examiner found that the shape in respect of which registration was sought has three features:
– the basic rectangular slab shape;
– the presence, position and depth of the grooves running along the length of the bar, and
– the number of grooves, which, together with the width of the bar, determine the number of ‘fingers’.
The
examiner took the view that the first of those features is a shape
which results from the nature of the goods themselves and cannot,
therefore, be registered, except in respect of ‘cakes’ and ‘pastries’,
for which the shape of the trade mark departs significantly from norms
of the sector. Since the other two features are necessary to obtain a
technical result, he rejected the application for registration as to the
remainder.
On
18 July 2013, Nestlé appealed against that decision to the High Court
of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual
Property (United Kingdom), challenging the conclusion that the trade
mark at issue had not acquired distinctive character through the use
made of it prior to the relevant date. Moreover, Nestlé claims that the
trade mark at issue does not consist exclusively of either the shape
which results from the nature of the goods themselves, or the shape
which is necessary to obtain a technical result.
By
a cross-appeal filed on the same day, Cadbury challenged the decision
of 20 June 2013 in so far as that court found that the trade mark at
issue had inherent distinctive character in respect of cakes and
pastries and that it did not consist exclusively of either the shape
resulting from the nature of the goods themselves or the shape necessary
to obtain a technical result.
The
High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division,
Intellectual Property, takes the view, first of all, that the examiner
should not have made a distinction between, on the one hand, cakes and
pastries and, on the other, all the other goods in class 30 of the Nice
Agreement, either in relation to the proof of distinctive character of
the trade mark at issue or to the applicability of Article 3(1)(e)(i)
and (ii) of Directive 2008/95.
Secondly,
as regards the question of whether the trade mark at issue had acquired
distinctive character through the use made of it prior to the relevant
date, the referring court, after reviewing the relevant case-law, seeks
to ascertain whether, in order to establish that a trade mark has
acquired distinctive character, it is sufficient that, at the relevant
date, a significant proportion of the relevant class of persons
recognise the trade mark and associate it with the trade mark
applicant’s goods. The referring court takes the view that the trade
mark applicant must prove that a significant proportion of the relevant
class of persons regard the trade mark (as opposed to any other trade
mark which may also be present) as indicating the origin of the goods.
Finally,
so far as concerns the shape resulting from the nature of the goods
themselves and the shape necessary to obtain a technical result, the
referring court points out that there is little case-law relating to
Article 3(1)(e)(i) and (ii) of Directive 2008/95.
In
those circumstances, the High Court of Justice of England & Wales,
Chancery Division, Intellectual Property, decided to stay the
proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice
for a preliminary ruling:
(1) In
order to establish that a trade mark has acquired distinctive character
following the use that had been made of it within the meaning of
Article 3(3) of Directive 2008/95 ..., is it sufficient for the
applicant for registration to prove that at the relevant date a
significant proportion of the relevant class of persons recognise the
mark and associate it with the applicant’s goods in the sense that, if
they were to consider who marketed goods bearing that mark, they would
identify the applicant; or must the applicant prove that a significant
proportion of the relevant class of persons rely upon the mark (as
opposed to any other trade marks which may also be present) as
indicating the origin of the goods?
(2) Where
a shape consists of three essential features, one of which results from
the nature of the goods themselves and two of which are necessary to
obtain a technical result, is registration of that shape as a trade mark
precluded by Article 3(1)(e)(i) and/or (ii) of Directive 2008/95 ...?
(3) Should
Article 3(1)(e)(ii) of Directive 2008/95 ... be interpreted as
precluding registration of shapes which are necessary to obtain a
technical result with regard to the manner in which the goods are
manufactured as opposed to the manner in which the goods function?’
The Court decision:
1. Article 3(1)(e)
of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council
of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating
to trade marks must be interpreted as precluding registration as a
trade mark of a sign consisting of the shape of goods where that shape
contains three essential features, one of which results from the nature
of the goods themselves and two of which are necessary to obtain a
technical result, provided, however, that at least one of the grounds
for refusal of registration set out in that provision is fully
applicable to the shape at issue.
2.Article 3(1)(e)(ii)
of Directive 2008/95, under which registration may be refused of signs
consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to
obtain a technical result, must be interpreted as referring only to the
manner in which the goods at issue function and it does not apply to the
manner in which the goods are manufactured.
3. In
order to obtain registration of a trade mark which has acquired a
distinctive character following the use which has been made of it within
the meaning of Article 3(3) of Directive 2008/95, regardless of whether
that use is as part of another registered trade mark or in conjunction
with such a mark, the trade mark applicant must prove that the relevant
class of persons perceive the goods or services designated exclusively
by the mark applied for, as opposed to any other mark which might also
be present, as originating from a particular company
