LM е притежател на словната марка на Европейския съюз „Multiselect“ (наричана по-нататък „спорната марка“), регистрирана на 5 юни 2018 г. за стоки и услуги от класове 9, 41 и 42. Тези стоки и услуги включват по-специално съвети в областта на професионалното ориентиране, информация в областта на обучението, инсталиране и актуализиране на компютърен софтуер, както и публикуване на текстове и онлайн доставка на електронни публикации.
От 2009 г. насам в рамките на икономическата си дейност KP предлага в книжен и в електронен формат наръчник, който е посветен на подготовката за психологически тестове, представляващи един от етапите в процедурата за подбор на кандидати за работа в полицията, и който е обозначен със спорната марка. KP рекламира наръчника си на различни уебсайтове.
На 26 февруари 2020 г. LM предявява иск за нарушение пред запитващата юрисдикция Окръжен съд Варшава, Полша, с който моли да се разпореди на KP да преустанови да обозначава със спорната марка стоките и услугите, които предлага, и да му се забрани да помества тази марка върху всякакъв вид маркетингови материали за тези стоки и услуги.
В хода на производството, на 30 юли 2020 г., KP предявява насрещен иск за обявяване на недействителност на спорната марка за част от стоките и услугите, за които е регистрирана, на основание член 59, параграф 1 във връзка с член 7, параграф 1, букви б)—г) и параграф 2 от Регламент 2017/1001.
С решение от 7 октомври 2021 г. запитващата юрисдикция отхвърля изцяло иска за нарушение.
По отношение на насрещния иск запитващата юрисдикция иска да се установи дали в случай като разглеждания в главното производство трябва да се произнесе по всички искания, след като предметът на насрещния иск надхвърля рамките на „средство за защита“ срещу иска за нарушение.
Всъщност в случая главният иск се отнасял само до услугите и стоките, които KP предлагал на пазара, а насрещният иск бил със значително по-широк обхват, тъй като с него KP искал да се обяви недействителност на спорната марка, регистрирана и за стоки и услуги извън разглежданите в главното производство.
С оглед на това запитващата юрисдикция иска да се установи дали всяко искане за обявяване на недействителност на спорната марка попада в обхвата на понятието „насрещен иск за обявяване на недействителност“ по смисъла на член 124, буква г) и член 128, параграф 1 от Регламент 2017/1001, без за целта да е от значение наличието на действителна връзка с производството за нарушение, или това понятие трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща само исканията, които имат „действителна връзка“ с производството за нарушение, тоест тези, които попадат в „обхвата на иска за нарушение“.
Запитващата юрисдикция счита, че липсата на изискване за „действителна връзка“ с производството за нарушение би породила риск производството по първоначалния иск да бъде подчинено на производството по насрещния иск, а насрещният иск да загуби качеството си на средство за защита срещу претенциите по първоначалния иск. Според запитващата юрисдикция понятието „насрещен иск“ следва да се тълкува в смисъл, че се отнася единствено до искания, които имат действителна връзка с иска за нарушение, като тази връзка „не се определя от съдържанието на правото […] върху [спорната марка], нито от обхвата на извършваната от ответника дейност, а от съдържанието на петитума на исковата молба за нарушение […]“.
Според запитващата юрисдикция това тълкуване се подкрепя, от една страна, от принципа на процесуална автономия на държавите членки и от член 129, параграф 3 от Регламент 2017/1001, а от друга страна — от разпоредбите, които се отнасят до компетентността на EUIPO и на съдилищата за марките на Европейския съюз и от които следва, че възможността пред последните да се предяви насрещен иск за обявяване на недействителност на марка на Съюза представлява изключение.
Накрая, запитващата юрисдикция пояснява, че към момента на предявяване на разглеждания в главното производство иск за нарушение полското право не предвижда възможност ответник по иск за нарушение, предявен от притежател на регистрирана в Полша марка, да предяви насрещен иск за обявяване на недействителност, тъй като въведеният със Закона от 13 февруари 2020 г. член 479122 от Гражданския процесуален кодекс все още не е влязъл в сила. Поради това запитващата юрисдикция не е сигурна дали за целите на главното производство тези разпоредби могат да се считат за „процесуалноправните норми, приложими по отношение на същия вид искове относно национална марка“ по смисъла на член 129, параграф 3 от Регламент 2017/1001.
При тези обстоятелства Окръжен съд Варшава решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Трябва ли член 124, буква г) във връзка с член 128, параграф 1 от Регламент [2017/1001] да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в тези разпоредби понятие „насрещен иск за обявяване на недействителност“ може да означава иск за обявяване на недействителност само доколкото този иск има връзка с първоначалния иск за установяване на нарушение на марката на Съюза, което ще позволи на националния съд да не разглежда насрещен иск за обявяване на недействителност с обхват, по-широк отколкото следва от връзката с първоначалния иск за нарушение?
2) Трябва ли член 129, параграф 3 от Регламент [2017/1001] да се тълкува в смисъл, че като упоменава „[процесуалноправните норми], приложим[и] по отношение на същия вид искове относно национална марка“, тази разпоредба има предвид националните процесуалноправни норми, които биха се прилагали в конкретно производство за нарушение на правата върху марка на Съюза (и по отношение на производство по насрещен иск за обявяване на недействителност), или по принцип има предвид действащите национални процесуални норми в правния ред на държава членка, което е от значение, в случай че предвид датата на образуване на конкретното производство за нарушение на правата върху марка на Съюза в правния ред на държавата членка не са съществували процесуалноправни норми относно насрещния иск за обявяване на недействителност на марка по отношение на националните марки?“.
Решението на съда:
Член 124, буква г) във връзка с член 128, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз
трябва да се тълкува в смисъл, че:
насрещен иск за обявяване на недействителност на марка на Европейския съюз може да се отнася до всички права, които притежателят на тази марка черпи от регистрацията ѝ, без предметът на този насрещен иск да е ограничен до разглежданите в производството по иска за нарушение права.
