Недобросъвестност, стоки и услуги и решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с важно тълкувателно решение по дело Case C‑371/18, Sky plc, Sky v

SkyKick. Делото касае няколко ключови въпроси относно регистрацията на търговски марки на територията на ЕС. Въпросите към съда са (неофициален превод):

(1) Може ли марка на ЕС или национална търговска марка, регистрирана в държава-членка, да бъде обявена изцяло или частично за невалидна, поради факта, че липсва яснота и прецизност относно термините на посочените в заявката стоки и услуги, за да да се даде възможност на компетентните органи и трети страни да определят само въз основа на тези термини степента на защитата, предоставена от марката?

(2) Ако отговорът на въпрос (1) е „да“, дали термин като „компютърен софтуер“ е твърде общ и обхваща стоки, които са твърде променливи, за да бъдат съвместими с функцията на марката като указание за произход, за да бъде терминът достатъчно ясен и точен, с цел компетентните органи и трети страни да определят само въз основа на този термин степента на защитата, предоставена от марката?

(3) Може ли да представлява недобросъвестност заявяването за регистрация на марка без намерение тя да бъде използвана във връзка с посочените стоки или услуги?

(4) Ако отговорът на въпрос (3) е „да“, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използвате марката във връзка с други от посочените стоки или услуги?

(5) Съвместим ли е раздел 32, параграф 3 от Закона за търговските марки на Обединеното кралство от 1994 г. с [Директива 2015/2436]? “

Решението на съда:

1. Членове 7 и 51 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г., и член 3 от Първа директива на Съвета 89/104 / ЕИО от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкува означавайки, че марка на Общността или национална марка не може да бъде обявена изцяло или частично недействителна на основание, че термините използвани за обозначават стоките и услугите, за които тази марка е регистрирана, нямат яснота и прецизност.

2. Член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, изменен с Регламент № 1891/2006, и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват така, че дадена марка, заявена без намерение да се използва във връзка със стоките и услугите, обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестност по смисъла на тези разпоредби, ако заявителят е имал намерение или да уврежда, по начин несъответстващ на честните практики, интересите на трети страни или да получа, без дори да са цели конкретна трета страна, изключително право за цели, различни от тези, които попадат във функцията на марката. Когато липсата на намерение за използване на марката в съответствие с основните й функции се отнася само за определени стоки или услуги, посочени в заявката, тази заявка представлява недобросъвестност само доколкото се отнася до тези конкретни стоки или услуги.

3. Първа директива 89/104 трябва да се тълкува като не забланяваща разпоредба от националното законодателство, според която заявителят за регистрация на марка трябва да заяви, че марката се използва по отношение на стоките и услугите, по отношение на които е искана регистрацията или че има добросъвестно намерение тя да бъде използвана, доколкото нарушението на такова задължение само по себе си не представлява основание за недействителност на марката.

Skype загуби съдебно дело срещу SKY - Skype lost a lawsuite against SKY

Европейският съд излезе с решения по дела T-423/12, T-183/13 and T-184/13, който касаят спор между Skype Ultd и OHIM. 

През 2004 и 2005 години IT компанията Skype се опитва да регистрира европейски марки 

за следните стоки: аудиовизуални стоки, телефония и фотография стоки и компютърни услуги, свързани със софтуер или до създаване или хостинг на уебсайтове.

Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на  British Sky Broadcasting Group на основанието на по-ранни марки SKY за същите стоки и услуги.

OHIM потвърждава опозицията. Решението е обжалвано от Scype.

Според Европейският съд марките са сходни. По-ранната марка SKY е включена в състава на SKYPE за идентични и сходни стоки. Думата SKY се чува ясно и при произнасянето на думата Skype. Фактът че по-късната марка е комбинирана и се състой от дума и изображение подобно на облак не прави марките различни. Напротив изображението на облак подсилва сходството с думата SKY, която означава небе.

Относно твърдението на Skype, че марките са съществували едновременно на пазара години наред, съдът приема това но само относно контретните комуникационни услуги за които се използва марка Skype но не и за останалите стоки и услуги по спора.

Източник IP Kat.

English version

The European court ruled in Cases T-423/12, T-183/13 and T-184/13, which concerns a dispute between Skype Ultd и OHIM.

In 2004 and 2005 Skype tried to register the following European trademark for audiovisual goods, telephony and photography goods and computer services relating to software or to the creation or hosting of websites:

Against this mark an opposition was been filed by British Sky Broadcasting Group on the basis of earlier trademarks SKY for the same goods.

OHIM upheld the opposition. The decision was appealed.

According to the European court the trademarks in hand are similar. The earlier mark SKY is included in the later mark for identical or similar goods and services. The word SKY can be heard clearly in SKYPE. The fact that the later mark has figurative elements namely a jagged border in the shape of a cloud, doesn't make both marks absolutely different. On the contrary, the image of cloud only emphasizes the similarity with the word SKY.

About the assertion that there is no possibility for consumer confusion because both mark had been existing peacefully for many years, the court agreed with this but only for the services for which SKYPE was been used.

Source IP Kat.