Super Simon спечели мултимедийна битка за марка в ЕС

Регистрация на мултимедийни марки може да бъде предизвикателство в определени ситуации с оглед на факта, че практиката в тази област все още не е толкова богата.

Интересен казус в това отношение е опит на нидерландската компания Chiever B.V. да регистрира следната европейска мултимедийна марка, представляваща 22сек видео, в класове 16, 33, 41.

EUIPO отказва регистрация на знака на абсолютни основания  - чл.7 (1)(b) от EUTMR. Според ведомството видеото е прекалено комплексно, не може да идентифицира конкретен производител, както и че персонажа в клипа не спомага за идентифизиране на конкретни стоки и услуги.

Решението е обжалвано и Апелативният борд го отменя, намирайки марката за достатъчно отличителна. 

Според Борда за да може една мултимедийна марка да получи закрила е достатъчно поне един от нейните елементи да е отличителен. В случая Борда приема, че основния персонаж във видеото е отличителен за посочените стоки и услуги.

Бордът подчертава, че не е нужно заявената марка да носи конкретна информация за производител или за стоки и услуги, за да бъде определена, като знак за произход.

Според Борда с навлизането на новите технологии потребителите са привикнали към различни видео формати целящи да привлекат тяхното внимание, включително и в ролята им на означения за търговски произход.

Източник:  Anna Maria Stein за IPKat.

Въдможно ли е ребрандирането на лекарства в ЕС - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по свързани дела C‑253/20 и C‑254/20 Impexeco NV срещу Novartis AG, които касаят въпросът дали е възможно ребрандиране на лекарствени продукти резултат от паралелен внос в ЕС. Казусите имат следната предистория:

 Дело C‑253/20

Novartis разработва лекарствен продукт с активно вещество летрозол, продавано в Белгия и Нидерландия с притежаваната от Novartis марка на Европейския съюз „Femara“.

Този лекарствен продукт се предлага на пазара в опаковки от 30 и 100 филм-таблетки от 2,5 mg в Белгия, и в опаковки от 30 филм-таблетки 2,5 mg в Нидерландия.

Sandoz BV и Sandoz NV предлагат на пазара, съответно в Нидерландия и Белгия, генеричния лекарствен продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ в опаковки от 30 филм-таблетки в посочената първа държава членка, и от 30 и 100 филм-таблетки в посочената втора държава членка.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, предлагани на пазара с наименованията „Femara“ и „Letrozol Sandoz“, са идентични.

С писмо от 28 октомври 2014 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар, считано от 1 декември 2014 г., лекарствения продукт „Femara 2,5 mg x 100 comprimés (létrozol)“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която Impexeco е предвиждало да бъде поставена марката „Femara“.

С писмо от 17 ноември 2014 г. Novartis се противопоставя на предвидения от Impexeco паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на последния лекарствен продукт съответно с марката на произведения от Novartis референтен лекарствен продукт, а именно марката „Femara“, представлява явно нарушение на правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През юли 2016 г. Impexeco започва продажби в Белгия на лекарствения продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Femara“.

Според запитващата юрисдикция продажна цена на лекарствените продукти „Femara (Novartis) 2,5“, „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Femara (Impexeco) 2,5 mg“ е идентична в Белгия. За разлика от това продажна цена на „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ е значително по-ниска в Нидерландия.

Тъй като счита, че посочените в точка 19 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 16 ноември 2016 г. Novartis предявява иск срещу Impexeco пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел, Белгия.

Освен това с писмо от 10 април 2017 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да продава в Белгия лекарствения продукт „Femara 2,5 mg“ в преетикетирани опаковки по 30 филм-таблетки, внос от Нидерландия. От акта за преюдициално запитване е видно, че този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и че Impexeco е възнамерявало да го преетикетира и да постави върху него марката „Femara“.

 Дело C‑254/20

Novartis изработва лекарствен продукт с активно вещество метилфенидат. Novartis Pharma NV продава този лекарствен продукт в Белгия със словната марка на Бенелюкс „Rilatine“, на която е притежател, по-специално в кутии с 20 таблетки от 10 mg. В Нидерландия посоченият лекарствен продукт се продава от Novartis Pharma BV с марката „Ritalin“, по-специално в кутии с 30 таблетки от 10 mg.

Sandoz BV пуска на пазара в Нидерландия генеричния лекарствен продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ в опаковка с 30 таблетки.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, подавани с наименованията „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg comprimé“ и „Ritalin 10 mg comprimé“ са идентични.

С писмо от 30 юни 2015 г. PI Pharma уведомява Novartis Pharma NV за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която PI Pharma е предвиждало да бъде поставена марката „Rilatine“.

В писмо от 22 юли 2015 г. Novartis се противопоставя на предвидения от PI Pharma паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ с марката на референтния лекарствен продукт на Novartis, а именно марката „Rilatine“, явно нарушава правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През октомври 2016 г. PI Pharma започва продажби в Белгия този лекарствен продукт, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Rilatine“.

Запитващата юрисдикция посочва, че в Белгия продажната цена на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés Novartis“ е 8,10 EUR (или 0,405 EUR за таблетка) и тази на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés PI Pharma“ е 7,95 EUR (или 0,398 EUR за таблетка), докато в Нидерландия продажната цена на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ е 0,055 EUR за таблетка.

Тъй като счита, че посочените в точка 28 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 28 юли 2017 г. Novartis предявява иск срещу PI Pharma пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел.

 Общи елементи на споровете в главните производства

С две решения от 12 април 2018 г. съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел приема, че двете жалби, посочени в точки 21 и 30 от настоящото решение, са основателни, по-специално защото практиката да се поставят марките „Femara“ и „Rilatine“ съответно върху преопакованите генерични лекарствени продукти „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, внесени от Нидерландия, представлява нарушение на правата на Novartis върху неговите марки съответно по член 9, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 и по член 2.20, параграф 1, буква а) от Конвенцията на Бенелюкс. Вследствие на това съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел разпорежда преустановяване на тази практика.

Impexeco и PI Pharma обжалват съответно двете решения по въззивен ред пред запитващата юрисдикция.

Пред него те изтъкват, че практиките, състоящи се в използването на различни опаковки и на различни марки за една и съща стока, допринасят за разделянето на пазарите на държавите членки и следователно засягат по един и същи начин търговията в рамките на Съюза.

Като се позовават на точки 38—40 от решение от 12 октомври 1999 г., Upjohn (C‑379/97, EU:C:1999:494), Impexeco и PI Pharma поддържат, че противопоставянето на притежателя на марка срещу повторното поставяне на марка от паралелен вносител представлява пречка за търговията в Общността, пораждаща изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки, когато това повторно поставяне е необходимо, за да може съответните стоки да бъдат продавани от този вносител в държавата членка на вноса. Тази съдебна практика била приложима към положение, при което се извършва премаркиране на генеричен лекарствен продукт чрез поставяне на марката на референтния лекарствен продукт, когато тези лекарствени продукти са били пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия.

Novartis поддържа, че съгласно член 13, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и член 2.23, параграф 3 от Конвенцията на Бенелюкс правата, предоставени от марката, могат да бъдат изчерпани само по отношение на продукти, които са били пуснати на пазара в ЕИП „под тази марка“ от притежателя или с негово съгласие, а не когато паралелен вносител премаркира съответните продукти.

При тези обстоятелства, като приема, че висящите пред него спорове повдигат въпроси относно тълкуването на правото на Съюза, Апелативен съд Брюксел, Белгия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси, които са формулирани идентично по дела C‑253/20 и C‑254/20:

„1)  Следва ли членове 34—36 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че ако марков (референтен) лекарствен продукт и генеричен лекарствен продукт са пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия, предприетите от притежател на марката действия срещу по-нататъшната продажба на генеричния лекарствен продукт в държавата на внос от паралелен вносител, който го е преопаковал, като му е поставил марката на марковия (референтния) лекарствен продукт, могат да доведат до изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки?

2)  Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен: следва ли тогава предприетите от притежателя на марката действия срещу това премаркиране да се проверяват въз основа на условията [по т. 79 от решение 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282)]?

3) От значение ли е за отговора на тези въпроси обстоятелството, че генеричният лекарствен продукт и марковият (референтният) лекарствен продукт са идентични, съответно имат еднакъв терапевтичен ефект съгласно член 3, параграф 2 от Кралския указ от 19 април 2001 г. относно [паралелния внос на лекарствени продукти за хуманна употреба и паралелната дистрибуция на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, изменен с Кралския указ от 21 януари 2011 г]?“.

Решение на съда:

Член 9, параграф 2 и член 13 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., и член 5, параграф 1 и член 7 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките във връзка с членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС,

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

притежателят на марката на референтен лекарствен продукт и на марката на генеричен лекарствен продукт може да се противопостави на пускането на пазара на една държава членка от паралелен вносител на този генеричен лекарствен продукт, внесен от друга държава членка, когато последният е бил преопакован в нова външна опаковка, върху която е била поставена марката на съответния референтен лекарствен продукт, освен ако, от една страна, двата лекарствени продукта са идентични във всяко отношение и от друга, замяната на марката отговаря на условията, посочени в точка 79 от решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282), в точка 32 от решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др. (C‑348/04, EU:C:2007:249), и в точка 28 от решение от 17 май 2018 г., Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16, EU:C:2018:322).

Може ли лицензия за търговска марка да бъде прекратена само по искане на един от съпритежателите - становище на Генаралния адвокат на ЕС

Генералният адвокат на Европейския съд M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA излезе със становище по дело Дело C‑686/21 VW, Legea Srl срещу SW, CQ, ET, VW, Legea Srl.

Делото касае въпросът дали при лицензиране на една марка е нужно съгласието на всички съпритежатели, само на част от тях и дали липсата на съгласие от един от тях може да прекрати предоставена вече лицензия. Спорът има следната предистория:

През 1990 г. VW, SW, CQ и ET учредяват събирателно дружество, което на 29 юли 1992 г. подава заявление за национална регистрация на марката „Legea“ за спортни стоки. Марката е регистрирана на 11 май 1995 г. под номер 650850.

През 1993 г. съпритежателите на марката „Legea“ с единодушно решение предоставят на Legea Srl (наричано по-нататък „дружеството Legea“) безвъзмездна и безсрочна лицензия за използване на марката.

През декември 2006 г. VW изразява несъгласие с продължаването на лицензията.

През 2009 г. дружеството Legea започва производство пред Първоинстанционен съд Неапол, Италия с цел, наред с останалото, да бъдат обявени за недействителни няколко регистрирани от VW марки, съдържащи наименованието „Legea“. VW от своя страна предявява насрещен иск в рамките на същото производство.

В рамките на това производство са повдигнати следните въпроси:

– дали за прехвърлянето на използването на марката през 1993 г. е било необходимо единодушното съгласие на всички съпритежатели или, напротив, е било достатъчно съгласието на мнозинството;

–   дали това прехвърляне е можело да бъде преустановено с оттеглянето на съгласието на един от съпритежателите (VW).

На 11 юни 2014 г. Първоинстанционен съд Неапол се произнася с решение, в което приема, че използването на марката от дружеството Legea е било а) законосъобразно до 31 декември 2006 г., тъй като е било осъществявано с единодушното съгласие на всички съпритежатели и б) незаконосъобразно след 31 декември 2006 г., предвид изразеното от VW несъгласие.

Това решение е обжалвано пред Апелативен съд Неапол, Италия, който с решението си от 11 април 2016 г. го отменя частично.

Според въззивната инстанция използването на марката от дружеството Legea е законосъобразно и в периода след 31 декември 2006 г., понеже съпритежателите законно са решили с мнозинство от три четвърти да разрешат на това дружество да продължи използването на марката и след тази дата. В случаите на съсобственост не било необходимо единодушно съгласие на съпритежателите за предоставяне на изключителна лицензия за марката.

VW обжалва решението на въззивната инстанция пред Върховен касационен съд. Тази юрисдикция излага като мотиви за отправяне на преюдициалното си запитване най-общо следното:

– разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, приложими за съвместното притежание на марка, както и тези относно оттеглянето от договор, трябва да се тълкуват в светлината на правната уредба на Европейския съюз относно марките,

–  правото на Съюза в тази област предвижда, че марката може да бъде предмет на лицензия и признава възможността за съвместно притежаване на марката. То не урежда обаче изрично дали упражняването на правата, свързани със съсобствеността, изисква, за предоставянето на трето лице на изключителна, безсрочна и безвъзмездна лицензия за дадена марка, решение, взето с единодушие или с мнозинство,

– трябва да се изясни също дали в случай на такава лицензия, предоставена с единодушно решение, един от съпритежателите впоследствие може да изрази несъгласие и да я прекрати.

В този контекст Върховен касационен съд отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли [член 10 от Директива 2015/2436 и член 9 от Регламент 2017/1001], доколкото предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, да се тълкуват в смисъл, че предполагат решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?

2) Във втората хипотеза, ако прав[ата] върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта в режим на неделима съсобственост, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, което изключва възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?“.

Мнението на Генаралният адвокат остава решаването на въпроса спрямо националното законодателство и практика поради липсата на хармонизация на европейско ниво:

„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, както и, ако е приложимо, съответните разпоредби от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкуват в смисъл, че

в случай на съпритежание на марка формирането на общото съгласие на съпритежателите да се предостави на трето лице лицензия за използването на марка, независимо дали е национална или на Европейския съюз, или да се сложи край на тази лицензия, се урежда от правилата на държавата членка, които са приложими“.

Новото издание на Ницката класификация ще обхване и крипто стоки и услуги

WIPO анонсира въвеждането на 12 издание на Ницката класификация за целите на регистрация на търговски марки. Новата версия на класификацията ще влезе в сила от 01.01.2023.

Част от промените в класификацията касаят и развитието на блокчейн технологиите и NFT. Според информация от IPKat са направени следните добавки и изменения, касаещи тази технология:

В клас 9:

• Добавяне на стоки: „дигитални файлове за изтегляне, удостоверени с незаменими токени [NFT]“, „рутери за компютърни мрежи“, „преносими скенери за документи“, „калъфи за смартфони, включващи клавиатура“.
• Промени и уточнения: „компютърен софтуер с възможност за изтегляне за управление на транзакции с криптовалута, използващ блокчейн технология“ на „компютърен софтуер с възможност за изтегляне за управление на транзакции с крипто активи с помощта на блокчейн технология“.

В клас 42:

• Промени и уточнения: „консултации в областта на информационните технологии [ИТ]“ на „услуги за поддръжка на информационните технологии [ИТ] [отстраняване на неизправности в софтуера]“.
• Промени и уточнения: „копаене на криптовалута / криптовалута“ на „копаене на криптоактиви / криптовалута“.
• Добавяне на услуги: „археологически разкопки”.

Procter & Gamble спечели важно тълкувателно решение пред Европейския съд относно марка HUGO BOSS

Европейският съд излезе с решение по дело C‑355/21 Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. срещу Procter & Gamble International Operations SA, което фокусира нашето внимание върху въпроса дали законно произведени стоки обозначени с марка но внесени на територията на ЕС нерегламентирано подлежат на унищожаване по аналогия с фалшиви стоки. Предисторията на казусът е следната:

Procter & Gamble е производител на парфюмерийни изделия. По силата на договор за лицензия, предоставена му от HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (наричано по-нататък „HUGO BOSS TMM“), то има изключително право да използва словната марка на Европейския съюз „HUGO BOSS“ (наричана по-нататък „марката „HUGO BOSS“) и да предявява и поддържа от свое име искове за нарушения на правата върху нея. Тази марка е регистрирана за следните стоки от клас 3:

„Пулверизатори за парфюми; парфюмерия, дезодоранти за тяло; сапуни; продукти за тяло и козметични продукти“.

За да могат клиентите да изпробват продуктите, обозначени с марката „HUGO BOSS“, HUGO BOSS TMM безплатно предоставя на разположение на оторизираните от него продавачи и дистрибутори мостри от продуктите за изпитване или „тестери“ единствено с цел представяне и реклама на козметичните продукти, във флакони, идентични с тези за продажба, върху които е поставена марката „HUGO BOSS“. Външната им опаковка е ярка, едноцветна, с видима информация, че мострите не са предназначени за продажба, като е посочено например: „not for sale“ (не е за продажба), „demonstration“ (мостра) или „tester“ (тестер). Мострите не са пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП) от или със съгласието на HUGO BOSS TMM.

От януари 2012 г. Perfumesco.pl извършва икономическа дейност, свързана с продажбата на едро на парфюмерийни продукти чрез интернет магазин. Дружеството редовно изпраща ценови листи на интернет продавачите на козметични продукти, като предлага за продажба, наред с другото, и мостри на парфюмерийни продукти, обозначени с марката „HUGO BOSS“, на които има надпис „Tester“, посочвайки, че тези мостри не се различават по аромат от нормалния продукт. Според запитващата юрисдикция Perfumesco.pl нито премахва, нито закрива баркодовете върху външната опаковка на продуктите с тази марка, и доверявайки се на съдоговорителите си за редовния произход на закупуваните продукти, не следи за произхода им и не проверява дали евентуално баркодовете им не са премахнати.

На 28 юли 2016 г. в изпълнение на определение за допускане на обезпечение съдебен изпълнител в Полша изземва парфюми, тоалетна и парфюмна вода с опаковки с марката „HUGO BOSS“, представляващи тестери, непредназначени за продажба, указващи — по твърдения на Procter & Gamble — отреждането им от производителя за пускане на пазара извън ЕИП, като от опаковките им са премахнати или заличени бар кодовете.

Procter & Gamble предявява иск пред Окръжен съд Варшава, Полша, който с решение от 26 юни 2017 г. по-специално задължава Perfumesco.pl да унищожи определени парфюми, тоалетна и парфюмна вода, чиито опаковки са обозначени с марката „HUGO BOSS“, и в частност тестери, които не са пуснати на пазара на ЕИП от или със съгласието на HUGO BOSS TMM.

С решение от 20 септември 2018 г. Апелативен съд Варшава, Полша отхвърля жалбата на Perfumesco.pl. Този съд по-специално приема, че съгласно член 102, параграф 2 от Регламент № 207/2009 съдът за марките на Европейския съюз може да налага мерки в съответствие с приложимото право, които счита за уместни при обстоятелствата в конкретния случай, и че тази разпоредба допуска прилагането на член 286 от Закона за индустриалната собственост. Споменатият апелативен съд установява, че Окръжен съд Варшава не е допуснал грешка при прилагането на последния посочен член.

Най-напред, този апелативен съд приема, че видно от текста му, член 286 от Закона за индустриалната собственост се прилага само ако продуктите са незаконно произведени или обозначени и че разглежданият случай не е такъв. Всъщност Procter & Gamble не твърдяло, че иззетите парфюми не са оригинални продукти, а че HUGO BOSS TMM не е дало съгласие за пускането им на пазара в ЕИП и че Perfumesco.pl не е доказало наличието на такова съгласие.

По-нататък, той приема, че споменатият член 286 транспонира в полското право член 10, параграф 1 от Директива 2004/48 и в съответствие с него следва да се тълкува в смисъл, че всяка стока, която накърнява право на индустриална собственост, трябва да се счита за незаконно произведена по смисъла на този член 286.

Накрая, той отбелязва, че иззетите парфюми имат маскиращи стикери, които не позволяват да се установи географският район, за който са предназначени, и че маскиращите кодове са поставени върху отстранените кодове за сигурност. Той уточнява, че макар да няма доказателства, че кодовете са свалени от Perfumesco.pl, като търговец в тази област то е трябвало да знае, че продуктите са пуснати на пазара въпреки съмнителния им произход. Той отбелязва също и че тестерите били пуснати в продажба от Perfumesco.pl, което би следвало да е напълно наясно с липсата на съгласие на HUGO BOSS TMM за пускането им на пазара в ЕИП.

Perfumesco.pl. подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция — Върховен съд, Полша, като се позовава по-специално на нарушение на член 286 от Закона за индустриална собственост. В това отношение Procter & Gamble твърди, че притежателят на марката „HUGO BOSS“ не е дал съгласие за пускането на пазара на конфискуваните стоки на територията на ЕИП, без обаче да оспорва оригиналния произход на тези стоки.

Според запитващата юрисдикция съдилищата, които са разгледали спора в главното производство по същество, са обърнали внимание на текста на член 10, параграф 1 от Директива 2004/48 и са приложили съответстващо с правото на Съюза тълкуване на член 286 от Закона за индустриалната собственост. Запитващата юрисдикция отбелязва, че според тези съдилища член 10, параграф 1 от Директива 2004/48 се отнася до стоки, за които е установено, че нарушават правото върху интелектуална собственост, и че следователно унищожаването на такива стоки може да се разпореди, дори и ако те не са — както изисква съответният текст в националното законодателство — незаконно „произведени или обозначени“.

Според запитващата юрисдикция, от една страна, буквалното тълкуване на член 286 от Закона за индустриалната собственост се подкрепя — включително и в правната доктрина — от редица доводи, сред които по-специално такива, свързани с приетото през 2007 г. изменение на този член вследствие на прилагането на Директива 2004/48. От друга страна, с оглед на задължението за тълкуване на националното право в съответствие с правото на Съюза, тълкуването на член 286 следва да се основава на член 10, параграф 1 от тази директива.

При тези обстоятелства Върховен съд решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 10 от Директива [2004/48] да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване на национална разпоредба, съгласно която защитна мярка, състояща се в унищожаване на стоки, се отнася само до незаконно произведени или незаконно обозначени стоки и не може да се прилага за стоки, неправомерно пуснати на пазара на територията на [ЕИП], за които не може да се установи, че са били незаконно произведени или незаконно обозначени?“.

Решението на Европейския съд:

Член 10 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че: не допуска тълкуване на национална разпоредба, съгласно което защитна мярка, състояща се в унищожаване на стоки, не би могла да се приложи по отношение на стоки, произведени и обозначени с марка на Европейския съюз със съгласието на притежателя на тази марка, но пуснати на пазара на Европейското икономическо пространство без негово съгласие.

Заличаване на марка е възможно въпреки оттегляне на основание по съдебно дело - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с важно решение по дело C‑256/21 KP срещу TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, касаещо въпроса дали една европейска марка може да бъде заличена от съда, въпреки че причината за започване на делото е отпаднала. Казусът има следната предистория:

KP е притежател на словната марка на Европейския съюз „Apfelzügle“ (наричана по-нататък „спорната марка“), регистрирана на 19 октомври 2017 г. за услуги от класове 35, 41 и 43. Безспорно е, че терминът „Apfelzügle“ обозначава превозно средство, състоящо се от няколко теглени от трактор ремаркета, използвано при събирането на реколтата от ябълки.

На 26 септември 2018 г. TV, стопанисващ ферма с овощни насаждения, и община Бодман-Лудвигсхафен публикуват информация с рекламна цел относно дейност по бране и дегустация на ябълки в рамките на обиколка с Apfelzügle.

KP предявява пред Областен съд Мюнхен, Германия иск за нарушение на спорната марка, за да бъде забранено на TV и на община Бодман-Лудвигсхафен да използват думата „Apfelzügle“ за услугите, обхванати от тази марка. Пред същата юрисдикция TV и община Бодман-Лудвигсхафен предявяват насрещни искове за обявяване на спорната марка за недействителна на основание член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001 във връзка с член 7, параграф 1, букви б), в) и г) от същия регламент.

В съдебното заседание, проведено пред Областен съд Мюнхен, KP оттегля този иск за установяване на нарушение.

Тъй като въпреки посоченото оттегляне TV и община Бодман-Лудвигсхафен поддържат насрещните си искове, с решение от 10 март 2020 г. Областен съд Мюнхен приема, че тези искове са допустими, обявява спорната марка за недействителна за услугите от клас 41 и отхвърля насрещните искове в останалата им част.

Община Бодман-Лудвигсхафен подава въззивна жалба срещу това решение пред Върховен областен съд Мюнхен, Германия, който е запитващата юрисдикция, като претендира спорната марка да бъде обявена за недействителна и по отношение на услугите от класове 35 и 43.

В акта за преюдициално запитване запитващата юрисдикция посочва, че тя следва предварително да прецени допустимостта на насрещните искове, предявени от ответниците, предвид оттеглянето на иска на KP, като посочената юрисдикция отбелязва, че по този въпрос тя не е обвързана от решението на първоинстанционния съд.

В това отношение, като се позовава на смисъла и целта на насрещния иск, предвиден в Регламент 2017/1001, запитващата юрисдикция изразява съмнения относно възможността съд за марките на Европейския съюз да се произнесе по такъв насрещен иск, когато е оттеглен искът за установяване на нарушение, вследствие на който е бил предявен насрещният иск.

По-конкретно запитващата юрисдикция припомня, че регистрацията на марка на Европейския съюз е акт на орган на Европейския съюз и че националните юрисдикции не разполагат с компетентност да отменят тези актове, освен ако изрично не е предвидено изключение, като това за предявяване на насрещен иск, което освен това се потвърждавало с член 128, параграф 7 от Регламент 2017/1001. Всъщност според запитващата юрисдикция в тази област EUIPO разполага с „принципна компетентност“, която ѝ е предоставена „с предимство“. Това произтичало по-специално от член 63, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно преобладаващата германска доктрина случай като настоящия попада не в приложното поле на Регламент 2017/1001, а по силата на член 129, параграф 3 от този регламент попада в приложното поле на правилата, уреждащи германското гражданско производство, и по-специално на член 261, параграф 3, точка 2 от ZPO, съгласно който компетентността на съда за марките на Европейския съюз, установена в резултат от предявяването на насрещен иск, не зависи от изхода на иска за нарушение и следователно не може да отпадне в случай на оттегляне на последния.

Според запитващата юрисдикция обаче необходимостта да се осигури възможност за ответника да се защити вече не съществува, когато поради оттегляне на иска съдът за марките на Европейския съюз вече няма основание да се произнесе по иска за установяване на нарушение. Това тълкуване се потвърждавало и от решение от 19 октомври 2017 г., Raimund (C‑425/16, EU:C:2017:776). Така националното процесуално право трябвало да се прилага само докато е висящо производството по обжалване, предвидено в правото на Съюза. Освен това подобно тълкуване не би довело до прекомерна и несъразмерна тежест за жалбоподателя, тъй като той винаги ще разполага с възможността да сезира EUIPO по силата на член 63 от Регламент 2017/1001.

При тези обстоятелства Върховен областен съд Мюнхен решава да спре производството и да постави на Съда следният преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 124, буква г) и член 128 [от Регламент 2017/1001] да се тълкуват в смисъл, че съд за марките на [Европейския съюз] продължава да има правомощието да се произнесе по недействителността на марка на [Европейския съюз], твърдяна с насрещен иск по смисъла на член 128 [от Регламент 2017/1001], дори след като основаният на тази марка на Европейския съюз иск за нарушение по смисъла на член 124, буква а) [от този регламент] на практика е оттеглен?“.

Решението на съда:

Член 124, букви а) и г) и член 128 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че съд за марките на Европейския съюз, сезиран с иск за нарушение, основан на марка на Европейския съюз, чиято валидност се оспорва с насрещен иск за обявяване на недействителност, остава компетентен да се произнесе по валидността на тази марка въпреки оттеглянето на главния иск.

Видимостта на седалка за велосипед е ключов фактор за нейната защита в ЕС

Генаралният адвокат на Европейския съд M. SZPUNAR излезе със становище по дело C‑472/21 Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG срещу Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG.

Казусът касае интерпретация относно дали съставна част от комплексно изделие може да представлява самостоятелен дизайн и в каква степен тя трябва да бъде видима. Казусът има следната предостория:

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (наричано по-нататък „Monz“), притежава дизайн № 40 2011 004 383-0001, регистриран в немското ведомство за патенти и марки за изделията „седалки за велосипеди или мотоциклети“, считано от 3 ноември 2011 г. Индустриалният дизайн е регистриран със следното единствено изображение, показващо долната страна на седалка:

На 27 юли 2016 г. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (наричано по-нататък „Büchel“), подава искане до DPMA за обявяване на оспорвания дизайн за недействителен, като изтъква, че той не изпълнявал изискванията за получаване на защитата, а именно за нововъведение и индивидуален характер. То поддържа, че съгласно член 4 от DesignG този дизайн се изключвал от защитата, защото като съставна част от сложен продукт „велосипед“ или „мотоциклет“ не бил видим при нормална употреба.

С решение от 10 август 2018 г. DPMA отхвърля искането за обявяване на недействителност, като приема, че няма основание за изключване на оспорвания дизайн от защитата съгласно член 4 от DesignG. Според него, макар дизайнът, поискан за „седалки за велосипед [или] мотоциклет“, безспорно да е „съставна част от сложен продукт“, последната все пак остава видима при нормална употреба на този сложен продукт. DPMA счита, че в нормалната употреба се включва и „несвързано с поддръжката, сервизното обслужване или поправките разглобяване и повторно сглобяване на седалката“, още повече че член 1, точка 4 от DesignG съдържа „изчерпателен списък на необичайните употреби по смисъла на член 4 от DesignG, който е замислен като изключение и съответно подлежи на стриктно тълкуване“(5). Според DPMA от тази разпоредба следва, че „всяка употреба от крайния потребител, която не е мярка по поддръжка, сервизно обслужване или поправка […], представлява нормална употреба“.

След подадена от Büchel жалба по административен ред срещу това решение Федерален патентен съд, Германия постановява, с решение от 27 февруари 2020 г., че оспорваният дизайн е недействителен, тъй като не изпълнява изискванията за нововъведение и индивидуален характер. Според този съд на защита на дизайна съгласно член 4 от DesignG по принцип подлежат само съставните части, които остават „видими в качеството си на компоненти на сложния продукт след монтирането/присъединяването им към него“. Обратно, перспектива, която възниква само поради или при отделянето на съставната част от сложен продукт, не може да е основание за видимост, водеща до недопускане на изключването на защитата съгласно член 4 от DesignG. За нормална употреба по смисъла на член 1, точка 4 от DesignG посоченият съд приема само карането на велосипед, както и качването и слизането от него. Според него при тези употреби долната страна на седалката не е видима нито за крайния потребител, нито за трето лице. Monz подава жалба срещу това решение пред запитващата юрисдикция.

При тези обстоятелства Федерален върховен съд, Германия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) „Видима“ ли е по смисъла на член 3, параграф 3 от [Директива 98/71] съставна част, съдържаща индустриален дизайн, ако е обективно възможно да се разпознае дизайнът, когато съставната част е вече в монтирано състояние, или видимостта се преценява в зависимост от определени условия на употреба или в зависимост от определена перспектива на даден наблюдател?

2) Ако на въпрос 1 следва да се отговори в смисъл, че видимостта е решаващ фактор при определени условия на употреба или определена перспектива на даден наблюдател:

а) При преценката на „нормалната употреба“ на съставна част от крайния потребител по смисъла на член 3, параграфи 3 и 4 от [Директива 98/71] от значение ли е целта на употребата, предвидена от производителя на съставната част или на сложния продукт, или е релевантна обичайната употреба на сложния продукт от крайния потребител?

б) Какви са критериите, които позволяват да се прецени дали употребата на съставна част от крайния потребител е „нормална“ по смисъла на член 3, параграфи 3 и 4 от [Директива 98/71]?“.

Становище на Генералния адвокат:

Член 3, параграф 3 от Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни следва да се тълкува в смисъл, че:

• за да може индустриален дизайн, прилаган или съдържащ се в продукт, който съставлява съставна част от сложен продукт, да подлежи на защита по силата тази директива, разглежданата съставна част трябва да е видима при нормална употреба на този сложен продукт.

2) Член 3, параграф 4 от Директива 98/71 следва да се тълкува в смисъл, че:

• понятието „нормална употреба“ обхваща всички ситуации, които могат разумно да възникнат при употребата на сложен продукт от крайния потребител“.

Ако тази позиция на Генералният адвокат се потвърди и от Европейския съд това ще даде по-широка интерпретация на видимо използване на съставна част в сложно изделие.

Дали неотличителните елементи правят търговските марки слаби?

Общото изискване за регистрация на търговски марки е те да бъдат отличителни знаци, които да не описват характеристиките на посочените в заявките стоки или услуги.

Въпреки това е възможно неотличителни знаци да бъдат регистрирани, като търговски марки стига те да са комбинирани с друг отличителен елемент, като текст, цвят, графични елементи и тн.

Проблемът на такива търговски марки е че тяхната защита е по-слаба в частта на неотличителния елемент, които остават на разположение за използване и от други пазарни участници в повечето от случаите.

Пример за минусите от защитата на подобни марки е казус от Дания между следните две търговски марки за стоките от клас 5:

срещу

Според съда в Дания двете марки не са объркващо сходни. Елементите YUMMY и YUMMI се разбират от потребителите, като хвалебствени определения за вкусни продукти. Разликата в последната буква на YUMMI не е достатъчна за да преодолее това разбиране на думата, имайки предвид доброто познаване на английския език в страната. Поради това думите са лишени от отличителност.

По отношение на останалите думи в марките, GUMMI е съкращение на датски за плодова дъвка и е ниско отличителна, докато VITA има значение на живот. 

С оглед на това марките са приети за несходни дори и при наличие на сходни стоки.

Източник: Louise Thorning Ahle за Kluwer Trademark Blog.

Дания загуби спор за произвеждано на нейна територия сирене Фета с цел износ

Европейкият съд излезе с тълкувателно решение по дело  C‑159/20 Европейска комисия срещу Кралство Дания.

Казусът касае въпросът дали има нарушаване на права върху регистрирано европейско географско означение, ако обозначената продукция е единствено за целите на износ от територията на ЕС. Предосторията на спора е следната:

Гръцките власти уведомяват Комисията, че предприятия със седалище в Дания изнасят сирене в трети държави под наименованията „Feta“ „датско Feta“ и „датско сирене Feta“, въпреки че този продукт не е в съответствие с продуктовата спецификация на ЗНП „Feta“.

Въпреки исканията на гръцките власти датските власти отказват да преустановят тази практика, като приемат, че тя не противоречи на правото на Съюза, тъй като според тях Регламент № 1151/2012 се прилага само за продукти, продавани на територията на Съюза, и следователно не забранява на датските предприятия да използват наименованието „Feta“, за да обозначат датското сирене, изнасяно в трети държави, в които това наименование не е защитено.

На 26 януари 2018 г. Комисията изпраща на Кралство Дания официално уведомително писмо, в което посочва, че като не е предотвратила или спряла нарушението, състоящо се в посочената практика, тази държава членка не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза, и по-специално по член 13 от Регламент № 1151/2012, и е нарушила член 4, параграф 3 ДЕС.

След като Кралство Дания отговаря, че не споделя гледната точка на Комисията, на 25 януари 2019 г. тя издава мотивирано становище, в което иска от тази държава членка да преустанови това несъобразяване с правото на Съюза и посоченото нарушение.

Кралство Дания отговаря на мотивираното становище с писмо от 22 март 2019 г., в което поддържа позицията си.

При тези обстоятелства Комисията решава да предяви настоящия иск.

С решения на председателя на Съда от 8 и 18 септември 2020 г. Република Гърция и Република Кипър са допуснати да встъпят в производството в подкрепа на исканията на Комисията.

Според решението на Европейския съд:

В съображение 18 от Регламент № 11512012 се посочва, че конкретните цели на защитата на ЗНП и ЗГУ са да се осигурят справедливи приходи за земеделските стопани и производители съобразно качествата и характеристиките на даден продукт или начина му на производство и да се предостави ясна информация за продукти със специфични характеристики, свързани с географския произход, като с това ще се даде възможност на потребителите да правят по-информиран избор при покупка.

Освен това от практиката на Съда следва, че целта на системата за защита на ЗНП и на ЗГУ е основно да гарантира на потребителите, че селскостопанските продукти, ползващи се с регистрирано наименование, имат определени специфични характеристики поради своя произход от определен географски район и следователно предоставят гаранция за качество поради своя географски произход с цел да се позволи на селскостопанските оператори, които са положили действителни усилия за подобряване на качеството, да получат в замяна на това по-високи приходи и да се попречи на трети лица неправомерно да извличат полза от репутацията, свързана с качеството на тези продукти (решения от 17 декември 2020 г., Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C‑490/19, EU:C:2020:1043, т. 35 и цитираната съдебна практика и по аналогия от 9 септември 2021 г., Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, т. 49).

Тъй като Кралство Дания изтъква, че от тези цели следва, че Регламент № 1151/2012 е насочен към въвеждане на система за защита на ЗНП и ЗГУ за продукти, пуснати в обращение на вътрешния пазар, защото посочените потребители са тези в Съюза, следва да се отбележи, че този регламент несъмнено се отнася за тези потребители, а не за потребители в трети държави. Всъщност посоченият регламент, приет на основание член 118 ДФЕС, се отнася до функционирането на вътрешния пазар и както отбелязва тази държава членка, е насочен към целостта на вътрешния пазар и информирането на потребителя в Съюза.

Следва също да се отбележи, че целта за информиране на потребителите и целта за гарантиране на справедливи приходи на производителите съобразно с качествата на техните продукти са свързани помежду си, тъй като информирането на потребителите е насочено по-специално, както е видно от съдебната практика към това да се позволи на селскостопанските оператори, които са положили действителни усилия за подобряване на качеството, да получат в замяна на това по-високи приходи.

Въпреки това, както следва от съображение 18 и от член 4, буква а) от Регламент № 1151/2012, целта да се гарантират справедливи приходи на производителите съобразно с качествата на техните продукти, сама по себе си представлява цел, преследвана от този регламент. Това се отнася и за целта да се гарантира зачитането на правата върху интелектуална собственост, закрепено в член 1, буква в) от този регламент.

Очевидно е обаче, че използването на ЗНП „Feta“ за обозначаване на продукти, произведени на територията на Съюза, които не отговарят на продуктовата спецификация на това ЗНП, засяга посочените две цели, дори тези продукти да са предназначени за износ в трети държави.

Накрая, на четвърто място, що се отнася до спазването на принципа на правна сигурност, следва да се констатира, че несъмнено в Регламент № 1151/2012 не е посочено изрично, че той се прилага и за продуктите, произведени в Съюза за целите на износа в трети държави. Въпреки това, с оглед по-специално на общия и недвусмислен характер на членове 13, 36 и 37 от Регламент № 1151/2012, които не предвиждат изключение спрямо такива продукти, и на факта, че упоменатите в точка 59 от настоящото решение цели са ясно посочени в членове 1 и 4 от този регламент, член 13, параграф 3 от него изглежда ясен и недвусмислен, доколкото задължава държавите членки да вземат подходящи административни и съдебни мерки за предотвратяване или спиране на използването на ЗНП или на ЗГУ за обозначаване на произведени на тяхна територия продукти, които не отговарят на приложимата продуктова спецификация, включително когато тези продукти са предназначени за износ в трети държави.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

Като не е предотвратило или спряло използването от датските млекопроизводители на защитеното наименование за произход (ЗНП) „Feta“ за обозначаване на сирене, което не съответства на продуктовата спецификация на това ЗНП, Кралство Дания не е изпълнило задълженията си по член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Търпимост при нарушаване на права върху марки - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с интересно тълкувателно решение по дело C‑466/20 HEITEC AG срещу HEITECH Promotion GmbH. Казусът касае въпросът от кога тече срокът на търпимост, след който притежателят на регистрирана марка не може да се противопостави на нейното използване от нарушител. Предисторията на конфликта е следната:

Жалбоподателят в главното производство Heitec е притежател на словната марка на Европейския съюз „HEITEC“, заявена на 18 март 1998 г. с претенция за предходност към 13 юли 1991 г. и регистрирана на 4 юли 2005 г.

Жалбоподателят е вписан в търговския регистър през 1984 г. с наименованието Heitec Industrieplanung GmbH. През 1988 г. фирменото наименование е променено на Heitec GmbH. От 2000 г. той упражнява дейността си под наименованието Heitec AG.

Heitech, чийто управител е RW, е вписано в търговския регистър на 16 април 2003 г.

Heitech е притежател на германска фигуративна марка, съдържаща словния елемент „heitech promotion“, заявена на 17 септември 2002 г. и регистрирана на 4 февруари 2003 г., която то използва поне от 29 септември 2004 г., както и на фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“, заявена на 6 февруари 2008 г. и регистрирана на 20 ноември 2008 г., която то използва поне от 6 май 2009 г.

С писмо от 29 ноември 2004 г. Heitech се свързва с представителите на Heitec, за да установи дали последно посоченото дружество е съгласно да се сключи споразумение за едновременно съществуване на марките.

На 7 юли 2008 г. Heitec узнава за подаването на заявката на Heitech за регистрация на фигуративната марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“.

С писмо от 22 април 2009 г. Heitec отправя до Heitech предупреждение относно използването от последното на търговското му наименование и на марката на Европейския съюз, съдържащи словния елемент „heitech“. В отговора си от 6 май 2009 г. Heitech отново предлага сключване на споразумение за едновременно съществуване на марките.

На 31 декември 2012 г. в Областен съд Нюрнберг-Фюрт, Германия по факс постъпва искова молба от Heitec срещу Heitech и RW. Исковата молба е с дата 15 декември 2012 г. С акт от 4 януари 2013 г. Heitec е приканено да внесе депозит за съдебните разноски.

На 12 март 2013 г. съдът указва на представителя на Heitec, че посоченият депозит за съдебните разноски не е бил внесен и че не са представени оригиналите на исковата молба.

С писмо от 23 септември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че отказва да сключи споразумение за едновременно съществуване на марките, като му предлага да сключи лицензионно споразумение и посочва, че е започнало съдебно производство.

С писмо от 29 декември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че основание за съдебното производство е търговското му наименование и че е притежател на марката на Европейския съюз „HEITEC“. То заявява, че съдебното производство е висящо.

На 30 декември 2013 г. Областен съд Нюрнберг-Фюрт получава съобщение от Heitec с дата 12 декември 2013 г., придружено от чек за съдебните разноски, както и нова искова молба с дата 4 октомври 2013 г.

На 14 януари 2014 г. този съд указва на Heitec, че е необходимо да предостави и исковата молба от 15 декември 2012 г., като отбелязва, че оригиналите все още не са представени. На 22 февруари 2014 г. въпросните оригинали са получени от посочения съд.

На 24 февруари 2014 г. същият съд указва на Heitec, че исканията в оригиналите на исковата молба, получени на 22 февруари 2014 г., не съвпадат с исканията в исковата молба, подадена на 31 декември 2012 г.

На 16 май 2014 г. Областен съд Нюрнберг-Фюрт открива подготвителната писмена фаза на производството и разпорежда на ответниците в главното производство да бъдат връчени копия от исковата молба от 15 декември 2012 г., които са направени от посочения съд. В крайна сметка това връчване е извършено на 23 май 2014 г.

С иска си Heitec предявява главни искания, при които като основание посочва нарушение на правата, предоставени му от търговското наименование HEITEC, а при условията на евентуалност, искания, основани на нарушение на неговата марка на Европейския съюз „HEITEC“. То иска Heitech да бъде осъдено да преустанови търговската си дейност под търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“, да преустанови поставянето на словните елементи „heitech promotion“ и „heitech“ върху стоки, както и да преустанови да продава или да рекламира стоки или услуги с тези знаци, да преустанови използването или прехвърлянето на използвания за търговска дейност интернет сайт heitech promotion.de и да се съгласи да бъде заличена фирмата му в търговския регистър. Освен това Heitec предявява искания за предоставяне на информация, за установяване на задължение за обезщетение за вреди, за унищожаване на стоки и за покриване на разноски по отправянето на предупреждение.

Областен съд Нюрнберг-Фюрт осъжда Heitech да заплати на Heitec сума в размер на 1 353,80 EUR, заедно с лихвите, за покриване на разноски по отправянето на предупреждение и отхвърля останалите искания на Heitec.

Heitec подава въззивна жалба срещу решението на Областен съд Нюрнберг-Фюрт пред Висш областен съд Нюрнберг, Германия.

Висш областен съд Нюрнберг приема, че предявеният от Heitec иск е неоснователен, тъй като правото на Heitec да го предяви е било преклудирано. В това отношение посоченият съд отбелязва, че Heitech е използвало последващите си знаци през непрекъснат период от поне пет години и че Heitec е търпяло това използване, тъй като, въпреки че е знаело за използването, не е предприело достатъчни мерки, за да го преустанови.

Според посочената юрисдикция този иск не води до прекъсване на срока за изгубване на права, тъй като Heitech и RW са уведомени за него едва след изтичането на пет години от отправяне на предупреждението, предхождащо предявяването на посочения иск.

Heitec подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция.

Тази юрисдикция констатира, че изходът от производството по обжалване зависи от това дали правото на Heitec да иска преустановяване на нарушението на неговите права и правото на последващи искания съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, и съгласно член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е погасено по давност.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че преклузивният срок за исканията на Heitec, които по същество се отнасят до използването от Heitech на притежаваната от него германска марка, е уреден в член 21, параграф 1 от Закона за марките във връзка с член 125b, точка 3 от този закон, доколкото основание на тези искания е притежаваната от Heitec марка на Европейския съюз.

Запитващата юрисдикция уточнява, че с член 21, параграф 1 от Закона за марките се транспонира в германското право предвиденото в член 9 от Директива 2008/95 ограничаване в резултат на бездействие на правото на противопоставяне на използването на регистрирана марка, предоставено с марки (член 9, параграф 1 от Директива 2008/95) и с други знаци — сред които търговски наименования — използвани в търговската дейност (член 9, параграф 2 от Директива 2008/95).

Доколкото Heitec се противопоставя на използването на търговското наименование на Heitech, съгласно констатациите на запитващата юрисдикция преклузивният срок е уреден от член 21, параграф 2 от Закона за марките. В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че макар нормативното съдържание на тази разпоредба да надхвърля това на Директива 2008/95 и също така да не е отразено в член 54 от Регламент № 207/2009, същото следва да се тълкува въз основа на тълкуването, което следва да се даде на член 21, параграф 1 от Закона за марките в съответствие с тази директива.

Що се отнася до исканията на Heitec относно използването от Heitech на притежаваната от него марка на Европейския съюз, запитващата юрисдикция констатира, че относими са членове 54 и 110, както и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.

Тази юрисдикция отбелязва, че Висш областен съд Нюрнберг не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че в случая поне от 6 май 2009 г. е било налице „използване“ по смисъла на член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009, и че Heitec е узнало за това с писмото от 6 май 2009 г., което Heitech му е изпратило. Освен това било безспорно, че Heitech не е упреквано, че е действало недобросъвестно.

С оглед на тези обстоятелства е необходимо да се определи в какво точно се изразява „търпимостта“ по смисъла на член 9 от Директива 2008/95, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009.

В това отношение, от една страна, следва да се уточни дали е възможно да се изключи търпимост не само когато е предявен иск или подадена жалба пред административен или съдебен орган, но и в случай на отправяне на предупреждение. От друга страна, е необходимо да се определи дали в случай на иск, за да се определи дали той е предявен преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, следва да се вземе предвид датата на подаване на исковата молба или датата на получаването ѝ от ответника. В този контекст би било важно да се уточни дали в това отношение е релевантен фактът, че връчването на посочения акт е било забавено по вина на притежателя на по-ранната марка.

Освен това следвало да се определи дали изгубването на право се отнася само до искането за преустановяване на нарушение или също така до последващи или свързани с него искания, каквито са исканията за заплащане на обезщетения за вреди, за предоставяне на информация и за унищожаване на стоки.

При тези обстоятелства Федерален върховен съд, Германия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Може ли търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да бъде изключена не само при предявяване на иск или подаване на жалба по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд?

2)  При утвърдителен отговор на първия въпрос:

представлява ли отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде заведено съдебно производство, да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, действие, противостоящо на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009?

3) Кое е от значение за изчисляването на петгодишния период на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в случай на съдебно обжалване — подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата от ответника? В този контекст от значение ли е обстоятелството, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на жалбата от ответника се забавя до момента, в който петгодишният период вече е изтекъл?

4) Обхваща ли изгубването на права съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, освен правото да се иска преустановяване на нарушението, и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на вреди, предоставяне на информация и унищожаване?“.

Решението на съда:

1)  Член 9 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че действие като отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право се противопоставя на използването на по-късна марка, без обаче да направи необходимото, за да постигне правнообвързващо решение на спора, не прекратява търпимостта и следователно не води до прекъсване на срока за изгубване на права, посочен в тези разпоредби.

2)  Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че предявяването на иск, с който притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право иска обявяване на недействителност на по-късна марка или се противопоставя на използването ѝ, не може да се счита, че възпрепятства посоченото в тези разпоредби изгубване на права вследствие на търпимост, когато исковата молба, макар и подадена преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, поради неполагането на дължима грижа от страна на ищеца не е отговаряла на изискванията на приложимото национално право, за да бъде връчена, и нередовностите са били отстранени едва след тази дата по причини, за които отговорност носи ищецът.

3) Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на тези разпоредби изгубва правото си да иска обявяването на по-късна марка за недействителна и да поиска преустановяване на използването ѝ, това изгубване на права не му позволява също така да предявява последващи или свързани искания, като например искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоки.

Донътите не са сходни на течност за цигари - DONUTKING загуби опозиция във Великобритания

Интересен казус между търговски марки намери своето решение наскоро във Великобритания. Основният въпрос по спора е дали има сходство между стоките течност за цигари и сладкарски изделия (донъти), съответно заведения за бързо хранене.

Следната заявка за национална комбинирана марка е подадена през 2016г. във Великобритания за стоките от клас 34 (електронни цигари, течности за електронни цигари кутии с масла и ароматизатори, картомайзери и пулверизатори):

Срещу тази марка е подадена опозиция от автстралийската компания Donut King Franchise Pty Ltd на основание международна марка за Великобритания DONUTKING в класове 29, 30, 43.

Компанията претендира сходство на марките, възползване от репутацията на нейната марка и нелоялна конкуренция.

Според Donut King стоките на двете марки са допълващи се, като предоставя доказателства за магазини за пордажба на течности за цигари в комбинация с кафене. Друго основание за сходство е фактът, че течностите за цигари често имитират вкусът и мириса на хранителни продукти, включително сладкиши.

Патентното ведомство на страната отхвърля доводът за допълващи се стоки. Представените доказателства за недостатъчни, тъй като касаят само няколко подобни обекта. По своята същност въпросните стоки са различни и се потребяват по различен начин. Под допълващи се стоки се предполага, че тяхното използване е близко свързано и важно, което в случая не е така.

Според ведомството марките са ниско сходни във визуално отношение и средно до високо сходни във фонетично и концептуално отношение.

Поради липсата на сходство в стоките обаче опозицията е отхвърлена. Компанията не е доказала в достатъчна степен и наличие на репутация в страната. На тази основа е отхвърлена и претенцията за нелоялна конкуренция.

Източник: WTR (by Alison Brennan and Louise Carey - Burges Salmon LLP) for Lexology.

Дания с проблеми относно географско означение за сирене Фета

Генералният адвокат на Европейския съд Т. ĆAPETA излезе със становище по Дело C‑159/20 Европейска комисия срещу Кралство Дания.

Делото касае следната предистория:

Делото касае защитата на географското означение „Feta“ и неговото правоприлагане на територията на Дания.

По настоящото дело Европейската комисия предявява иск, че Кралство Дания не е изпълнило задълженията си по член 13 от Регламент № 1151/2012(3), като не е предотвратило или спряло използването на наименованието „Feta“ върху сирене, произвеждано в Дания и предназначено за износ в трети държави. Комисията твърди също, че Кралство Дания не е изпълнило задълженията си за лоялно сътрудничество, произтичащи от член 4, параграф 3 ДЕС сам по себе си или във връзка с член 1, параграф 1 и член 4 от Регламент № 1151/2012.

„Feta“ е вид сирене, което традиционно се произвежда от овче или овче и козе мляко в някои части на Гърция. От значение за настоящото дело е, че от 2002 г. наименованието „Feta“ е регистрирано като защитено наименование за произход (ЗНП) съгласно правото на Съюза(5).

Съгласно Регламент № 1151/2012 регистрацията на наименованието „Feta“ като ЗНП означава, че то може да се използва само за сирене, което е с произход от посочения географски район в Гърция и отговаря на продуктовата спецификация в Регламент № 1829/2002.

Член 13, параграф 3 от Регламент № 1151/2012 задължава държавите членки да предприемат необходимите мерки за предотвратяване или спиране на неправомерното използване на регистрирани ЗНП на тяхна територия. Комисията, подкрепена от Република Гърция и Република Кипър, твърди, че Кралство Дания е нарушило това задължение, като не е предотвратило или спряло използването на наименованието „Feta“ за сирене, което е произведено в Дания и е предназначено за износ в трети държави.

Кралство Дания не отрича, че не предотвратява и не спира производителите на негова територия да използват наименованието „Feta“, ако техните продукти са предназначени за износ в трети държави. То обаче счита, че Регламент № 1151/2012 се прилага само за продукти, продавани в Съюза, и не обхваща износа за трети държави. Следователно според него използването на наименованието „Feta“ за сирене, произведено в Дания, но предназначено само за износ за пазарите на трети държави, където наименованието „Feta“ не е защитено въз основа на международно споразумение, не представлява нарушение на Регламент № 1151/2012. Ето защо фактът, че не се предотвратява или спира използването на наименованието „Feta“ за изнасяно сирене, не съставлявал нарушение на задължението по член 13, параграф 3 от Регламент № 1151/2012, тъй като от тази разпоредба не произтичало такова задължение.

По същество основният спор между страните по настоящото дело е за това дали приложимото право на Съюза забранява използването на наименованието „Feta“ за изнасяни за трети държави продукти, които не са произведени в съответствие с продуктовата спецификация на „Feta“ като регистрирано ЗНП.

Следва да бъде ясно, че спорът не се отнася до компетентността на Съюза. Кралство Дания не твърди, че Съюзът не е компетентен да приема законодателни актове, с които да забрани използването на наименованието „Feta“ за изнасяни продукти. То само твърди, че съгласно действащото законодателство законодателят на Съюза не е избрал да забрани такова използване.

Следователно по настоящото дело Съдът трябва да тълкува приложното поле на Регламент № 1151/2012. Предпоставка за това е да се разбере какви са основната причина и цел на закрилата на географските означения, и по-точно на ЗНП, така както са предвидени от законодателя на Съюза. По това дело се повдигат и някои важни въпроси относно принципа на лоялно сътрудничество, предвиден в член 4, параграф 3 ДЕС, в контекста на исковете за установяване на неизпълнение на задължения, предявени срещу държавите членки.

Становището на Генералния адвокат:

С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда:

1)  да обяви, че като не е предотвратило или спряло използването от датски производители на регистрираното наименование „Feta“ за сирене, предназначено за износ в трети държави, Кралство Дания не е изпълнило задълженията си по член 13 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни,

2) да отхвърли иска в останалата му част,

3) да осъди Европейската комисия и Кралство Дания да понесат направените от тях съдебни разноски и

4)  да осъди Република Гърция и Република Кипър да понесат направените от тях съдебни разноски.

Ябълката на Apple или не съвсем - казус от Япония

Masaki Mikami публикува нова интересна статия свързана с решение на Японското патентно ведомство по казус с фигуративни марки.

Спорът касае следната регистрирана фигуративна марка в клас 9 - калъфи за телефони, таблети и лаптопи:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от Apple Inc. на основание следната по-ранна фигуративна марка за същия клас, за която е претендирана и репутация на територията на Япония:

Макар Патентното ведомство да признава репутацията на марката на Apple, то заключава, че двата знака не са объркващо сходни.

От визуална гледна точка по-късната марка е различна, дори и ако се завърти на 90 градуса, според ведомството впечатлението което създава е различно от това на известната марка на Apple.

Фонетично марките не могат да бъдат сравнявани, тъй като не създават конкретно звуково възприятие.

От концептуална гледна точка, по-ранната марка се свързна с американската компания, производител на различни технологични продукти. По-късната марка от своя страна не създава конкретно смислово значение.

С оглед на това ведомството приема, че марките не са сходни и отхвърля искането за заличаване.

Източник: Masaki Mikami - Marks IP Law Firm.

Samsung загуби опозиция срещу марка Funky Galaxy в Япония

KING Entertainment Co., Ltd подава заявка за национална марка „Funky Galaxy“ в Япония за класове: 

• 9 („телекомуникационни машини и апарати; лични цифрови асистенти; смартфони; електронни машини и апарати и техните части.“), 16, 35 и 41.

Samsung подава опозиция срещу тази заявка на основание по-ранни марки GALAXY за класове 9, 35 и 41. Според компанията марките са объркващо сходни имайки предвид общоизвестния характер на по-ранната марка GALAXY за телефони, която е на трето място по пазарен дял в страната.

Патентното ведомство на Япония обаче отхвърля опозицията в нейната цялост. Според анализът марките не са сходни във визуално и фонетично отношение поради наличието на думата FUNKY.

В концептуално отношение знаците са още по-малко сходни, тъй като заявената марка няма конкретен смисъл за потребителите в Япония, докато по-ранната марка Galaxy означава галактика.

Източник: Masaki MIKAMI - Marks IP Law Firm.

Нови такси за посочване на Япония в международни заявки за марки

WIPO съобщава за нови такси касаещи посочване на Япония в международни заявки за търговски марки, които влизат в сила от 01.04.2022. Таксите са както следва:

Сони загуби GT надпревара за своя марка в ЕС

Европейският съд излезе с решение по дело  T‑463/20, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd и Wai Leong Wong, което оценява ролята на стилизираните словни елементи при сравнение на търговски марки.

През 2017 година г-н Wai Leong Wong подава заявка за словна европейска марка GT RACING за клас 18 - „Кожа и имитация на кожа и изделия от тези материали (които не са включени в други класове), а именно кожени чанти, калъфи, чанти, раници, портфейли, портмонета, багажи и куфари; чанти; Спортни чанти; куфари и пътни чанти; калъфи за суета; чанти, раници и раници; Портфейли, калъфи за ключове, портмонета и чанти; калъфи за кредитни карти, калъфи за визитни карти; чанти, чанти за бутилки, чанти за плочи, чанти за книги; дамски чанти; пазарски чанти; калъфи, багаж и куфари, уикенд чанти; куфарчета; чадъри и бастуни; чадъри за голф; части, принадлежности и аксесоари за всички горепосочени стоки.

Срещу тази марка е подадена опозиция от SONY на основание серия от по-ранни марки:

- Фигуративна европейска марка No 820738 за класове 9, 16, 28:

- GRAN TURISMO NETWORK, No 2261873 за класове 9, 16, 28, 41 и 42

- Комбинирана европейска марка No 12340981 за класове 9, 16, 28 и 41:

- Комбинирана европейска марка  No 12341061 за класове 9, 16, 28 и 41:

- Цитирани са и нерегистрирани марки за посочените по-горе марки, използвани за различни продукти и услуги свързани с видео игри.

EUIPO отхвърля опозицията. Според ведомството посочените знаци са несходни на заявения.

Повечето от марките се състоят от напълно различни словни части. По отношение на елемента GT ведомството приема че той не сходен на по-ранната марка No 820738, тъй като няма фонетично, визуално и концептуално сходство. Причината е че по-ранният знак е представен по такъв стилизиран начин при който потребителите трудно биха разпознали директно думата GT. По-вероятно е потребителите да възприемат марката единствено, като фигуративен елемент.

Европейският съд потвърждава това решение.

Фейсбук заяви марка META но дали ще успее да я регистрира успешно

Наскоро Фейсбук обяви, че компанията майка стояща зад услугите на Фейсбук, Уотсъп, Инстаграм, Окюлъс ще се казва META.

Извън корпоративната и маркетингова страна на въпроса е интересно как стоят нещата и от гледна точка на защита на търговски марки.

Въпреки че фирмените наименования се регистрират по търговския закон, повечето от компаниите предпочитат да имат и аналогични регистрирани марки.

Така е и в случая на Фейсбук, които са заявили марка META № 97097363 в САЩ за класове 9, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

Въпросът е дали такава марка може да се защити успешно в случай, че има вече регистрирани такива марки.

Бързо проучване в TMView показва наличие на 2 988 вече заявени или регистрирани по-ранни марки в множество държави по света, включително и САЩ, за същия обхват класове.

Прави впечатление, че има налична заявка за марка META № 97097845, заявена в САЩ от NFT Technology Inc за клас 9 - софтуер, на същата дата на която е заявена и марката на Фейсбук.

Интересно е дали Фейсбук са направили предварително проучване и анализ на възможностите си да регистрират такава марка. С оглед сходството на знаците и стоките е логично да се предположи, че бъдещи опити на компанията на регистрира марка META ще срещнат множество опозиции по цял свят.

С една дума макар обявената Мета вселена да бъде ново голямо място за бизнес и комуникация, то IP свелената може да се окаже доста по-тясна за Фейсбук.

Но дали е възможно Facebook да бъдат принудени да не използват META?

Това зависи от редица фактори. Ако използват знака само като фирмено наименование може би няма да бъде сериозен проблем. Но ако започнат да предлагат стоки и услуги под марка това може да влезе колизия с вече регистрирани марки. Естествено налице е и опцията за извън съдебни споразумения.

Дали рискът е оправдан предстой да видим. Факт обаче че избор на марка, която да се използва на международно ниво е изключително труден и изисква сериозна подготовка и анализ.