Европейският съд, бутилки за мляко и недобросъвестност - The European Court, milk bottles and bad faith

Европейският съд излезе с решение по дело C‑320/12  Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v Ankenævnet for Patenter og Varemærker преди около един месец.
Делото касае следното:

През 1965 г. Yakult регистрира в Япония като промишлен дизайн или модел пластмасова бутилка за млечна напитка, която впоследствие е регистрирана като марка в Япония и в редица други страни, сред които държави — членки на Европейския съюз.

От 1977 г. Malaysia Dairy произвежда и продава млечна напитка в пластмасова бутилка. След подаване през 1980 г. на заявка Malaysia Dairy регистрира по-конкретно в Малайзия своята пластмасова бутилка.

През 1993 г. Malaysia Dairy и Yakult сключват спогодба, установяваща взаимните им права и задължения във връзка с използването и регистрацията на техните бутилки в определени държави.

Вследствие на подадена през 1995 г. заявка за регистрация Malaysia Dairy регистрира в Дания своята пластмасова бутилка като триизмерна марка.

На 16 октомври 2000 г. Yakult възразява срещу тази регистрация, поради това че Malaysia Dairy е знаело или е трябвало да знае за съществуването в чужбина на по-ранни идентични марки на Yakult към момента на подаване на своята заявка за регистрация по смисъла на член 15, параграф 3, точка 3 от Закона за марките. С решение от 14 юни 2005 г. Patent- og Varemærkestyrelsen (датското Ведомство за патентите и марките) отхвърля претенцията на Yakult, посочвайки по-специално че тъй като Malaysia Dairy е имало регистрирана в Малайзия марка, която то е поискало да регистрира впоследствие в Дания, неговата недобросъвестност не може в случая да се докаже само с обстоятелството, че към момента на подаване на заявката то е знаело за притежаваната от Yakult чуждестранна марка.

Yakult обжалва решението пред комисията по жалбите, която с решение от 16 октомври 2006 г. отменя регистрацията на притежаваната от Malaysia Dairy марка. Комисията по жалбите приема по-конкретно че член 15, параграф 3, точка 3 от Закона за марките трябва да се тълкува в смисъл, че действителната или предполагаема осведоменост за използването в чужбина на дадена марка по смисъла на тази разпоредба е достатъчна да се заключи, че авторът на заявката за регистриране на марката (наричан по-нататък „заявителят“) е недобросъвестен, дори да се предположи, че преди това той е регистрирал тази марка в друга страна.

Malaysia Dairy обжалва решението на комисията по жалбите пред Sø- og Handelsretten (Морски и търговски съд), който с решение от 22 октомври 2009 г. потвърждава решението на комисията по жалбите, посочвайки по-специално че безспорно Malaysia Dairy е знаело за по-ранната марка на Yakult към момента на подаване на своята заявка за регистрация в Дания.

На 4 ноември 2009 г. Malaysia Dairy подава жалба пред Højesteret срещу това решение.

Според запитващата юрисдикция между страните в главното производство има разногласие по въпроса, от една страна, дали понятието за недобросъвестност по смисъла на член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува по един и същи начин в правото на Съюза, и от друга страна, дали е достатъчно, за да се заключи, че заявителят е недобросъвестен по смисъла на тази разпоредба, той да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка.

Предвид тези обстоятелства Højesteret решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Представлява ли понятието за недобросъвестност по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[…] израз на правен стандарт, който може да се изпълва със съдържание в съответствие с националното право, или е понятие на правото на Съюза, което следва да се тълкува еднакво в целия Европейски съюз?

2) Ако понятието за недобросъвестност по член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[…] е понятие на правото на Съюза, следва ли то да се разбира в смисъл, че би могло да е достатъчно заявителят да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка в момента на подаване на заявката, или са налице допълнителни изисквания относно субективното отношение на заявителя, за да може да се откаже извършването на регистрация?

3) Може ли държава членка да избере да въведе специфична защита на чуждестранните марки, която по отношение на изискването за недобросъвестност се отличава от член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95[…], например чрез въвеждането на специално изискване заявителят да е знаел или да е трябвало да знае за чуждестранната марка?“.

Решението на съда е:

1) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „недобросъвестно“ по смисъла на тази разпоредба е самостоятелно понятие на правото на Съюза, което трябва да се тълкува по еднакъв начин в Европейския съюз.

2) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се установи наличието на недобросъвестност на автора на заявка за регистрация на марка по смисъла на тази разпоредба, трябва да се вземат предвид всички относими към конкретния случай фактори, които са налице към момента на подаване на заявката за регистрация. Обстоятелството, че авторът на заявката е знаел или е трябвало да знае при подаване на заявката за използването от трето лице в чужбина на марка, която може да се обърка с марката, чието регистриране е поискал, не е достатъчно само по себе си, за да докаже наличието по смисъла на тази разпоредба на недобросъвестност на автора на заявката.

3) Член 4, параграф 4, буква ж) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да въвеждат специфичен режим на защита на чуждестранните марки, който е различен от установения от тази разпоредба и се основава на обстоятелството, че авторът на заявката за регистрация на марка е знаел или е трябвало да знае за дадена чуждестранна марка.

English version

The European Court issued judgment in the Case C‑320/12  Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v Ankenævnet for Patenter og Varemærker about one month ago.
The case concerns the following:

In 1965, Yakult obtained, in Japan, the registration as a model or design of a plastic bottle for a milk drink, which was subsequently registered as a trade mark in Japan and a number of other countries, including Member States of the European Union.

Malaysia Dairy has since 1977 produced and marketed a milk drink in a plastic bottle. Following an application filed in 1980, Malaysia Dairy obtained the registration as a trade mark of its similar plastic bottle, inter alia in Malaysia.

In 1993, Malaysia Dairy and Yakult entered into a settlement agreement which laid down their rights and mutual obligations concerning the use and registration of their respective bottles in a number of countries.

Following an application for registration filed in 1995, Malaysia Dairy obtained the registration, in Denmark, of its plastic bottle as a three‑dimensional trade mark.

On 16 October 2000, Yakult opposed that registration, relying on the fact that Malaysia Dairy knew or should have known of the existence, abroad, of identical earlier marks of which Yakult is the proprietor at the time that its application for registration was filed for the purposes of Paragraph 15(3)(3) of the Law on trade marks. By decision of 14 June 2005, the Patent- og Varemærkestyrelsen (the Danish Patent and Trade Mark Office) rejected Yakult’s application, stating inter alia that, since Malaysia Dairy had a mark registered in Malaysia whose registration it subsequently applied for in Denmark, its bad faith could not in the present case be demonstrated by the mere fact that, at the time that it filed its application for registration, it knew of the foreign trade mark of which Yakult is the proprietor.

Yakult contested the decision of 14 June 2005 before the Appeal Board, which, on 16 October 2006, made a decision to cancel the registration of the trade mark of which Malaysia Dairy is the proprietor. The Appeal Board took the view, inter alia, that Article 15(3)(3) of the Law on trade marks must be interpreted as meaning that actual or presumed knowledge of a mark in use abroad for the purposes of that provision is sufficient to establish that the person filing the application for registration of a trade mark (‘the applicant’) is acting in bad faith, even if it can be assumed that the applicant had acquired at an earlier point in time a registration of the mark applied for in another country.

Malaysia Dairy brought an action against the decision of the Appeal Board before the Sø- og Handelsretten (Maritime and Commercial Court), which, by judgment of 22 October 2009, confirmed the decision of the Appeal Board, stating, inter alia, that it was not disputed that Malaysia Dairy knew of Yakult’s earlier mark at the time that it filed its application for registration in Denmark.

On 4 November 2009, Malaysia Dairy appealed against that judgment before the Højesteret (Supreme Court).

According to the referring court, the parties in the main proceedings disagree as to whether, first, the concept of ‘bad faith’ within the meaning of Article 4(4)(g) of Directive 2008/95 must be given a uniform interpretation in European Union law and, second, whether it is sufficient, in order to establish that the applicant was acting in bad faith within the meaning of that provision, that the applicant knew or should have known of the foreign mark.

In those circumstances, the Højesteret decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

‘1.      Is the concept of bad faith in Article 4(4)(g) of Directive 2008/95 … an expression of a legal standard which may be filled out in accordance with national law, or is it a concept of European Union law which must be given a uniform interpretation throughout the European Union?

2.      If the concept of bad faith in Article 4(4)(g) of Directive 2008/95 is a concept of European Union law, must the concept be understood as meaning that it may suffice that the applicant knew or should have known of the foreign mark at the time of filing the application, or is there a further requirement concerning the applicant’s subjective position in order for registration to be denied?

3.      Can a Member State choose to introduce a specific protection of foreign marks which, in relation to the requirement of bad faith, differs from Article 4(4)(g) of Directive 2008/95, for example by laying down a special requirement that the applicant knew or should have known of the foreign mark?’

The Court's decision is:

1. Article 4(4)(g) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the concept of ‘bad faith’, within the meaning of that provision, is an autonomous concept of European Union law which must be given a uniform interpretation in the European Union.

2.Article 4(4)(g) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that, in order to permit the conclusion that the person making the application for registration of a trade mark is acting in bad faith within the meaning of that provision, it is necessary to take into consideration all the relevant factors specific to the particular case which pertained at the time of filing the application for registration. The fact that the person making that application knows or should know that a third party is using a mark abroad at the time of filing his application which is liable to be confused with the mark whose registration has been applied for is not sufficient, in itself, to permit the conclusion that the person making that application is acting in bad faith within the meaning of that provision.

3. Article 4(4)(g) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it does not allow Member States to introduce a system of specific protection of foreign marks which differs from the system established by that provision and which is based on the fact that the person making the application for registration of a mark knew or should have known of a foreign mark.