Европейският съд излезе с решение по обединени дела C‑720/18 и C‑721/18 Ferrari SpA срещу DU.
Тези дела касаят следното:
Ferrari е притежател на марка TESTAROSSA.
Тази марка е регистрирана на 22 юли 1987 г., като международна марка № 515 107 за следните стоки от клас 12 :„Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода, по-специално автомобили и техните части“.
На 7 май 1990 г. същата марка е регистрирана и в Германската служба за патенти и марки, като марка № 11158448 за следните стоки от клас 12: „Сухопътни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове и техните части; двигатели за сухопътни превозни средства; съставни части на автомобили, а именно тегличи, багажници, багажници за ски, калобрани, вериги за сняг, спойлери, облегалки за глава, предпазни колани, обезопасителни седалки за деца“.
Тъй като Областен съд Дюселдорф, Германия разпорежда заличаване поради отмяна на двете марки на Ferrari, посочени в точки 14 и 15 от настоящото решение (наричани по-нататък заедно „спорните марки“), на основание че Ferrari не е използвало реално през непрекъснат период от пет години тези марки в Германия и в Швейцария за стоките, за които са регистрирани, Ferrari обжалва решенията на тази юрисдикция пред Върховен областен съд Дюселдорф, Германия.
Запитващата юрисдикция посочва, че между 1984 г. и 1991 г. Ferrari предлага на пазара модел на спортен автомобил под наименованието „Testarossa“, а до 1996 г. — модели 512 TR и F512 M, които са го заменили. През 2014 г. Ferrari било произвело един-единствен екземпляр от модела Ferrari F12 TRS. От предоставените от запитващата юрисдикция данни е видно, че през периода, релевантен за преценката на използването на спорните марки, Ferrari ги използва за обозначаване на резервни части и аксесоари на много скъпите луксозни спортни автомобили, продавани преди това с тези марки.
Като счита, че използването на дадена марка невинаги трябва да бъде значително, за да се счита за реално, и като има предвид и факта, че Ferrari е използвало спорните марки за скъпи спортни автомобили, от които обикновено се произвежда само малък брой, запитващата юрисдикция не споделя гледната точка на първоинстанционния съд, че обхватът на изтъкнатото от Ferrari използване не е достатъчен, за да се докаже реалното използване на тези марки.
Според запитващата юрисдикция обаче е спорно дали тези особености следва да се вземат предвид по отношение на спорните марки, доколкото те са регистрирани не за скъпи луксозни спортни автомобили, а като цяло за автомобили и за техните части. Запитващата юрисдикция счита, че ако следва да се разгледа дали спорните марки са били реално използвани на масовия пазар на автомобили и техните части, би следвало автоматично да се заключи, че не е налице реално използване.
Запитващата юрисдикция добавя, че Ferrari твърди, че след извършен преглед е препродавало употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки. Първоинстанционният съд приел, че това не представлява ново използване на спорните марки, тъй като след първото пускане на пазара на стоките, носещи тези марки, правата, които Ferrari черпело от тях, били изчерпани и то не било в състояние да забрани препродажбата на тези стоки.
Първоинстанционният съд приема, че тъй като понятието за „използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марка“, не можело да има по-широк обхват от понятието за неправомерно използване на марка, действията по използване, които притежателят на тази марка не може да забрани на трети лица, не можели да представляват използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марката. От своя страна Ferrari поддържало, че продажбата на употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки, означавала, че то отново признава съответното превозно средство и следователно представлявала ново използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани със спорните марки.
Прилагането на тези принципи към споровете по главните производства давало възможност те да бъдат решени, без да се разпореди събиране на доказателства, тъй като Ferrari изложило достатъчно обстойно извършените от него действия по използване и също така представило доказателства, докато DU само оспорвал твърденията на Ferrari, без да представи доказателства от своя страна. Следователно трябвало да се приеме, че той не е изпълнил изискванията във връзка с тежестта на доказване. Ако тази тежест обаче се носи от Ferrari в качеството му на притежател на спорните марки, било необходимо да се разгледат представените от него доказателства.
При тези обстоятелства Върховен областен съд Дюселдорф решава да спре производството и да постави на Съда следните идентични за двете дела преюдициални въпроси:
1) При преценката дали е налице реално по вида и обхвата си използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] в случай на марка, която е регистрирана за широка категория стоки, в случая сухопътни превозни средства, и по-специално автомобили и техните части, но която действително е използвана само за специален пазарен сегмент, в случая скъпи луксозни спортни автомобили и техните части, следва ли да се вземе предвид пазарът на регистрираната категория стоки като цяло, или може да се вземе предвид специалният пазарен сегмент? Когато използването за специалния пазарен сегмент е достатъчно, следва ли да се запазят правата върху марката в този сегмент в производство по заличаването ѝ поради нейната отмяна?
2) Представлява ли търговското разпространение на стоки втора употреба, които вече са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от притежателя на марката, използване на марката по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО от притежателя?
3) Използва ли се марка, която е регистрирана не само за дадена стока, а и за частите от тази стока, по начин, който гарантира запазването на правата и по отношение на стоката, когато тази стока вече не е предмет на търговско разпространение, но предмет на търговско разпространение са обозначените с марката аксесоари и резервни части за обозначена с марката стока, която в миналото е била предмет на търговско разпространение?
4) Когато се преценява дали е налице реално използване, следва ли да се вземе предвид и дали притежателят на марката предлага определени услуги за стоки, които вече са били предмет на търговско разпространение, без при това да използва марката?
5) Следва ли при проверката на използването на марката в съответната държава членка (в случая Германия) по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] да се вземе предвид и използването на марката в Швейцария съгласно член 5 от [Конвенцията от 1892 г.]?
6) Съвместимо ли е с Директива 2008/95 […] на притежателя на марка, чиято отмяна се иска, да се наложи задължение да посочи обстойно фактите, установяващи използването на марката, но рискът от невъзможността да се представят доказателства да се носи от ищеца, претендиращ заличаването на марката?“
Тълкувателното решение на съда:
1) Член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки, освен ако от относимите фактически обстоятелства и доказателства не следва, че потребителят, който желае да придобие същите стоки, ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които съответната марка е регистрирана.
2) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.
3) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, при условие че тези услуги се предоставят с посочената марка.
4) Член 351, първа алинея ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена между държава — членка на Съюза, и трета държава преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайните, марките и моделите, със съответните изменения — която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, докато посредством един от способите, посочени във втората алинея от тази разпоредба, могат да бъдат премахнати евентуалните несъответствия между Договора за функционирането на ЕС и посочената конвенция.
5) Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.
