Ferrari FXX K дизайн елементи и решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑123/20 Ferrari SpA срещу Mansory Design & Holding GmbH и WH. 

Казусът касае модел на Ферари FXX K, който е произведен в лимитирана серия и се различава визуално от друг модел 488 GTB само по някой допълнителни дизайн елементи от външния вид на колата.

Немската тунинг компания Mansory Design & Holding GmbH,WH започва да произвежда и подава тези тунинг елементи, така че собственици на Ферари 488 GTB да го направят да изглежда, като по-редкия модел FXX K.

Ферари завеждат съдебно дело за нарушаване на права върху нерегистриран европейски дизайн. Съдът в Германия отхвърля иска на Ферари, като приема, че претендираният нерегистриран дизайн несъществува.

Решението е обжалвано пред върховния съд на страната, който отправя запитване към Европейския съд да изясни дали публичното оповестяване на изображения на даден продукт, като публикуването на снимки на автомобил, може да доведе до публичното оповестяване на промишлен дизайн за част или компонент на този продукт, и — при утвърдителен отговор — доколко видимият външен вид на тази част или на този компонент трябва да е самостоятелен спрямо продукта, разглеждан като цяло, за да може да се провери дали този видим външен вид е оригинален.

Европейският съд постановява, че правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че публичното оповестяване на изображения на даден продукт, като публикуването на снимки на автомобил, води до публичното оповестяване на промишлен дизайн за част от този продукт или за компонент на посочения продукт като съставен продукт, стига при това оповестяване видимият външен вид на тази част или на този компонент да е ясно разпознаваем.

На първо място, Съдът отбелязва, че материалните предпоставки за възникване на закрилата на промишлен дизайн на Общността — независимо дали той е регистриран или не — а именно новост и оригиналност, са едни и същи както за продуктите, така и за частите на даден продукт. Щом тези материални условия са изпълнени, формалното условие за възникване на нерегистриран промишлен дизайн на Общността е публично оповестяване по смисъла на член 11, параграф 2 от Регламент № 6/2002(3). 

За да може публичното оповестяване на промишления дизайн на даден продукт, разглеждан като цяло, да доведе до оповестяване на промишления дизайн на част от този продукт, е задължително при това оповестяване видимият външен вид на тази част да е ясно разпознаваем. Това обаче не предполага задължение за авторите да оповестяват отделно всяка част от своите продукти, за която желаят да се ползват от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността.

На второ място, Съдът подчертава, че понятието „оригиналност“ по смисъла на член 6 от Регламент № 6/2002(4) урежда не връзките между промишления дизайн на даден продукт и промишлените дизайни на частите, които го съставят, а връзката между тези промишлени дизайни и други по-ранни дизайни. 

За да е възможно да се провери дали видимият външен вид на част от продукт или на компонент на съставен продукт отговаря на условието за оригиналност, е необходимо тази част или този компонент да представлява видима зона от продукта или от съставния продукт, ясно обособена чрез линии, контури, цветове, форми или особен строеж. Това предполага външният вид на тази част или на този компонент да е в състояние сам по себе си да създаде общо впечатление и да не може напълно да се изгуби в цялостния продукт.

Дали част от Ферари може да бъде защитена, като нерегистриран европейски дизайн?

Генералният адвокат на Европейския съд H. SAUGMANDSGAARD ØE излезе със сатновище по дело Дело C‑123/20 Ferrari SpA срещу Mansory Design & Holding GmbH.

Най-общо делото касае въпросът дали отделни елементи от цялостен дизайн могат да бъдат защитени, като нерегистриран европейски дизайн. Казусът има следната предистория:

Ferrari е установен в Италия производител на състезателни и спортни автомобили. Върховият му модел FXX K няма разрешение за движение по пътищата и е предназначен само за управление по състезателни писти.

Ferrari представя FXX K за първи път на обществеността в съобщение за пресата от 2 декември 2014 г. Това съобщение съдържа следните две изображения, показващи превозното средство съответно отстрани и отпред:

Моделът Ferrari FXX K, от който са произведени ограничен брой автомобили, се предлага в два варианта, различаващи се само по цвета на намиращото се на предния капак „V“. В първия вариант, онагледен от представените по-горе изображения, това „V“ е черно, с изключение на долната му част, която е в основния цвят на превозното средство. Във втория вариант посоченото „V“ е изцяло черно.

Mansory Design, чийто управител е WH, е предприятие за преустройство по предпочитание на клиента (или „тунинг“) на луксозни автомобили. Както Mansory Design, така и WH са установени в Германия. От 2016 г. това дружество произвежда и продава набори от елементи за закрепване по предпочитание на клиента (наречени „тунинг комплекти“), чието предназначение е да променят видимия външен вид на Ferrari 488 GTB (градски нелимитиран модел серийно производство, който се предлага от 2015 г.), така че да го доближи до този на Ferrari FXX K.

Mansory Design предлага няколко „тунинг комплекта“, които позволяват преобразуването на Ferrari 488 GTB: „Front kit“, „Rear kit“, „Side set“, „Roof cover“ и „Rear wing“. Освен това, то предлага два различни варианта на „Front kit“, съответстващи на двата варианта на Ferrari FXX K: в първия вариант „V“ върху предния капак е черно, с изключение на долната му част, докато във втория е изцяло черно.

Цялостното преустройство на Ferrari 488 GTB предполага подмяната на голяма част от видимата каросерия. През март 2016 г. по време на Автосалона в Женева (Швейцария), Mansory Design представя такова преустройство под наименованието „Mansory Siracusa 4XX“.

Ferrari счита, че с предлагането на тези „тунинг комплекти“ Mansory Design нарушава правата, предоставяни от един или няколко нерегистрирани промишлени дизайна на Общността, на които той бил притежател.

Ferrari твърди, като главно основание, че с предлагането на „Front kit“ се нарушава първи нерегистриран промишлен дизайн на Общността за видимия външен вид на тази част от неговия модел FXX K, която включва V-образния елемент на предния капак, излизащия от центъра на този първи елемент и разположен надлъжно елемент, който наподобява перка („стрингер“), интегрирания в бронята преден спойлер на две нива и централния вертикален свързващ мост, който свързва предния спойлер и предния капак. Тази зона се приемала като единица, която определя индивидуалния облик на това превозно средство, и в същото време предизвиквала асоциация със самолет или автомобил от Формула 1. Според Ferrari този нерегистриран промишлен дизайн на Общността възниква с публикуването на съобщението за пресата от 2 декември 2014 г.

При условията на евентуалност Ferrari твърди, че притежава втори нерегистриран промишлен дизайн на Общността за видимия външен вид на предния спойлер на две нива, че този промишлен дизайн е възникнал с посоченото съобщение за пресата, но не по-късно от публикуването на 3 април 2015 г. на филм, озаглавен Ferrari FXX K — The Making Of, и че Mansory Design е нарушил и него с предлагането на пазара на „Front kit“.

При условията на евентуалност спрямо предходното Ferrari мотивира иска си с трети нерегистриран промишлен дизайн на Общността за цялата външна форма на Ferrari FXX K, видна на друго изображение на превозното средство, в което то е показано по диагонал и което също е включено в съобщението за пресата от 2 декември 2014 г.

Що се отнася до комплектите, предлагани за продажба на територията на Федерална република Германия, Ferrari предявява и претенции, основани на защита от имитация съгласно правото в областта на нелоялната конкуренция.

Ferrari предявява пред първоинстанционния съд иск за преустановяване на създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа, използването или притежаването на спорните елементи за закрепване на територията на Европейския съюз, както и допълнителни искания (предоставяне на счетоводни данни, изтегляне на стоки, унищожаване и определяне на обезщетение за вреди). Областен съд, Германия отхвърля изцяло иска.

В производството пред въззивната инстанция Ferrari констатира, че е отпаднало основанието за произнасяне по същество по иска му за преустановяване на нарушението, както и по исканията му за изтегляне и унищожаване на продуктите, доколкото същите се основават на правата, предоставяни от посочените промишлени дизайни на Общността, чийто срок е изтекъл на 3 декември 2017 г.(3). Ferrari обаче поддържа по-специално исканията за обезщетение за претърпените от него вреди.

Въззивният съд отхвърля жалбата на Ferrari. Той приема по-специално че претенциите на това дружество, предявени на основание на претендираните нерегистрирани промишлени дизайни на Общността, са неоснователни. Според тази юрисдикция първият претендиран промишлен дизайн на Общността, който се отнася до частта на Ferrari FXX K, описана в точка 23 от настоящото заключение, не е възникнал, тъй като Ferrari не е доказало изпълнението на минималното изискване за наличие на „известна самостоятелност“ и „известна цялостност на формата“. Това дружество се позовавало само на произволно определена от него част от превозното средство. Вторият претендиран от Ferrari промишлен дизайн на Общността, който обхваща видимия външен вид на предния спойлер на две нива, също не е възникнал, тъй като не изпълнявал изискването за „цялостност на формата“. Колкото до третия промишлен дизайн за цялата външна форма на Ferrari FXX K той действително е възникнал, но не бил нарушен от Mansory Design.

Тогава Ferrari подава ревизионна жалба пред Федерален върховен съд. Последната юрисдикция счита, че изходът на делото по тази жалба в частта, която се отнася до исканията, основани на нарушение на правата, предоставяни от претендираните от Ferrari нерегистрирани промишлени дизайни на Общността, зависи от тълкуването на Регламент № 6/2002.

По-точно следва да се изясни при какви условия видимият външен вид на част от продукт може да се ползва от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността съгласно този регламент.

В този контекст запитващата юрисдикция иска да се установи, от една страна, дали общодостъпността по смисъла на член 11, параграф 2 от Регламент № 6/2002 на изображението на продукт в неговата цялост е равносилна на общодостъпност на промишлените дизайни на частите от този продукт.

Ако това е така, запитващата юрисдикция иска да се установи, от друга страна, дали за да може видимият външен вид на част от продукт да е самостоятелен промишлен дизайн, отделен от цялостния дизайн на този продукт, същият трябва да проявява, както постановява апелативният съд, „известна самостоятелност“ и „известна цялостност на формата“, което дава възможност да се установи, че видимият външен вид на тази част не се губи напълно във видимия външен вид на посочения продукт, а напротив, създава общо впечатление, независимо от цялостната форма.

При тези обстоятелства Федерален върховен съд решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Може ли чрез оповестяването на цялостно изображение на продукт по смисъла на член 11, параграф 1 и параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002 да възникне нерегистриран промишлен дизайн на Общността за отделни части от продукта?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Кой правен критерий следва да се прилага в рамките на проверката на оригиналността съгласно член 4, параграф 2, буква б) [и] член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 при определянето на общото впечатление в случай на част, която — подобно на част от каросерията на превозно средство — е включена в съставен продукт? Може ли по-специално да се вземе предвид обстоятелството дали във възприятието на информирания потребител видимият външен вид на частта не се губи напълно във видимия външен вид на съставния продукт, а проявява известна самостоятелност и цялостност на формата, което дава възможност да се определи цялостно естетическо впечатление, което е независимо от цялостната форма?“.

Мнението на Генералния адвокат:

„1) Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че общодостъпността на целия промишлен дизайн на даден продукт, като видимия външен вид на автомобил, прави общодостъпен и промишления дизайн на част от този продукт, като видимия външен вид на част, включваща някои елементи на каросерията на този автомобил, стига този промишлен дизайн да може ясно да се идентифицира по време на действието по оповестяване.

2) Член 3, буква а) от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че представлява „видим външен вид на […] част от [продукт]“ по смисъла на тази разпоредба, който подлежи на закрила като промишлен дизайн на Общността, видима зона от продукт, очертана от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формите или пък строежа. При проверката дали даден промишлен дизайн отговаря на това определение не следва да се прилагат допълнителни критерии като тези за „самостоятелност“ или за „цялостност на формата“.

Черното конче на Ферари срещу митологичният пегас - спор за търговски марки в Япония

Интересен казус от Япония по спор между марки, една от които притежание на световно известният производител на спортни автомобили Ферари.

Японската компания  CLOVER HOLDING Co. Ltd подава заявка за следната комбинирана марка в клас 12 - автомобили и техни структурни части и аксесоари:

Срещу тази заявка е подадена опозиция от италианската компания на основание следната по-ранна марка също за клас 12:

Според Ферари заявената марка е объркващо сходна на тяхното лого, което се използва от 1932 година и е придобило висока степен на известност сред потребителите.

Патентното ведомство на страната не оспорва известността на по-ранната марка но отхъврля опозицията в нейната цялост. Причината е че от визеална, фонетична и концептуална гледна точка двата знака са различни.

Макар марките да се състоят от сходна форма на щит и да съдържат изображение на животно, то в единият случай става дума за бял пегас (митологично същество), докато в другият за черен кон. В допълнение словните елементи в заявената марка също допринасят за разграничаването на знаците.

Източник: Masaki MIKAMI - Marks IP Law Firm

Ферари спечели важно тълкувателно решение пред Европейския съд за своята марка TESTAROSSA

Европейският съд излезе с решение по обединени дела C‑720/18 и C‑721/18 Ferrari SpA срещу DU.

Тези дела касаят следното:

Ferrari е притежател на марка TESTAROSSA.

Тази марка е регистрирана на 22 юли 1987 г., като международна марка № 515 107 за следните стоки от клас 12 :„Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода, по-специално автомобили и техните части“.

 На 7 май 1990 г. същата марка е регистрирана и в Германската служба за патенти и марки, като марка № 11158448 за следните стоки от клас 12: „Сухопътни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове и техните части; двигатели за сухопътни превозни средства; съставни части на автомобили, а именно тегличи, багажници, багажници за ски, калобрани, вериги за сняг, спойлери, облегалки за глава, предпазни колани, обезопасителни седалки за деца“.

Тъй като Областен съд Дюселдорф, Германия разпорежда заличаване поради отмяна на двете марки на Ferrari, посочени в точки 14 и 15 от настоящото решение (наричани по-нататък заедно „спорните марки“), на основание че Ferrari не е използвало реално през непрекъснат период от пет години тези марки в Германия и в Швейцария за стоките, за които са регистрирани, Ferrari обжалва решенията на тази юрисдикция пред Върховен областен съд Дюселдорф, Германия.

Запитващата юрисдикция посочва, че между 1984 г. и 1991 г. Ferrari предлага на пазара модел на спортен автомобил под наименованието „Testarossa“, а до 1996 г. — модели 512 TR и F512 M, които са го заменили. През 2014 г. Ferrari било произвело един-единствен екземпляр от модела Ferrari F12 TRS. От предоставените от запитващата юрисдикция данни е видно, че през периода, релевантен за преценката на използването на спорните марки, Ferrari ги използва за обозначаване на резервни части и аксесоари на много скъпите луксозни спортни автомобили, продавани преди това с тези марки.

Като счита, че използването на дадена марка невинаги трябва да бъде значително, за да се счита за реално, и като има предвид и факта, че Ferrari е използвало спорните марки за скъпи спортни автомобили, от които обикновено се произвежда само малък брой, запитващата юрисдикция не споделя гледната точка на първоинстанционния съд, че обхватът на изтъкнатото от Ferrari използване не е достатъчен, за да се докаже реалното използване на тези марки.

Според запитващата юрисдикция обаче е спорно дали тези особености следва да се вземат предвид по отношение на спорните марки, доколкото те са регистрирани не за скъпи луксозни спортни автомобили, а като цяло за автомобили и за техните части. Запитващата юрисдикция счита, че ако следва да се разгледа дали спорните марки са били реално използвани на масовия пазар на автомобили и техните части, би следвало автоматично да се заключи, че не е налице реално използване.

Запитващата юрисдикция добавя, че Ferrari твърди, че след извършен преглед е препродавало употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки. Първоинстанционният съд приел, че това не представлява ново използване на спорните марки, тъй като след първото пускане на пазара на стоките, носещи тези марки, правата, които Ferrari черпело от тях, били изчерпани и то не било в състояние да забрани препродажбата на тези стоки.

Първоинстанционният съд приема, че тъй като понятието за „използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марка“, не можело да има по-широк обхват от понятието за неправомерно използване на марка, действията по използване, които притежателят на тази марка не може да забрани на трети лица, не можели да представляват използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марката. От своя страна Ferrari поддържало, че продажбата на употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки, означавала, че то отново признава съответното превозно средство и следователно представлявала ново използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани със спорните марки.

За да се вземе предвид обстоятелството, че страната, която иска отмяна, често не е запозната с точните обстоятелства по използването на дадена марка, германската съдебна практика налагала на притежателя на съответната марка вторичното задължение да изложи изцяло и обстойно начина, по който я е използвал. След като притежателят на марката изпълни това задължение, страната, която иска заличаването на марката, следвало да обори тези доводи.

Прилагането на тези принципи към споровете по главните производства давало възможност те да бъдат решени, без да се разпореди събиране на доказателства, тъй като Ferrari изложило достатъчно обстойно извършените от него действия по използване и също така представило доказателства, докато DU само оспорвал твърденията на Ferrari, без да представи доказателства от своя страна. Следователно трябвало да се приеме, че той не е изпълнил изискванията във връзка с тежестта на доказване. Ако тази тежест обаче се носи от Ferrari в качеството му на притежател на спорните марки, било необходимо да се разгледат представените от него доказателства.  

При тези обстоятелства Върховен областен съд Дюселдорф решава да спре производството и да постави на Съда следните идентични за двете дела преюдициални въпроси:

1)  При преценката дали е налице реално по вида и обхвата си използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] в случай на марка, която е регистрирана за широка категория стоки, в случая сухопътни превозни средства, и по-специално автомобили и техните части, но която действително е използвана само за специален пазарен сегмент, в случая скъпи луксозни спортни автомобили и техните части, следва ли да се вземе предвид пазарът на регистрираната категория стоки като цяло, или може да се вземе предвид специалният пазарен сегмент? Когато използването за специалния пазарен сегмент е достатъчно, следва ли да се запазят правата върху марката в този сегмент в производство по заличаването ѝ поради нейната отмяна?

2) Представлява ли търговското разпространение на стоки втора употреба, които вече са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от притежателя на марката, използване на марката по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО от притежателя?

3) Използва ли се марка, която е регистрирана не само за дадена стока, а и за частите от тази стока, по начин, който гарантира запазването на правата и по отношение на стоката, когато тази стока вече не е предмет на търговско разпространение, но предмет на търговско разпространение са обозначените с марката аксесоари и резервни части за обозначена с марката стока, която в миналото е била предмет на търговско разпространение?

4)  Когато се преценява дали е налице реално използване, следва ли да се вземе предвид и дали притежателят на марката предлага определени услуги за стоки, които вече са били предмет на търговско разпространение, без при това да използва марката?

5)  Следва ли при проверката на използването на марката в съответната държава членка (в случая Германия) по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] да се вземе предвид и използването на марката в Швейцария съгласно член 5 от [Конвенцията от 1892 г.]?

6)  Съвместимо ли е с Директива 2008/95 […] на притежателя на марка, чиято отмяна се иска, да се наложи задължение да посочи обстойно фактите, установяващи използването на марката, но рискът от невъзможността да се представят доказателства да се носи от ищеца, претендиращ заличаването на марката?“

Тълкувателното решение на съда:

1)  Член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки, освен ако от относимите фактически обстоятелства и доказателства не следва, че потребителят, който желае да придобие същите стоки, ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които съответната марка е регистрирана.

2)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.

3)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, при условие че тези услуги се предоставят с посочената марка.

4)  Член 351, първа алинея ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена между държава — членка на Съюза, и трета държава преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайните, марките и моделите, със съответните изменения — която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, докато посредством един от способите, посочени във втората алинея от тази разпоредба, могат да бъдат премахнати евентуалните несъответствия между Договора за функционирането на ЕС и посочената конвенция.

5)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.