Генаралният адвокат на Европейския съд Е. ТАНЧЕВ излезе със становище по дело C‑371/18 Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited срещу SkyKick UK Limited, SkyKick Inc. Делото касае следното:
Sky притежава фамилия от регистрирани марки SKY в класове класове 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 и 35—45.
Sky предявяват иск срещу SkyKick за нарушение на посочените марки. В подкрепа на твърденията си за нарушение Sky посочват регистрацията на марките за следните стоки и услуги (въпреки че не всички марки са регистрирани за всички тези стоки и услуги): i) компютърен софтуер (клас 9); ii) компютърен софтуер, доставен чрез интернет (клас 9); iii) компютърен софтуер и телекомуникационна апаратура за осъществяване на връзки с бази данни и интернет (клас 9); iv) съхраняване на данни (клас 9); v) телекомуникационни услуги (клас 38); vi) услуги, свързани с електронна поща (клас 38); vii) обслужване на интернет портал (клас 38) и viii) компютърни услуги за достъп и извличане на информация/данни през компютър или компютърни мрежи (клас 38).
Sky използват в значителна степен марката „SKY“ за редица стоки и услуги, и по-специално за стоки и услуги, свързани с основните сфери от тяхната стопанска дейност, а именно i) телевизионно излъчване, ii) предоставяне на телефонни услуги и iii) предоставянето на широколентови услуги. SkyKick признават, че към ноември 2014 г. „SKY“ е известно на домакинствата в Обединеното кралство и Ирландия наименование в посочените области. Sky обаче не предлагат стоки или услуги, свързани с миграция или бекъп на електронна поща в „облака“, нито има данни, че възнамеряват да предоставят такива стоки или услуги в близко бъдеще.
SkyKick твърдят, че всяка една от марките трябва да се обяви за (частично) недействителна, тъй като е регистрирана за стоки и услуги, които не са посочени достатъчно ясно и точно.
Запитващата юрисдикция отбелязва, че това твърдение повдига два въпроса. Първият е дали това основание за недействителност може да се изтъкне срещу регистрирана марка.
Решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), постановява (а понастоящем в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001(4) се предвижда такова изискване), че заявителят на марка трябва да посочи достатъчно ясно и точно стоките и услугите, за които се иска защита на марката, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори да определят само въз основа на това обхвата на търсената защита. Ако заявителят не го направи, компетентната служба следва да остави заявката без разглеждане, ако описанието на стоките и услугите не бъде изменено така, че да бъде достатъчно ясно и точно.
Според запитващата юрисдикция от това не следва непременно, че ако заявителят не е изпълнил посоченото изискване, а по време на разглеждане на заявката службата е пропуснала да изиска от последния да отстрани липсата на достатъчно яснота или точност, след регистрация е възможно марката да бъде обявена за недействителна на това основание. Основанията за недействителност, изброени в Регламента, не съдържат изрично изискване описанието на стоки и услуги в заявката да регистрация на марка на Съюза да бъде ясно и точно. Положението по същество е идентично при националните марки.
Вторият въпрос, който запитващата юрисдикция повдига, е дали, ако това основание за недействителност може да се приложи, е възможно да се оспори спецификацията на някоя от марките.
Запитващата юрисдикция счита, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е твърде широка, необоснована и в разрез с обществения интерес. Тя обаче посочва също, че от това не следва непременно, че понятието е недостатъчно ясно и точно. Всъщност на пръв поглед значението на последното е относително ясно и точно. Поради това самото понятие е достатъчно ясно и точно, което позволява да се прецени дали стоките на SkyKick попадат в неговия обхват. От друга страна, запитващата юрисдикция се затруднява да установи защо мотивите на службите за марките, които са част от Европейската мрежа за марки и дизайни (TMDN), изложени в Общото съобщение от 20 ноември 2013 г.,по отношение на „машините“ от клас 7, не са приложими и за „компютърния софтуер“(5).
Освен това, запитващата юрисдикция поставя въпроса дали действителността на спорните марки може да се засегне от недобросъвестността на заявителя в момента на подаване на заявката за регистрация на марката.
SkyKick твърдят в главното производство, че марките са регистрирани недобросъвестно, тъй като Sky не възнамерявали да използват тези марки за всички стоки и услуги, посочени в съответните описания. SkyKick приемат, че Sky са имали намерение да използват марките за някои от посочените стоки и услуги. Все пак основното твърдение на SkyKick е, че марките са изцяло недействителни. При условията на евентуалност SkyKick твърдят, че марките са недействителни, доколкото описанията обхващат стоки и услуги, за които Sky не са имали намерение да използват марките.
Запитващата юрисдикция сочи, че в сравнение с практиката на съдилищата на Европейския съюз съдилищата в Обединеното кралство се съсредоточават в по-голяма степен върху изискването относно намерението за използване заради ролята, изпълнявана от член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство, наричан по-нататък „Законът за марките от 1994 г.“) в системата на марките на Обединеното кралство(6).
Запитващата юрисдикция обаче се пита дали тази разпоредба е съвместима с правото на Съюза. Ако се приеме, че е съвместима, запитващата юрисдикция изпитва съмнения относно обхвата на изискваното намерение за използване на марката.
С оглед на това High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Може ли марка на ЕС или регистрирана в държава членка национална марка да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, тъй като някои или всички понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, не са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и трети лица само въз основа на тези понятия да определят обхвата на предоставената с марката защита?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се смята, че понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща [ли] стоки, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, за да може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита?
3) Може ли да е налице недобросъвестност, ако марката е заявена само за регистрация, без намерение тя да бъде използвана за посочените стоки или услуги?
4) При утвърдителен отговор на третия въпрос, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използва марката за други от посочените стоки или услуги?
5) Съвместим ли е член 32, параграф 3 от UK Trade Marks Act 1994 (Законът за марките от 1994 г., Обединено кралство) с [Директива (ЕС) 2015/2436(7)] и предшестващите я актове?“.
Мнението на Генералния адвокат:
„1) Регистрирана марка на Съюза или регистрирана национална марка не може да се обяви за изцяло или частично недействителна единствено на основание, че някои или всички понятия в описанието на стоките и услугите не са достатъчно ясни и точни. Липсата на яснота и точност в описанието на стоките и услугите обаче може да се вземе предвид при преценка на обхвата на защитата, която да се предостави на тази регистрация.
2) Изискванията за яснота и точност обаче могат да имат връзка с режима на недействителност на марките, които противоречат на обществения ред съгласно член 3, параграф 1, буква е) от Първа Директива 89/104 и член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94, тъй като регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е необоснована и в разрез с обществения интерес. Понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща стоки и услуги, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, поради което не може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита.
3) При определени обстоятелства е възможно да се счита, че е налице елемент на недобросъвестност, ако се подаде заявка за регистрация на марка без намерение за използването ѝ във връзка с посочените стоки или услуги, по-конкретно когато единствената цел на заявителя е да попречи на трето лице да навлезе на пазара, включително когато са налице доказателства за съставляваща злоупотреба стратегия при подаването на заявки, което запитващата юрисдикция следва да прецени.
4) С оглед на член 13 от Директива 89/104 и член 51, параграф 13 от Регламент № 40/94, когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги.
5) Член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство) не е несъвместим с Директива 89/104, стига да не е единственото основание за установяване на недобросъвестност“.
