Адвокатско дружество „MBK Rechtsanwälte“, установено в Мьонхенгладбах (Германия), притежава германска марка, състояща се от фирмата на това дружество, „MBK Rechtsanwälte“. Тази марка е регистрирана за правни услуги.
„mk advokaten“, установено в Клеве (Германия), също е адвокатско дружество. Първоначално то извършва дейността си под фирма „mbk Rechtsanwälte“ и под съответната фирма на нидерландски език „mbk advokaten“. След иск за установяване на нарушение на права върху марка, предявен от „MBK Rechtsanwälte“, обаче с решение от 17 октомври 2016 г. Областен съд Дюселдорф, Германия забранява на „mk advokaten“ да използва, под страх от налагане на имуществена санкция, групата букви „mbk“ в търговската дейност, за правни услуги. Това решение е влязло в сила.
Впоследствие се оказва, че ако се използва управляваната от дружество „Google“ интернет търсачка, при въвеждане на израза „mbk Rechtsanwälte“ излизат няколко справочни интернет сайта на предприятия, като уебсайта www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, в които е поместена обява за правните услуги на „mk advokaten“.
Тъй като счита, че така е доказано, че наложената от Областен съд Дюселдорф забрана не е спазена, „MBK Rechtsanwälte“ иска от тази юрисдикция да наложи имуществена санкция на „mk advokaten“.
По отношение на обявите в интернет дружество „mk advokaten“ твърди в своя защита, че единствено се било записало в онлайн указателя „Das Örtliche“ и че с решението от 17 октомври 2016 г. на Областен съд Дюселдорф то заличило този запис за всеки знак, съдържащ групата от букви „mbk“. „mk advokaten“ смята, че няма никакво друго задължение, защото никога не било искало да фигурира на други уебсайтове.
Областен съд Дюселдорф уважава искането на „MBK Rechtsanwälte“. Тази юрисдикция констатира, че поместената на въпросните уесайтове обява облагодетелства „mk advokaten“ и се базира на обявата, която последното дружество е възложило да се помести в указателя „Das Örtliche“. Тя налага имуществена санкция на „mk advokaten“, тъй като след решението от 17 октомври 2016 г. то заличило само публикуваната в този указател обява.
„mk advokaten“ обжалва това решение пред запитващата юрисдикция, Върховен областен съд Дюселдорф, Германия.
Според последната юрисдикция разрешаването на спора, поставен за разглеждане пред нея, зависи от тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.
Тя посочва, че съгласно постоянната германска съдебна практика, когато поместена на уебсайт обява нарушава право на другиго, поръчалото тази обява лице е длъжно не само да я заличи от този уебсайт, но и да провери с помощта на обичайните търсачки дали оператори на други уебсайтове не са възпроизвели посочената обява, и ако това е така, да направи сериозен опит за заличаването на тези последващи записи.
Според нея тази съдебна практика изхожда от съображението, че всяко показване на обявата облагодетелства лицето, чиито стоки или услуги се рекламират по този начин. Ето защо при нарушение на право на другиго това лице трябва да предприеме необходимите действия, за да се заличат всички срещания на съответната обява в интернет.
Запитващата юрисдикция има съмнения дали тази германска съдебна практика е съобразена с принципите, които произтичат от решение от 3 март 2016 г., Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), тъй като по нейно мнение в него Съдът е възприел друг подход по отношение на обяви, засягащи чужда марка. Този подход би могъл да се пренесе към делото, поставено за разглеждане пред запитващата юрисдикция.
Тя посочва, че наистина по делото, по което е постановено цитираното решение на Съда, обявата, предмет на разглеждания по това дело спор, най-напред е била законосъобразна, докато по настоящото дело обявата, която „mk advokaten“ е поръчало да бъде публикувана онлайн, изначално нарушава чужда марка. Според нея значението на тази разлика за тълкуването на термина „използване“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 обаче не изглежда ясно.
При тези обстоятелства Върховен областен съд Дюселдорф решава да спре производството по делото и да постави следния преюдициален въпрос на Съда:
„Извършва ли трето лице, споменато в публикуван на уебсайт запис, който съдържа знак, идентичен с марка, използване на тази марка по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, ако записът не е бил поместен там от самото трето лице, а е бил взет от оператора на уебсайта от друг запис, който третото лице е поместило по увреждащ марката начин?“
Решението на съда:
Член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което извършва търговска дейност и е възложило да бъде поместена на уебсайт обява, нарушаваща чужда марка, не използва идентичния с тази марка знак, когато операторите на други уебсайтове възпроизвеждат тази обява, като по своя инициатива и от свое име я публикуват на тези други сайтове.
