Европейският съд излезе с интересно тълкувателно решение по дело C‑466/20 HEITEC AG срещу HEITECH Promotion GmbH. Казусът касае въпросът от кога тече срокът на търпимост, след който притежателят на регистрирана марка не може да се противопостави на нейното използване от нарушител. Предисторията на конфликта е следната:
Жалбоподателят в главното производство Heitec е притежател на словната марка на Европейския съюз „HEITEC“, заявена на 18 март 1998 г. с претенция за предходност към 13 юли 1991 г. и регистрирана на 4 юли 2005 г.
Жалбоподателят е вписан в търговския регистър през 1984 г. с наименованието Heitec Industrieplanung GmbH. През 1988 г. фирменото наименование е променено на Heitec GmbH. От 2000 г. той упражнява дейността си под наименованието Heitec AG.
Heitech, чийто управител е RW, е вписано в търговския регистър на 16 април 2003 г.
Heitech е притежател на германска фигуративна марка, съдържаща словния елемент „heitech promotion“, заявена на 17 септември 2002 г. и регистрирана на 4 февруари 2003 г., която то използва поне от 29 септември 2004 г., както и на фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“, заявена на 6 февруари 2008 г. и регистрирана на 20 ноември 2008 г., която то използва поне от 6 май 2009 г.
С писмо от 29 ноември 2004 г. Heitech се свързва с представителите на Heitec, за да установи дали последно посоченото дружество е съгласно да се сключи споразумение за едновременно съществуване на марките.
На 7 юли 2008 г. Heitec узнава за подаването на заявката на Heitech за регистрация на фигуративната марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“.
С писмо от 22 април 2009 г. Heitec отправя до Heitech предупреждение относно използването от последното на търговското му наименование и на марката на Европейския съюз, съдържащи словния елемент „heitech“. В отговора си от 6 май 2009 г. Heitech отново предлага сключване на споразумение за едновременно съществуване на марките.
На 31 декември 2012 г. в Областен съд Нюрнберг-Фюрт, Германия по факс постъпва искова молба от Heitec срещу Heitech и RW. Исковата молба е с дата 15 декември 2012 г. С акт от 4 януари 2013 г. Heitec е приканено да внесе депозит за съдебните разноски.
На 12 март 2013 г. съдът указва на представителя на Heitec, че посоченият депозит за съдебните разноски не е бил внесен и че не са представени оригиналите на исковата молба.
С писмо от 23 септември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че отказва да сключи споразумение за едновременно съществуване на марките, като му предлага да сключи лицензионно споразумение и посочва, че е започнало съдебно производство.
С писмо от 29 декември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че основание за съдебното производство е търговското му наименование и че е притежател на марката на Европейския съюз „HEITEC“. То заявява, че съдебното производство е висящо.
На 30 декември 2013 г. Областен съд Нюрнберг-Фюрт получава съобщение от Heitec с дата 12 декември 2013 г., придружено от чек за съдебните разноски, както и нова искова молба с дата 4 октомври 2013 г.
На 14 януари 2014 г. този съд указва на Heitec, че е необходимо да предостави и исковата молба от 15 декември 2012 г., като отбелязва, че оригиналите все още не са представени. На 22 февруари 2014 г. въпросните оригинали са получени от посочения съд.
На 24 февруари 2014 г. същият съд указва на Heitec, че исканията в оригиналите на исковата молба, получени на 22 февруари 2014 г., не съвпадат с исканията в исковата молба, подадена на 31 декември 2012 г.
На 16 май 2014 г. Областен съд Нюрнберг-Фюрт открива подготвителната писмена фаза на производството и разпорежда на ответниците в главното производство да бъдат връчени копия от исковата молба от 15 декември 2012 г., които са направени от посочения съд. В крайна сметка това връчване е извършено на 23 май 2014 г.
С иска си Heitec предявява главни искания, при които като основание посочва нарушение на правата, предоставени му от търговското наименование HEITEC, а при условията на евентуалност, искания, основани на нарушение на неговата марка на Европейския съюз „HEITEC“. То иска Heitech да бъде осъдено да преустанови търговската си дейност под търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“, да преустанови поставянето на словните елементи „heitech promotion“ и „heitech“ върху стоки, както и да преустанови да продава или да рекламира стоки или услуги с тези знаци, да преустанови използването или прехвърлянето на използвания за търговска дейност интернет сайт heitech promotion.de и да се съгласи да бъде заличена фирмата му в търговския регистър. Освен това Heitec предявява искания за предоставяне на информация, за установяване на задължение за обезщетение за вреди, за унищожаване на стоки и за покриване на разноски по отправянето на предупреждение.
Областен съд Нюрнберг-Фюрт осъжда Heitech да заплати на Heitec сума в размер на 1 353,80 EUR, заедно с лихвите, за покриване на разноски по отправянето на предупреждение и отхвърля останалите искания на Heitec.
Heitec подава въззивна жалба срещу решението на Областен съд Нюрнберг-Фюрт пред Висш областен съд Нюрнберг, Германия.
Висш областен съд Нюрнберг приема, че предявеният от Heitec иск е неоснователен, тъй като правото на Heitec да го предяви е било преклудирано. В това отношение посоченият съд отбелязва, че Heitech е използвало последващите си знаци през непрекъснат период от поне пет години и че Heitec е търпяло това използване, тъй като, въпреки че е знаело за използването, не е предприело достатъчни мерки, за да го преустанови.
Според посочената юрисдикция този иск не води до прекъсване на срока за изгубване на права, тъй като Heitech и RW са уведомени за него едва след изтичането на пет години от отправяне на предупреждението, предхождащо предявяването на посочения иск.
Heitec подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция.
Тази юрисдикция констатира, че изходът от производството по обжалване зависи от това дали правото на Heitec да иска преустановяване на нарушението на неговите права и правото на последващи искания съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, и съгласно член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е погасено по давност.
Запитващата юрисдикция отбелязва, че преклузивният срок за исканията на Heitec, които по същество се отнасят до използването от Heitech на притежаваната от него германска марка, е уреден в член 21, параграф 1 от Закона за марките във връзка с член 125b, точка 3 от този закон, доколкото основание на тези искания е притежаваната от Heitec марка на Европейския съюз.
Запитващата юрисдикция уточнява, че с член 21, параграф 1 от Закона за марките се транспонира в германското право предвиденото в член 9 от Директива 2008/95 ограничаване в резултат на бездействие на правото на противопоставяне на използването на регистрирана марка, предоставено с марки (член 9, параграф 1 от Директива 2008/95) и с други знаци — сред които търговски наименования — използвани в търговската дейност (член 9, параграф 2 от Директива 2008/95).
Доколкото Heitec се противопоставя на използването на търговското наименование на Heitech, съгласно констатациите на запитващата юрисдикция преклузивният срок е уреден от член 21, параграф 2 от Закона за марките. В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че макар нормативното съдържание на тази разпоредба да надхвърля това на Директива 2008/95 и също така да не е отразено в член 54 от Регламент № 207/2009, същото следва да се тълкува въз основа на тълкуването, което следва да се даде на член 21, параграф 1 от Закона за марките в съответствие с тази директива.
Що се отнася до исканията на Heitec относно използването от Heitech на притежаваната от него марка на Европейския съюз, запитващата юрисдикция констатира, че относими са членове 54 и 110, както и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
Тази юрисдикция отбелязва, че Висш областен съд Нюрнберг не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че в случая поне от 6 май 2009 г. е било налице „използване“ по смисъла на член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009, и че Heitec е узнало за това с писмото от 6 май 2009 г., което Heitech му е изпратило. Освен това било безспорно, че Heitech не е упреквано, че е действало недобросъвестно.
С оглед на тези обстоятелства е необходимо да се определи в какво точно се изразява „търпимостта“ по смисъла на член 9 от Директива 2008/95, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009.
В това отношение, от една страна, следва да се уточни дали е възможно да се изключи търпимост не само когато е предявен иск или подадена жалба пред административен или съдебен орган, но и в случай на отправяне на предупреждение. От друга страна, е необходимо да се определи дали в случай на иск, за да се определи дали той е предявен преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, следва да се вземе предвид датата на подаване на исковата молба или датата на получаването ѝ от ответника. В този контекст би било важно да се уточни дали в това отношение е релевантен фактът, че връчването на посочения акт е било забавено по вина на притежателя на по-ранната марка.
Освен това следвало да се определи дали изгубването на право се отнася само до искането за преустановяване на нарушение или също така до последващи или свързани с него искания, каквито са исканията за заплащане на обезщетения за вреди, за предоставяне на информация и за унищожаване на стоки.
При тези обстоятелства Федерален върховен съд, Германия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Може ли търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да бъде изключена не само при предявяване на иск или подаване на жалба по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос:
представлява ли отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде заведено съдебно производство, да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, действие, противостоящо на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009?
3) Кое е от значение за изчисляването на петгодишния период на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в случай на съдебно обжалване — подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата от ответника? В този контекст от значение ли е обстоятелството, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на жалбата от ответника се забавя до момента, в който петгодишният период вече е изтекъл?
4) Обхваща ли изгубването на права съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, освен правото да се иска преустановяване на нарушението, и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на вреди, предоставяне на информация и унищожаване?“.
Решението на съда:
1) Член 9 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че действие като отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право се противопоставя на използването на по-късна марка, без обаче да направи необходимото, за да постигне правнообвързващо решение на спора, не прекратява търпимостта и следователно не води до прекъсване на срока за изгубване на права, посочен в тези разпоредби.
2) Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че предявяването на иск, с който притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право иска обявяване на недействителност на по-късна марка или се противопоставя на използването ѝ, не може да се счита, че възпрепятства посоченото в тези разпоредби изгубване на права вследствие на търпимост, когато исковата молба, макар и подадена преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, поради неполагането на дължима грижа от страна на ищеца не е отговаряла на изискванията на приложимото национално право, за да бъде връчена, и нередовностите са били отстранени едва след тази дата по причини, за които отговорност носи ищецът.
3) Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на тези разпоредби изгубва правото си да иска обявяването на по-късна марка за недействителна и да поиска преустановяване на използването ѝ, това изгубване на права не му позволява също така да предявява последващи или свързани искания, като например искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоки.
