Може ли лицензия за търговска марка да бъде прекратена само по искане на един от съпритежателите - становище на Генаралния адвокат на ЕС

Генералният адвокат на Европейския съд M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA излезе със становище по дело Дело C‑686/21 VW, Legea Srl срещу SW, CQ, ET, VW, Legea Srl.

Делото касае въпросът дали при лицензиране на една марка е нужно съгласието на всички съпритежатели, само на част от тях и дали липсата на съгласие от един от тях може да прекрати предоставена вече лицензия. Спорът има следната предистория:

През 1990 г. VW, SW, CQ и ET учредяват събирателно дружество, което на 29 юли 1992 г. подава заявление за национална регистрация на марката „Legea“ за спортни стоки. Марката е регистрирана на 11 май 1995 г. под номер 650850.

През 1993 г. съпритежателите на марката „Legea“ с единодушно решение предоставят на Legea Srl (наричано по-нататък „дружеството Legea“) безвъзмездна и безсрочна лицензия за използване на марката.

През декември 2006 г. VW изразява несъгласие с продължаването на лицензията.

През 2009 г. дружеството Legea започва производство пред Първоинстанционен съд Неапол, Италия с цел, наред с останалото, да бъдат обявени за недействителни няколко регистрирани от VW марки, съдържащи наименованието „Legea“. VW от своя страна предявява насрещен иск в рамките на същото производство.

В рамките на това производство са повдигнати следните въпроси:

– дали за прехвърлянето на използването на марката през 1993 г. е било необходимо единодушното съгласие на всички съпритежатели или, напротив, е било достатъчно съгласието на мнозинството;

–   дали това прехвърляне е можело да бъде преустановено с оттеглянето на съгласието на един от съпритежателите (VW).

На 11 юни 2014 г. Първоинстанционен съд Неапол се произнася с решение, в което приема, че използването на марката от дружеството Legea е било а) законосъобразно до 31 декември 2006 г., тъй като е било осъществявано с единодушното съгласие на всички съпритежатели и б) незаконосъобразно след 31 декември 2006 г., предвид изразеното от VW несъгласие.

Това решение е обжалвано пред Апелативен съд Неапол, Италия, който с решението си от 11 април 2016 г. го отменя частично.

Според въззивната инстанция използването на марката от дружеството Legea е законосъобразно и в периода след 31 декември 2006 г., понеже съпритежателите законно са решили с мнозинство от три четвърти да разрешат на това дружество да продължи използването на марката и след тази дата. В случаите на съсобственост не било необходимо единодушно съгласие на съпритежателите за предоставяне на изключителна лицензия за марката.

VW обжалва решението на въззивната инстанция пред Върховен касационен съд. Тази юрисдикция излага като мотиви за отправяне на преюдициалното си запитване най-общо следното:

– разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, приложими за съвместното притежание на марка, както и тези относно оттеглянето от договор, трябва да се тълкуват в светлината на правната уредба на Европейския съюз относно марките,

–  правото на Съюза в тази област предвижда, че марката може да бъде предмет на лицензия и признава възможността за съвместно притежаване на марката. То не урежда обаче изрично дали упражняването на правата, свързани със съсобствеността, изисква, за предоставянето на трето лице на изключителна, безсрочна и безвъзмездна лицензия за дадена марка, решение, взето с единодушие или с мнозинство,

– трябва да се изясни също дали в случай на такава лицензия, предоставена с единодушно решение, един от съпритежателите впоследствие може да изрази несъгласие и да я прекрати.

В този контекст Върховен касационен съд отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли [член 10 от Директива 2015/2436 и член 9 от Регламент 2017/1001], доколкото предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, да се тълкуват в смисъл, че предполагат решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?

2) Във втората хипотеза, ако прав[ата] върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта в режим на неделима съсобственост, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, което изключва възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?“.

Мнението на Генаралният адвокат остава решаването на въпроса спрямо националното законодателство и практика поради липсата на хармонизация на европейско ниво:

„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, както и, ако е приложимо, съответните разпоредби от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкуват в смисъл, че

в случай на съпритежание на марка формирането на общото съгласие на съпритежателите да се предостави на трето лице лицензия за използването на марка, независимо дали е национална или на Европейския съюз, или да се сложи край на тази лицензия, се урежда от правилата на държавата членка, които са приложими“.

IBM и Groupon постигнаха патентна сделка за 57 милиона долара

Онлайн платформата Groupon и IBM постигнаха извънсъдебно споразумение относно патентно дело.

Казусът касае обвинение от страна на IBM за неправомерно използване на нейни американски патенти 5,796,967; 5,961,601; 7,072,849; и 7,631,346 от страна на Groupon. Патентите касаят технология за онлайн реклама и свързване на потребители с интернет доставчик.

След дълго продължили преговори и искане от страна на IBM за увеличаване на съдебното обезщетение до 165 милиона долара, двете компании се съгласиха да преустановят съдебните си битки срещу сумата от 57 милиона долара платима от Groupon.

Този казус е поредният добър пример за възможностите, които интелектуалната собственост предоставя за генериране на допълнителни средства за притежателите й. В случая IBM монетаризират наличното си патентно портфолио предоставяйки дългосрочни лицензии на Groupon. Срещу това обаче IBM е съгласна нейните служители да използват услуги предлагани от Groupon с насрещна лицензия.

Умелото управление на интелектуална собственост, макар и водещо понякога да тежки съдебни дела, е добър лост за водене на преговори и генериране на постъпления за компаниите.

Източник: WIPR.

Лицензии и нарушаване на права върху търговски марки - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑163/15, Youssef Hassan  срещу  Breiding Vertriebsgesellschaft mbH. Делото касае следното: 

На 2 януари 2011 г. Breiding получава лицензия — невписана в регистъра на марките на Общността— за словна марка на Общността „ARKTIS“, която е заявена на 15 август 2002 г. и регистрирана на 11 февруари 2004 г. под номер CTM 002818680 от KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà и се използва в частност за спално бельо и одеяла. Лицензионният договор овластява Breiding от свое име да предявява искове за нарушение на правата върху тази марка.

Г‑н Hassan е управител на OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, придобило на 1 май 2010 г. предприятието, което той е притежавал като едноличен търговец. На интернет сайта „schoene-traeume.de“ тези предприятия пускат в продажба съответно на 27 октомври 2009 г. и 30 октомври 2012 г. различни пухени завивки „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ и „innoBETT selection Arktis“.

Вследствие на първите оферти и на поканата за прекратяване на нарушението, изпратена от дружеството, което към онзи момент притежава лицензия за марката „ARKTIS“, г‑н Hassan подписва на 3 февруари 2010 г. документ, наречен „декларация за прекратяване на нарушението“, с който се задължава да не използва в бъдеще наименованието „Arktis“ за спалното бельо под страх от договорна санкция по усмотрение на лицензополучателя.

Сезираният от Breiding първоинстанционен съд установява, че постигнатата договорка е действителна, задължава г‑н Hassan да даде информация и да изтегли стоките, предмет на нарушението, за да ги унищожи, и го осъжда да заплати обезщетение за вреди.

Запитващата юрисдикция, пред която г‑н Hassan обжалва това решение, приема, че уважаването на иска зависи от това дали Breiding, което по силата на лицензионния договор разполага с изискваното в член 22, параграф 3 от Регламента съгласие на притежателя на марката, може да предяви иск за нарушение на правата върху посочената марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра.

Тази юрисдикция посочва, че в предходно решение е приела, че член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента урежда само хипотезата на добросъвестно придобиване. Тя отбелязва, че без съмнение при чисто езиково тълкуване на тази разпоредба, която общо посочва, че упоменатите в членове 17, 19 и 22 от Регламента действия относно марката на Общността са противопоставими на трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра, би могло да се стигне до извода, че тези действия обхващат предявяването от лицензополучателя на иск за нарушение. Според нея обаче, доколкото второто изречение от този параграф 1 и следващият параграф се отнасят само до добросъвестното придобиване, систематичното тълкуване на разпоредбата налага извода, че същото важи и за първото изречение.

Тя отбелязва, че испански съд същевременно е приел, че лицензополучателят може да предяви иск срещу трети лица едва след вписването на лицензията в регистъра.

Освен това запитващата юрисдикция посочва, че ако се приеме, че възможността на лицензополучателя да упражни правата си зависи от вписването на лицензията в регистъра, се поставя въпросът дали невписаният лицензополучател може да упражни при условията на процесуална субституция правата на притежателя на марката, нещо, което германското право допускало при определени условия, които в случая са изпълнени.

При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Изключва ли член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] възможността лицензополучател, който не е вписан в регистъра […], да предявява иск за нарушение на права върху марка на Общността?

2)  При утвърдителен отговор на първия въпрос, пречка ли е член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] за съществуването на национална съдебна практика, съгласно която при условията на процесуална субституция лицензополучателят може да предяви правата, които притежателят на марката има срещу нарушителя?“. 

Решението на съда:

Член 23, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучателят може да предяви иск за нарушение на права върху марката на Общността, обект на лицензията, въпреки че тази лицензия не е вписана в регистъра на марките на Общността.

Европейската комисия предлага по-лесно лицензиране на музика на единния пазар - European Commission offers easier music licensing in the Single Market

Новина от Европейската комисия от 11.07.2012:

Авторско право: Комисията предлага по-лесно лицензиране на музика на единния пазар

Европейската комисия предложи мерки за модернизиране на дружествата за колективно управление на авторски права и въведе стимули за насърчаване на тяхната прозрачност и ефикасност.

Новите цифрови технологии разкриват прекрасни възможности пред творците, потребителите и индустрията. Увеличеното търсене на онлайн достъп до културно съдържание (напр. музика, филми, книги…) не признава граници или национални ограничения. Същото важи и за онлайн услугите, осигуряващи достъп до него. И тук идва ред на дружествата за колективно управление на авторски права, по специално в музикалния сектор, където те колективно управляват лицензирането на защитена с авторски права музика за онлайн ползване от името на композиторите и авторите на текстове и събират и им преразпределят съответните лицензионни възнаграждения.

Някои дружества за колективно управление на авторски права обаче трудно се адаптират към изискванията на управлението на правата за онлайн ползване на музикални произведения, което особено проличава в трансграничен контекст. В резултат на днешното предложение дружествата за колективно управление на авторски права, които желаят да лицензират своя репертоар на повече от една територия, ще трябва да спазват европейските стандарти. Това ще улесни доставчиците на услуги при получаването на необходимите лицензи за онлайн разпространяваната в целия ЕС музика и те ще могат да осигурят коректното събиране на приходите и справедливото им разпределяне на композиторите и авторите на текстове.

В по-общ план, дружествата за колективно управление на авторски права във всички сектори ще трябва да спазват новите европейски стандарти, чрез които ще се гарантира подобрено управление и по-голяма прозрачност при извършването на техните дейности. Нуждата от промяна на някои практики се илюстрира от някои случаи напоследък, при които лицензионните възнаграждения, събирани от името на носителите на права, бяха изгубени поради лоши инвестиционни политики; отделно бе наблюдавано и значително забавяне на плащания на лицензионни възнаграждения на носителите на права.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви в тази връзка: „Нуждаем се от единен европейски цифров пазар в услуга на творците, потребителите и доставчиците на услуги. Едни по-ефективни дружества за колективно управление на авторски права ще улеснят доставчиците при разработването на нови трансгранични услуги – нещо, което обслужва европейските потребители и културното многообразие.“ Той добави: „В по-общ план всички дружества за колективно управление на авторски права следва да гарантират, че творците по-бързо получават възнаграждение за своята работа, и трябва да работят при пълна прозрачност. Това е от първостепенно значение за запазване на инвестициите в творчеството и иновациите, които от своя страна ще доведат до допълнителен растеж и повишаване на конкурентоспособността."

Основни елементи на предложената директива

Днешното предложение има две допълващи се цели:

• Да насърчи по-голямата прозрачност и подобреното управление на дружествата за колективно управление на авторски права чрез по-строги задължения за отчитане и контрол на носителите на права върху техните дейности, както и да се създадат стимули за по-иновационни услуги с по-добро качество.
• На тази основа и по по-специфичен начин да насърчи и улесни лицензирането на различните репертоари на повече от една територия за онлайн ползване на музикални произведения в ЕС/ЕИП.
• На практика:
• Носителите на права ще упражняват пряко влияние върху управлението на правата си, ще получават възнаграждението си по-бързо, а правото да избират най-ефективното за конкретните си цели дружество за колективно управление на авторски права ще бъде записано в закона. Това ще доведе до по-добра защита на интересите на носителите на права, както и до по-широк достъп до културно съдържание за потребителите.
• Новите правила ще променят начина, по който дружествата за колективно управление на авторски права работят в цяла Европа. Предвидени са нови изисквания като подобрено управление на репертоара, по-бързо заплащане на членовете, яснота при приходите от експлоатацията на права, годишен доклад за прозрачността и допълнителна информация, предоставяна пряко на носителите на права и бизнес партньорите (напр. други дружества за колективно управление на авторски права). Държавите членки ще се нуждаят от механизми за уреждане на споровете между дружествата за колективно управление на авторски права и носителите на права. Подобрените стандарти и процедури следва да доведат до по-добро функциониране на дружествата за колективно управление на авторски права и до по-голямо доверие към техните дейности.
• Лицензирането на повече от една територия за трансгранично ползване на музика по интернет ще бъде улеснено, но ще се изисква демонстриране на техническата способност тази задача да се изпълнява ефикасно. Това ще бъде от полза за авторите, доставчиците на интернет услуги и гражданите.

Контекст

Дружествата за колективно управление на авторски права действат като посредници между носителите на права в музикалната индустрия, както и в други области като литературата и киноиндустрията, и доставчиците на услуги, възнамеряващи да използват техните произведения. Те лицензират правата, събират лицензионните възнаграждения и ги преразпределят на носителите на права в случаите, в които договарянето на лицензите с отделните творци би било непрактично и би довело до високи трансакционни разходи. В ЕС има повече от 250 дружества за колективно управление на авторски права, които управляват приходи от около 6 млрд. евро годишно. Използването на правата в музикалния сектор осигурява около 80 % от общите приходи, събирани от дружествата за колективно управление на авторски права.

Колективното управление на правата също така е важно за лицензирането на доставчиците на онлайн музикални услуги (услуги за изтегляне на музика, стрийминг услуги). Това важи с особена сила за правата на онези, които композират музиката или пишат текстовете. Доставчиците на онлайн услуги често искат да покрият множество територии и да имат голям музикален каталог. Те също така често желаят да изпробват нови бизнес модели. Всичко това силно затруднява лицензирането на онлайн съдържание. Много дружества за колективно управление на авторски права не са готови за тези предизвикателства и в резултат на това доставчиците на услуги се сблъскват със сериозни трудности, когато се опитват да получат необходимите лицензи за предлагане на онлайн музикални услуги в ЕС. Това води до по-малко онлайн музикални услуги, достъпни за потребителите в целия ЕС, както и до по-бавна поява на иновативни услуги.

Предложението за Директива относно колективното управление на авторски и сродни права и за лицензирането на музикални произведения в интернет може да откриете тук.

English version

News from European Commission:

Copyright: Commission proposes easier music licensing in the Single Market

The European Commission has today proposed measures to modernise collecting societies and put in place incentives to promote their transparency and efficiency.

New digital technologies are opening up great opportunities for creators, consumers and businesses alike. Increased demand for online access to cultural content (e.g. music, films, books) does not recognise borders or national restrictions. Neither do the online services used to access them. This is where collecting societies come into play, in particular in the music sector, where they collectively manage the licensing of copyright-protected music tracks for online use on behalf of composers and lyricists and collect and redistribute to them corresponding royalties.

However, some collecting societies struggle to adapt to the requirements of the management of rights for online use of musical works, in particular in a cross-border context. As a result of today’s proposal, those collecting societies willing to engage in the multi-territorial licensing of their repertoire would therefore have to comply with European standards. This would make it easier for service providers to obtain the necessary licences for music to be distributed online across the EU and to ensure that revenue is correctly collected and fairly distributed to composers and lyricists.

More generally, collecting societies operating in all sectors would have to comply with new European standards providing for improved governance and greater transparency in the conduct of their activities. The need for a change of certain practices was highlighted by recent cases where royalties collected on behalf of rightholders were lost due to poor investment policies, but also by evidence of long-delayed payments of royalties to rightholders.

Commissioner for Internal Market and Services Michel Barnier said: "We need a European digital Single Market that works for creators, consumers and service providers. More efficient collecting societies would make it easier for service providers to roll out new services available across borders – something that serves both European consumers and cultural diversity." He added "More generally, all collecting societies should ensure that creators are rewarded more quickly for their work and must operate with full transparency. This is paramount to sustaining investment in creativity and innovation which will in turn lead to additional growth and increased competitiveness."

Key elements of the proposed Directive

Today's proposal pursues two complementary objectives:

• To promote greater transparency and improved governance of collecting societies through strengthened reporting obligations and rightholders’ control over their activities, so as to create incentives for more innovative and better quality services.
• Building upon this – and more specifically – to encourage and facilitate multi-territorial and multi-repertoire licensing of authors' rights in musical works for online uses in the EU/EEA.

In practice:

• Rightholders would have a direct say in the management of their rights, be remunerated more quickly and their ability to choose the most efficient collecting society for their purposes would be enshrined in law. This would bring about better protection of rightholders' interests, as well as increased access to cultural content for consumers.
• The new rules would change the way in which collecting societies work across Europe, with new requirements such as improved management of repertoire, quicker payments to members, clarity in revenue streams from exploitation of rights, an annual transparency report and additional information provided directly to rightholders and business partners (such as other collecting societies). Member States would need to have mechanisms for solving disputes between collecting societies and rightholders. Improved standards and processes should result in better functioning collecting societies and more confidence surrounding their activities.
• The multi-territorial licensing of authors' rights for the use of music on the Internet across borders would be facilitated but also subjected to the demonstration of the technical capacity to perform this task efficiently. This would benefit authors, internet service providers and citizens alike.

Background

Collecting societies act as intermediaries between rightholders in the music industry but also in other art forms like books or films, and the service providers intending to use their works. They license rights, collect royalties, and redistribute revenue to the rightholders in circumstances where individually negotiating licences with individual creators would be impractical and entail high transaction costs. There are more than 250 collecting societies in the EU that manage revenues of around 6 billion euro annually. The use of rights in the music sector accounts for about 80% of the total revenue collected by collecting societies.

The collective management of rights is also important for the licensing of online music service providers (music download services, streaming services). This is particularly the case for the rights of those who compose the music or write the lyrics. Online service providers often want to cover a multitude of territories and a large catalogue of music. They also often want to test new business models. All this makes online licensing very demanding. Many collecting societies are not ready for these challenges and as a result, service providers face serious difficulties when trying to obtain the licences necessary to launch online music services across the EU. This results in fewer online music services available to consumers across the EU and a slower incorporation of innovative services.

The proposal for Directive concerning collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market, can be found here.

 

Licensing Policy in Italy - Лицензионна политика в Италия

Marques Class 46 публикува интересна статия за характерните особености на лицензионната политика относно търговските марки в Италия, както и сравнение с тази на марките на Общността.
Някои от по интересните изисквания касаещи лицензирането в Италия са:

- Патентното ведомство изисква декларация от лицензополучателя и лицензодателя относно лицензирането на марката. Възможно е да бъде предоставено и самото лицензионно споразумение. Преди вписването на лицензията в Патентното ведомство тя трябва да бъде регистрирана пред съответната официална финансова институция.

- Вписването на лицензията в Патентното ведомство струва 200 евро, аналогично на вписването на лицензия в OHIM.
Целият текст на публикацията може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published an interesting article about the characteristics of the licensing policy regarding trademarks in Italy comparing with that of Community trade marks.
Some of the more interesting requirements in Italy are:

- The Patent Office requires the declaration from the licensor and the licensee concerning the trademark license. It could be granted and the license agreement itself. Before entering the license in the Patent Office register it must be filed with the competent fiscal authorities

- The entry of the license in the Patent Office costs 200 euros similar to the registration of a license in the OHIM.
The entire text of the publication can be found here.