Общоизвестност при марки на Общността - Well-known status in case of Community trademarks

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело Case C‑125/14 Iron & Smith Kft срещу Unilever NV. Делото касае следното:

От акта за преюдициалното запитване е видно, че въз основа на по-ранната си словна марка на Общността „IMPULSE“ Unilever NV е направило възражение срещу заявление на Iron & Smith Kft. за регистрация на цветния фигуративен знак „be impulsive“ като унгарска марка. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (унгарската Служба за интелектуална собственост, наричана по-нататък „унгарската служба“) приема, че Unilever е продало и рекламирало големи количества от стоките, обозначени от неговата словна марка на Общността „IMPULSE“ в Обединеното кралство и Италия, като тази марка има част от пазара съответно от 5 % в Обединеното кралство и 0,2 % в Италия. Въз основа на тази констатация за частите от пазара — която не се отнася до Унгария — унгарската служба приема, че репутацията на марката на Общността е доказана в съществена част от Европейския съюз. Тя също установява, че не може да се изключи наличието на риск по-късната марка да извлече несправедливо облагодетелстване.

Тъй като следователно унгарската служба отказва да регистрира неговата марка, Iron & Smith иска от Fővárosi Törvényszék (Столичния съд, наричан по-нататък „запитващата юрисдикция“) да отмени решението за отказ на заявлението за регистрация. Тъй като има съмнения относно правилното тълкуване на член 4, параграф 3 от Директивата, запитващата юрисдикция отправя следните преюдициални въпроси:

1) Може ли да бъде достатъчно за доказването на репутацията на марка на Общността съгласно член 4, параграф 3 от [Директивата] посочената марка да има репутация в една държава членка, включително в случай че заявката за регистрация на национална марка, срещу която е направено възражение въз основа на тази репутация, е подадена в държава, различна от посочената държава членка?

2) Може ли в рамките на териториалните критерии, използвани при разглеждането на репутацията на марка на Общността, да се прилагат изведените в практиката на [Съда] принципи относно реалното използване на марката на Общността?

3) Ако притежателят на по-ранна марка на Общността докаже репутацията й в държави, обхващащи съществена част от територията на Европейския съюз, които са различни от държавата членка, в която е подадена заявката за регистрация на национална марка, може ли въпреки това от него да се изисква да представи и достатъчно доказателства по отношение на посочената държава членка?

4) При отрицателен отговор на [въпрос 3], може ли предвид особеностите на вътрешния пазар да се стигне до положение, при което интензивно използвана в съществена част от Европейския съюз марка да е непозната на съответните местни потребители и поради това спрямо тях да не е изпълнено другото необходимо условие за отказ на регистрация съгласно предвиденото в член 4, параграф 3 от Директивата, а именно да не е налице опасност от увреждане на репутацията или на отличителния характер или от несправедливо облагодетелстване от тях? Ако това е така, кои обстоятелства трябва да докаже притежателят на марката на Общността, за да бъде изпълнено посоченото условие?“.

Iron & Smith, Unilever, правителствата на Унгария, Дания, Франция, Италия и Обединеното кралство, както и Комисията са представили писмени становища в настоящото производство. С изключение на правителството на Италия всички страни са изразили устно становищата си по време на съдебното заседание на 4 февруари 2015 г.

Решението на съда:

1) За целите на член 4, параграф 3 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките е възможно — в зависимост от конкретната марка, която се описва като ползваща се с репутация, и респективно от съответните потребители — да е достатъчно марката на Общността да се ползва с репутация в една държава членка, която не е необходимо да бъде държавата, в която се прави позоваване на тази разпоредба. В това отношение за целите на преценката дали е налице репутация по смисъла на член 4, параграф 3 не са релевантни принципите, установени от съдебната практика, относно изискването да се докаже реално използване на марката.

2) Ако по-ранната марка на Общността не се ползва с репутация в държавата членка, в която се прави позоваване на член 4, параграф 3 от Директивата, за да се докаже, че без основание се извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката на Общността или че те се увреждат, за целите на посочената разпоредба е необходимо да се докаже, че значим за търговията дял от съответните потребители в тази държава членка ще направи връзка с по-ранната марка. В това отношение силата на по-ранната марка представлява съществен фактор за целите на доказването на подобна връзка.

English version

The European Court ruled in Case C-125/14 Iron & Smith Kft v Unilever NV. The case concerns the following:

It transpires from the order for reference that, on the basis of its earlier Community word mark IMPULSE, Unilever NV opposed an application by Iron & Smith Kft. for registration of the colour figurative sign ‘be impulsive’ as a Hungarian trade mark. The Hungarian Intellectual Property Office (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal; ‘the Hungarian Office’) made a finding that Unilever had sold large quantities of and publicised the goods designated by its Community word mark IMPULSE in the United Kingdom and Italy, with that mark enjoying a 5% market share in the United Kingdom and a 0.2% market share in Italy. On the basis of that market share finding — which did not relate to Hungary — the Hungarian Office found that the reputation of the Community mark had been proved in a substantial part of the European Union. (3) It also found that a risk of the later mark taking unfair advantage could not be ruled out.

Given that the Hungarian Office thus refused registration of its trade mark, Iron & Smith applied to the Fővárosi Törvényszék (Budapest Municipal Court; or ‘the referring court’) for annulment of the decision refusing the application for registration. Entertaining doubts as to the correct interpretation of Article 4(3) of the Directive, the referring court has now requested a preliminary ruling on the following questions:

(1) Is it sufficient, for the purposes of proving that a Community trade mark has a reputation within the meaning of Article 4(3) of [the Directive] …, for that mark to have a reputation in one Member State, including where the national trade mark application which has been opposed on the basis of such a reputation has been lodged in a country other than that Member State?

(2) May the principles laid down by [the Court] regarding the genuine use of a Community trade mark be applied in the context of the territorial criteria used when examining the reputation of such a mark?

(3) If the proprietor of an earlier Community trade mark has proved that that mark has a reputation in countries other than the Member State in which the national trade mark application has been lodged — which cover a substantial part of the territory of the European Union — may he also be required, notwithstanding that fact, to adduce conclusive proof in relation to that Member State?

(4)  If the answer to [Question 3] is no, bearing in mind the specific features of the internal market, may a mark used intensively in a substantial part of the European Union be unknown to the relevant national consumer and therefore the other condition for the ground precluding registration in accordance with Article 4(3) of the Directive not be met, since there is no likelihood of detriment to, or unfair advantage being taken of, a mark’s repute or distinctive character? If so, what facts must the Community trade mark proprietor prove in order for that second condition to be met?’

Written observations in the present proceedings have been submitted by Iron & Smith, Unilever, the Hungarian, Danish, French, Italian and UK Governments, as well as by the Commission. With the exception of the Italian Government, all those parties presented oral argument at the hearing held on 4 February 2015.

The Court's decision 

1)  For the purposes of Article 4(3) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, it may — depending on the specific mark which is described as enjoying a reputation and, accordingly, on the public concerned — be sufficient that a Community trade mark enjoys a reputation in one Member State, which does not need to be the State in which that provision is relied upon. In that regard, for the purposes of determining whether a reputation exists within the meaning of Article 4(3), the principles laid down in case-law in respect of the requirement to show genuine use of a trade mark are not relevant.

(2)      Where the earlier Community trade mark does not enjoy a reputation in the Member State in which Article 4(3) of the Directive is relied upon, in order to prove that, without due cause, unfair advantage is taken of, or detriment is caused to, the distinctive character or repute of the Community trade mark for the purposes of that provision, it is necessary to show that a commercially pertinent proportion of the relevant public in that Member State will make a link with the earlier trade mark. In that regard, the strength of the earlier mark constitutes an important factor for the purposes of proving such association.

Турция се присъедини към DesignView - Turkey joins DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Турция към общата база данни за дизайни DesignView.  По този начин близо 450 000 турски дизайна се добавят към базата, като общият брой на дизайните до които DesignView предоставя достъп става 4,1 милиона.

English version

OHIM reports about the accession of Turkey to the general design database DesignView. By this way approximately 450 000 Turkish designs were added to the database, which now gives access to more than 4,1 million designs.

 

Камбожда се присъедини към Мадридския протокол за защита на търговски марки - Cambodia joins the Madrid protocol for trademark registration

WIPO съобщава за присъединяването на Камбоджа към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 05.06.2015.

English version

WIPO reports about the accession of Cambodia to the Madrid protocol for international trademark registration. The protocol enter into force on 05.06.2015.

Допускани грешки относно търговски марки - Some widespread mistakes concerning trademarks

Business2community.com публикува интересна статия за някои от най-често допусканите грешки при защита на търговски марки. Макар статията да касае практиката в САЩ, разгледаните въпроси са характерни и за законодателствата в други части по света, включително Европа.
Според статията грешките, допускани от притежатели на марки са:

1. Поставянето на знакът TM индикира наличие на вид търговска марка но не означава, че марката е регистрирана, тоест обхвата на правната защита е значително по-малък.

2. Марката описва стоките или услугите за които се иска защита - това е често допускана грешка, която води или до отказ на Патентните ведомства да регистрират марката или до значително по-слабата и  сила на защита при нейното правоприлагане.

3. Допускането че регистрирана марка защитава всички възможни стоки и услуги - регистрацията на марката касае единствено посочените в заявката й стоки и услуги и не се разпрострира над други извън тях.

4. Използването на символа R преди получаване на регистрация - този символ означава наличие на регистрирана марка и трябва да се използва след регистрацията на марката.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Business2community.com published an interesting article about some of the most widespread mistakes made in case of trademark protection. Although the article concerns only the US practice, these issues are very typical for other countries around the world including Europe.

According to this information, owners of trademarks make the following mistakes:

1. Putting the symbol TM next to your mark means that you have some kind of mark but this doesn't mean that your mark is registered, i.e. the scope of protection is narrower. 

2. The mark describes the goods and services - that's one very widespread practice which leads to either  refusal from protection issued by the Patents offices or even with protection the mark is weaker in case of enforcement.

3. Admitting that a registered mark covers all possible goods and services - this is not true, it covers only these of them which are specified in the application for the relevant mark.

4. Using of R symbol before registration of a mark - this symbol means that your mark is already registered and can be used after registration.

More information can be found here.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Близо 5 милиарда евро и 50 000 работни места, загубени всяка година в сектора на козметиката и личните грижи поради фалшифициране. За повече информация тук. 

2. Мобилните компании не носят отговорност за нарушения на авторски права от страна на потребители, постанови Европейският съд. За повече информация тук. 

3.  Може ли да има ли право на собственост върху името на домейна? За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук 

English version

1. Almost € 5 billion and 50,000 jobs lost each year in the sector of cosmetics and personal care due to counterfeiting. For more information here.

 2. Mobile companies are not liable for copyright infringement by users, gives the European Court. For more information here.

3. Is it possible a right of ownership of the domain name? For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

Кога се дължат компенсационни възнаграждения за карти памет - решение на Европейския съд - When fair compensation is payable for memory cards - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с важно тълкувателно решение по дело C‑463/12  Copydan Båndkopi срещу Nokia Danmark A/S. Делото касае следното:

Copydan е организация за стопанисване на авторски права, която представлява притежатели на такива права за аудио и видео продукции. Copydan има одобрение от Kulturministeriet (Министерство на културата) да събира, управлява и разпределя между тези притежатели възнагражденията, получени за използването на посочените творби.

Nokia продава мобилни телефони в Дания. То доставя тези стоки на търговци, които на свой ред ги препродават на други търговци или на частни лица. Всички мобилни телефони имат вътрешна памет. Освен това някои модели съдържат допълнителна карта памет, различна от SIM картата. Ако ползвателят има мобилен телефон, който разполага с карта памет, може да съхранява на нея данни като телефонни номера, контакти или снимки, направени с този телефон. Могат също да бъдат запазвани файлове, съдържащи музика, филми и други произведения, закриляни от авторското право. Такива файлове могат да са били изтеглени през интернет или да са с произход от DVD, CD, MP3 плеър или компютър на ползвателя.

Няма спор между страните по главното производство, че ако ползвател съхранява произведения, закриляни от авторското право, на мобилен телефон, който има както вътрешна памет, така и карта памет, закриляните от авторското право произведения обикновено ще бъдат съхранявани на картата памет. Ако ползвателят обаче промени настройките на мобилния телефон, той може да съхранява тези произведения и във вътрешната памет.

Copydan смята, че картите памет за мобилни телефони трябва да се обхващат от предвидената в Закона за авторското право система за справедливо обезщетение за изключението от правото на възпроизвеждане (наричано по-нататък „справедливо обезщетение“), освен картите памет с особено малък капацитет за запазване на данни. Поради тази причина то предявява иск срещу Nokia за осъждане на последното да му плати възнаграждение за копиране за лично ползване, за внесени през периода от 2004 г. до 2009 г. карти памет.

Nokia изтъква, че такова възнаграждение не се дължи, когато копирането не е законно, нито когато използването на копието, например след изтегляне на закриляното от авторското право произведение от сайт за онлайн търговия, е разрешено от притежателите на авторското право. Следователно в схемата за справедливо обезщетение трябва да бъдат включени само законни копия за лично ползване, за които притежателите на права не са предоставили разрешение. Картите памет за мобилни телефони обаче много рядко съдържали такива копия, така че за тях не можело да се изисква никакво възнаграждение.

При тези условия Østre Landsret решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

1) Съвместимо ли е с [Директива 2001/29] национално законодателство, което предвижда компенсация за притежателите на правата за възпроизвеждане, направено въз основа на следните източници:

a) файлове, чиято употреба е одобрена от притежателите на права и за която плаща клиентът (например лицензирано съдържание от онлайн магазини);

б) файлове, чиято употреба е одобрена от притежателите на права и за която не плаща клиентът (лицензирано съдържание, например във връзка с маркетингово действие);

в) собствени на ползвателя DVD, CD, MP3 плеър, компютър и др., без да са използвани ефикасни технически мерки;

г)  собствени на ползвателя DVD, CD, MP3 плеър, компютър и др., при използване на ефикасни технически мерки;

д)  DVD, CD, MP3 плеър, компютър или друг апарат на трети лица;

е)  незаконно копирани произведения от интернет или други източници;

ж) файлове, копирани законно по някакъв друг начин, например от интернет (от законни източници, където няма предоставен лиценз).

2) Как ефикасните технически мерки (член 6 от Директива [2001/29]) трябва да се вземат предвид в законодателството на държавите членки относно справедливото обезщетение […]?

3) При изчисляването на [справедливото обезщетение] какво следва да се разбира под израза „някои случаи, когато вредата [причинена] на притежателя на права е минимална“, както е посочено в съображение 35, което би имало за последица да не е съвместимо с Директива [2001/29] държавите членки да имат законодателство, предвиждащо обезщетение за притежателите на права за такова копиране за лично ползване […]?

4) a) Ако се приеме, че главната или най-важната функция на картите памет на мобилните телефони не е копирането за лично ползване, съвместимо ли е с Директива [2001/29] законодателството на държавите членки да предвижда обезщетение за притежателите на правата за копирането върху карти памет за мобилни телефони?

б) Ако се приеме, че копирането за лично ползване е една от няколкото главни или съществени функции на картите памет на мобилните телефони, съвместимо ли е с Директива [2001/29] законодателството на държавите членки да предвижда обезщетение за притежателите на правата за копирането върху карти памет за мобилни телефони?

5) Съвместимо ли е с понятието „справедлив баланс“ в съображение 31 от Директива [2001/29] и с еднаквото тълкуване на понятието „справедливо обезщетение“, съдържащо се в член 5, параграф 2, буква б) от нея, което трябва да се основава на „накърняване“, законодателството на държавите членки да предвижда възнаграждение за картите памет, докато такова не се изисква за вътрешна памет като [тази] на MP3 плеъри или айподи, които са предназначени и използвани главно за съхраняване на копия за лично ползване?

6)   a)  Допуска ли Директива [2001/29] законодателство на държава членка, което предвижда събирането на възнаграждение за копиране за лично ползване от производител и/или вносител, който продава карти памет на бизнес клиенти, които от своя страна продават картите памет както на частни, така и на бизнес клиенти, без производителят и/или вносителят да знае дали картите памет са били продадени на частни или на бизнес клиенти?

б)  Променя ли се отговорът на въпрос 6, буква a), ако законодателството на държавата членка включва разпоредби, които гарантират, че производителите, вносителите и/или дистрибуторите не плащат възнаграждение за картите памет, използвани за професионални цели; че производителите, вносителите и/или дистрибуторите, когато въпреки това са платили възнаграждението, могат да поискат то да им бъде възстановено, доколкото то се отнася до карти памет, които са били използвани за професионални цели, и че производителите, вносителите и/или дистрибуторите могат да продават карти памет на други предприятия, регистрирани в организацията, която управлява схемата за възнаграждение, без заплащане на възнаграждение?

в)  Променя ли се отговорът на въпрос 6, букви а) и б):

i) ако законодателството на държавата членка съдържа разпоредби, които гарантират, че производителите, вносителите и/или дистрибуторите не плащат възнаграждение за картите памет, използвани за професионални цели, [в положение], в което понятието „професионални цели“ се тълкува като възможност за приспадане, което се прилага само за предприятия, одобрени от Copydan, докато възнаграждението трябва да бъде платено за картите памет, използвани за професионални цели от други бизнес клиенти, които не са одобрени от Copydan;

ii) ако законодателството на държавата членка съдържа разпоредби, които гарантират, че ако въпреки това производителите, вносителите и/или дистрибуторите са платили (теоретично) възнаграждението, то може да им бъде възстановено, що се отнася до картите памет, доколкото те са били използвани за професионални цели, [в положение], в което […] на практика само купувачът на картата памет може да получи възстановяване на възнаграждението и [в което] купувачът на картата памет трябва да подаде заявление до Copydan за възстановяване на възнаграждението;

iii) ако законодателството на държавата членка съдържа разпоредби, които гарантират, че производителите, вносителите и/или дистрибуторите могат да продават карти памет на други предприятия, регистрирани в организацията, която управлява схемата за възнаграждение, без заплащане на възнаграждение [в положение], в което Copydan е организацията, която управлява схемата за възнаграждение, и в което регистрираните предприятия не знаят дали картите памет са били продадени на частни или на бизнес клиенти?“.

Решението на съда:

1) Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество допуска национална правна уредба, която предвижда справедливо обезщетение, въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране за лични цели, за многофункционални носители като карти памет на мобилни телефони, независимо дали тези носители имат за главна функция изготвянето на такива копия, при условие че една от функциите на посочените носители, макар и второстепенна, позволява на притежателите си да ги използват за тази цел. Главният или второстепенен характер на тази функция обаче, както и относителната значимост на капацитета на носителя за изготвяне на копия могат да въздействат върху размера на дължимото справедливо обезщетение. Доколкото вредата, причинена на притежателите на права, се счете за минимална, предоставянето на посочената функция може да не породи задължение за плащане на това обезщетение.

2)  Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 допуска национална правна уредба, която предвижда събиране на възнаграждение, предназначено да финансира справедливото обезщетение въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране за лично ползване, за доставката на носители, които могат да се използват за целта на копирането за лично ползване, като картите памет за мобилни телефони, но се въздържа да предвижда такова възнаграждение за доставката на компоненти с основно предназначение за съхраняване на копия за лично ползване като вътрешната памет на MP3 плеъри, доколкото тези различни категории носители и компоненти не са сравними, или различното им третиране е обосновано, което запитващата юрисдикция трябва да провери.

3) Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която налага плащането на възнаграждение, предназначено да финансира справедливото обезщетение въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране за лично ползване, на производителите и вносителите, които продават карти памет за мобилни телефони на бизнес клиенти, знаейки, че тези карти са предназначени да бъдат препродадени от тях, но без да знаят дали крайните купувачи на посочените карти са частни или бизнес клиенти, при условие че

–    въвеждането на такава схема е оправдано от практически трудности,

–  задължените лица са освободени от плащане на посоченото възнаграждение, ако установят, че са доставяли картите памет за мобилни телефони на лица, различни от физическите, за цели, явно различни от тези за копиране за лично ползване, като се има предвид, че това освобождаване не може да се ограничи само до доставката на бизнес клиентите, регистрирани в организацията, която управлява схемата на същите възнаграждения,

– посочената схема предвижда право на възстановяване на същото възнаграждение, което е ефективно и не затруднява прекомерно връщането на платените възнаграждения, като това възстановяване може да бъде изплатено единствено на крайния приобретател на такава карта памет, който трябва да подаде заявление за тази цел до посочената организация.

4) Член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/29, при прочита му в светлината на съображение 35 от нея, трябва да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите членки да предвидят в някои случаи, които попадат в приложното поле на изключението за копиране за лично ползване, освобождаване от плащането на справедливо обезщетение въз основа на това изключение, при условие че вредата, причинена на титулярите на права в тези случаи, е минимална. Тези държави са компетентни да определят прага на вредата, като се има предвид, че този праг трябва да се прилага по-конкретно в съответствие с принципа на равно третиране.

5) Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че когато държава членка реши по силата на член 5, параграф 2 от тази директива да изключи от материалното приложно поле на тази разпоредба всяко право на притежателите на права да разрешават възпроизвеждането на техните произведения за лично ползване, даденото от притежател на права разрешение за използване на файловете, съдържащи техните произведения, не може да има отражение върху задължението за справедливо обезщетение за копията, изготвени в съответствие с член 5, параграф 2, буква б) от посочената директива с помощта на такива файлове, и не може само по себе си да породи задължение за плащане на каквото и да било възнаграждение от ползвателя на съответните файлове, на този притежател.

6) Въвеждането на технически мерки по член 6 от Директива 2001/29 за устройствата, използвани за възпроизвеждане на закриляни произведения, като DVD, CD, MP3 плеър или компютър, не може да има въздействие върху задължението за справедливо обезщетение въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране за лично ползване, извършено от такива устройства. Това въвеждане обаче би могло да има въздействие върху конкретния размер на обезщетението.

7) Директива 2001/29 не допуска национална правна уредба, която предвижда справедливо обезщетение въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране, осъществено от незаконни източници, а именно от закриляни произведения, които са предоставени на разположение на потребителите без разрешението на притежателите на права.

8)  Директива 2001/29 допуска национална правна уредба, която предвижда справедливо обезщетение въз основа на изключението от правото на възпроизвеждане за копиране на закриляни произведения, което е извършено от физическо лице от или с помощта на устройство, принадлежащо на трето лице.

English version

The European court ruled in Case C‑463/12  Copydan Båndkopi v. Nokia Danmark A/S, which concerns the following:

Copydan is a body responsible for the administration of copyright which represents the holders of copyright in audio and audiovisual works. It is authorised by the Kulturministeriet (Ministry of Culture) to collect, administer and distribute among such copyright holders the levy charged for the use of those works.

Nokia markets mobile telephones in Denmark. It provides those products to business customers, who sell them on both to individuals and to other business customers. All mobile telephones have an internal memory. Moreover, certain models have an additional memory card that is different from the SIM card. If a user has a mobile telephone which has a memory card, he can store on it data, such as telephone numbers, contact details and photographs taken with the telephone. Files containing musical works, films and other protected works may also be stored on the card. Such files may be downloaded from the internet or from DVDs, CDs, MP3 players or the user’s computer.

The parties to the main proceedings agree that if a user stores protected works in a mobile telephone with both an internal memory and a memory card, such works are, as a rule, stored on the memory card. However, if the user alters the settings of the telephone, he may also store those works in the internal memory.

Copydan takes the view that mobile telephone memory cards should be covered by the fair compensation system established by the Copyright Act in accordance with the exception to the reproduction right (‘fair compensation’), except for those with very low storage capacity. For that reason, Copydan brought proceedings against Nokia, claiming that Nokia should be ordered to pay to it a private copying levy in respect of memory cards imported in the period from 2004 to 2009.

Nokia contends that such a levy is not payable where the reproduction is not lawful or where use of the reproduction following, for example, the downloading of a protected work from an online trading site, is authorised by the copyright holder. It is therefore only lawful reproductions for private use that are not authorised by the rightholder which should be subject to the fair compensation system. Mobile telephone memory cards rarely contain such copies, and no levy in respect of those copies may, therefore, be imposed.

 In those circumstances, the Østre Landsret decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

1. Is it compatible with [Directive 2001/29] for a national law to provide that compensation is to be paid to rightholders for reproductions made using the following sources:

(a) files, where the rightholder has consented to the use in question and for which the customer has paid a levy (licensed content from online trading sites, for example);

b)  files, where the rightholder has consented to the use in question and for which the customer has not paid a levy (licensed content, for example, in connection with commercial offers);

(c)      the user’s own DVD, CD, MP3 player, computer, etc., where effective technological measures have not been applied;

(d) the user’s own DVD, CD, MP3 player, computer, etc., where effective technological measures have been applied;

(e) a third party’s DVD, CD, MP3 player, computer or other device.;

(f)  unlawfully copied works from the internet or other sources;

(g)  files copied lawfully by some other means from, for example, the internet (from lawful sources where no licence has been granted)?

2.  How must a Member States’ legislation on fair compensation … take account of effective technological measures (Article 6 of Directive [2001/29])?

3. For the purpose of calculating [fair compensation], what constitutes “certain situations where the prejudice to the rightholder would be minimal” (recital 35 in the preamble to Directive 2001/29), with the result that it would not be compatible with Directive [2001/29] for Member States to enact legislation which provides for compensation to be paid to rightholders for such copying for private use …?

4. (a) If it is accepted that the primary or most essential function of mobile telephone memory cards is not private copying, is it compatible with Directive [2001/29] for Member States to enact legislation which provides for compensation to be paid to rightholders for copying on mobile telephone memory cards?

(b) If it is accepted that private copying is one of the primary or most essential functions of mobile telephone memory cards, is it compatible with Directive [2001/29] for Member States to enact legislation which provides for compensation to be paid to rightholders for copying on mobile telephone memory cards?

5.  Is it compatible with the concept of “fair balance” in recital 31 in the preamble to Directive [2001/29] and with the uniform interpretation of the concept of “fair compensation” in Article 5(2)(b) of the directive, which must be based on “prejudice”, for Member States to enact legislation under which a levy is charged on memory cards, whereas no levy is charged in respect of internal memory such as [that of] MP3 players or iPods, which are designed and primarily used for storing copies made for private use?

6.  (a) Does Directive [2001/29] preclude Member States from enacting legislation which provides that a producer and/or importer who sells memory cards to business customers, who in turn sell them on to both individuals and business customers, without the producer’s and/or importer’s having knowledge of whether the memory cards are sold to individuals or to business customers, are required to pay a private copying levy?

(b) Is the answer to question 6(a) affected if provisions are laid down in a Member State’s legislation under which producers, importers and/or distributors do not have to pay a levy on memory cards used for business purposes, producers, importers and/or distributors who have nevertheless paid the levy are entitled to reimbursement of the levy paid in respect of memory cards used for business purposes, and producers, importers and/or distributors may sell memory cards to other undertakings registered with the organisation responsible for administering the levy scheme without having to pay the levy?

(c)  Is the answer to questions 6(a) and 6(b) affected:

(i) if provisions are laid down in a Member State’s legislation under which producers, importers and/or distributors do not have to pay a levy on memory cards used for business purposes, where the concept of “use for business purposes” is interpreted as conferring a right of deduction, applicable only to undertakings approved by Copydan, whereas the levy must be paid in respect of memory cards used for business purposes by business customers who are not approved by Copydan;

(ii) if provisions are laid down in a Member State’s legislation under which, if producers, importers and/or distributors have nevertheless paid the levy (theoretically), the levy may be reimbursed in respect of memory cards in so far as they are used for business purposes, where (a) in practice, it is only the purchaser of the memory card who may obtain reimbursement, and (b) the purchaser of memory cards must submit an application for reimbursement of the levy to Copydan;

(iii) if provisions are laid down in a Member State’s legislation under which producers, importers and/or distributors may sell memory cards to other undertakings registered with the organisation responsible for administering the levy scheme, without paying the levy, where (a) Copydan is the organisation responsible for administering the levy scheme and (b) the registered undertakings have no knowledge of whether the memory cards have been sold to individuals or business customers?’ 

The Court's decision:

1.Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society does not preclude national legislation which provides that fair compensation is to be paid, in accordance with the exception to the reproduction right for copies made for private use, in respect of multifunctional media such as mobile telephone memory cards, irrespective of whether the main function of such media is to make such copies, provided that one of the functions of the media, be it merely an ancillary function, enables the operator to use them for that purpose. However, the question whether the function is a main or an ancillary one and the relative importance of the medium’s capacity to make copies are liable to affect the amount of fair compensation payable. In so far as the prejudice to the rightholder may be regarded as minimal, the making available of such a function need not give rise to an obligation to pay fair compensation.

2. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 does not preclude national legislation which makes the supply of media that may be used for copying for private use, such as mobile telephone memory cards, subject to the levy intended to finance fair compensation payable in accordance with the exception to the reproduction right for copies for private use, but does not make the supply of components whose main purpose is to store copies for private use, such as the internal memories of MP3 players, subject to that levy, provided that those different categories of media and components are not comparable or the different treatment they receive is justified, which is a matter for the national court to determine.

3. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as not precluding national legislation which requires payment of the levy intended to finance fair compensation, in accordance with the exception to the reproduction right for copies for private use, by producers and importers who sell mobile telephone memory cards to business customers and are aware that those cards will be sold on by those customers but do not know whether the final purchasers of the cards will be individuals or business customers, on condition that:

–  the introduction of such a system is justified by practical difficulties;

–  the persons responsible for payment are exempt from the levy if they can establish that they have supplied the mobile telephone memory cards to persons other than natural persons for purposes clearly unrelated to copying for private use, it being understood that the exemption cannot be restricted to the supply of business customers registered with the organisation responsible for administering the levy;

–  the system provides for a right to reimbursement of that levy which is effective and does not make it excessively difficult to repay the levy and only the final purchaser of such a memory card may obtain reimbursement by submitting an appropriate application to that organisation.

4. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29, read in the light of recital 35 in the preamble to that directive, must be interpreted as permitting the Member States to provide, in certain cases covered by the exception to the reproduction right for copies for private use, for an exemption from the requirement under that exception to pay fair compensation, provided that the prejudice caused to rightholders in such cases is minimal. It is within the discretion of the Member States to set the threshold for such prejudice, it being understood that that threshold must, inter alia, be applied in a manner consistent with the principle of equal treatment.

5. Directive 2001/29 is to be interpreted as meaning that, where a Member State has decided, pursuant to Article 5(2) of that directive, to exclude, from the material scope of that provision, any right for rightholders to authorise reproduction of their works for private use, any authorisation given by a rightholder for the use of files containing his works can have no bearing on the fair compensation payable in accordance with the exception to the reproduction right for reproductions made in accordance with Article 5(2)(b) of that directive with the aid of such files and cannot, of itself, give rise to an obligation on the part of the user of the files concerned to pay remuneration of any kind to the rightholder.

6. The implementation of technological measures under Article 6 of Directive 2001/29 for devices used to reproduce protected works, such as DVDs, CDs, MP3 players and computers, can have no effect on the requirement to pay fair compensation in accordance with the exception to the reproduction right in respect of reproductions made for private use by means of such devices. However, the implementation of such measures may have an effect on the actual level of such compensation.

7.Directive 2001/29 precludes national legislation which provides for fair compensation, in accordance with the exception to the reproduction right, in respect of reproductions made using unlawful sources, namely from protected works which are made available to the public without the rightholder’s consent.

8. Directive 2001/29 does not preclude national legislation which provides for fair compensation, in accordance with the exception to the reproduction right, in respect of reproductions of protected works made by a natural person by or with the aid of a device which belongs to a third party.

Използване на марка в САЩ - Use of trademark in US

IP Kat публикува интересна статия относно доказване реално използване на регистрирана търговска марка в САЩ.

Казусът касае търговска марка PLAYDOM ( регистрирана за услуги), за която има искане за отмяна на основа липса на търговско използване на марката на територията на САЩ.

Притежателят на марката предоставя доказателства под формата на разпечатка от интернет сайт на който е била рекламирана услугата.

Според Раздел 1(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) всяка марка трябва да бъде използване търговски за стоките и услугите за които е регистрирана.

В случая Патентното ведомство на САЩ не приема рекламирането на марката, като използване, тъй като в случая рекламата не е подкрепена с реалното използване на марката за посочените стоки.

Според американското законодателство и практика използването на марка трябва да бъде задължително във връзка с посочените в заявката стоки или услуги.

Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat published an interesting article about how to prove a real use in commerce of a trademark in US.

The case concerns the PLAYDOM mark ( registered for services), which was attacked for non-use in US for the services pointed out in the applications.

The trademark owner submitted evidences such as screen capture of his website offering entertainment services as a specimen of use.

According to Section 1(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(a) every mark must be used in commerce in connection with all the goods and services listed in the application.

In the present case USPTO refused the submitted evidences because they showed only trademark advertising but not use for the relevant services.

More information can be found here.

ARIPO с нова IP база данни - ARIPO with new IP database

Afro-IP съобщава новината за стартирането на нова база данни за патенти, полезни модели, промишлени дизайни и търговски марки на ARIPO ( регионална ведомство по интелектуална собственост на Боцвана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Либерия, Малауи, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сиера Леон, Сумалия, Судан, Сао Томе, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве). Според информацията електронното заявяване на посочените обекти ще бъде възможно считано от 09.03.2015г.

Повече информация тук.

English version

Afro-IP reports about the launch of new IP database for patents, utility models, industrial designs and trademarks of ARIPO ( regional IP Office of the following countries Botsvana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, amount, Sudan, Sao Tome, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe). According to that information the electronic filling will be available on 09.03.2015.

More information here.

Унгария се присъедини към DesignView - Hungary joins DesignView

Патентното ведомство на Унгария се присъедини към общата база данни за дизайни DesignView. По този начин бяха добавени нови 13 000 дизайна от Унгария, като общият брой на достъпни дизайни за търсене в DesignView стана 3,6 милиона.

Източник OHIM.

English version

The Hungary Patent Office joined the DesignView database and by this way new 13 000 Hungarian designs were added to it. The total number of searchable designs through DesignView become 3,6 milion.

Source OHIM.

Плащане при препродажба на произведения на изкуството в Европа - решение на Европейския съд - Payment for resale of works of art in Europe - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑41/14 Christie’s France SNC  срещу  Syndicat national des antiquaires. Делото касае следното:

Christie’s France, френско дъщерно дружество на мултинационалното дружество Christie’s, организира доброволни продажби на произведения на изкуството на търгове с явно наддаване. В това си качество то провежда периодично продажби на произведения на изкуството, в които участва от името на продавачите. При някои от тези продажби възниква право на възнаграждение при препродажба. В своите общи условия за продажба Christie’s France е предвидило спорната клауза, която му позволява да получи сума за сметка и от името на продавача за всяка партида, за която се дължи възнаграждение при препродажба, обозначена със символа „λ“ в неговия каталог, която то е длъжно след това да прехвърли на органа, натоварен да получи това възнаграждение или на самия автор.

SNA е синдикат, чиито членове действат на същия пазар като Christie’s France, поради което според този синдикат те се намират в положение на конкуренция с това дружество.

Що се отнася до продажбите, извършени през 2008 г. и 2009 г., SNA счита, че спорната клауза поставя плащането на възнаграждението при препродажба в тежест на приобретателя и че това представлява нелоялна конкуренция в разрез с разпоредбите на член L. 122‑8 от Кодекса на интелектуалната собственост. При това положение SNA предявява иск срещу Christie’s France за обявяване на посочената клауза за нищожна.

С решение от 20 май 2011 г. Tribunal de grande instance de Paris отхвърля този иск, като приема, че разпределянето на тежестта за плащането на отчислението на основание правото на препродажба само по себе си не е част от фактическия състав на нелоялна конкуренция.

SNA обжалва това решение пред Cour d’appel de Paris. Последният приема, на първо място, че правото на възнаграждение при препродажба е замислено като възнаграждение, заплащано на автора от продавача, който се e обогатил от продажбата на произведение на изкуството, тъй като първоначалното възнаграждение на автора при първата продажба на произведението може да е било твърде скромно с оглед на придобитите впоследствие печалби от продажбата на същото. На второ място, според Cour d’appel de Paris всеки договор, предвиждащ нещо различно от разпоредбите на Директива 2001/84, противоречи на целта на Директивата, насочена да гарантира хармонизиране на правото на възнаграждение при препродажба. Вследствие на това Cour d’appel de Paris обявява спорната клауза за нищожна.

Christie’s France подава касационна жалба, като поддържа по-специално, че Директива 2001/84 гласи, без друго уточнение или ограничение, че възнаграждението при препродажба се заплаща от продавача и следователно не изключва възможността с договор да се определи за чия сметка ще бъде плащането.

При тези условия Cour de cassation решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли правилото, закрепено в член 1, параграф 4 от [Директива № 2001/84], според което възнаграждението при препродажба се заплаща от продавача, да се тълкува в смисъл, че плащането е в края на краищата за сметка на продавача и не е възможно с договор да се предвиди друго?“.

Решението на съда:

Член 1, параграф 4 от Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството допуска възможността лицето, което дължи възнаграждението при препродажба, посочено като такова в националното законодателство, независимо дали това е продавачът или участващ в сделката търговец на произведения на изкуството, да договори с всяко друго лице, включително с купувача, че в крайна сметка последното ще понесе, изцяло или отчасти, стойността на отчислението, дължимо на автора на основание на правото на препродажба, при условие че подобна договореност не засяга по никакъв начин задълженията и отговорността на лицето, дължащо възнаграждението, спрямо автора.

English version

The European court ruled in C‑41/14 Christie’s France SNC  versus Syndicat national des antiquaires. The case concerns the following:

Christie’s France, the French subsidiary of the multinational firm Christie’s, is a company which arranges voluntary sales by public auction. On that account it regularly organises sales of works of art in which it acts on behalf of the sellers. As a result of some of those sales a royalty is payable in respect of the resale right. Christie’s France has included the term at issue in its general conditions of sale, which allows it to collect a sum, for and on behalf of the seller, in respect of any lot subject to the resale right which is marked in its catalogue with the symbol λ: Christie’s France is then responsible for passing that sum to the collecting agency or to the artist himself.

The SNA is an association whose members are active on the same market as Christie’s France and are thus, according to the association, in competition with Christie’s France.

The SNA took the view, as regards sales made in the course of 2008 and 2009, that the term at issue was placing the onus for payment of the resale royalty upon the buyer and that that amounted to unfair competition in breach of Article L. 122-8 of the Intellectual Property Code. The SNA therefore brought an action against Christie’s France seeking to have the term declared void.

By a judgment of 20 May 2011, the tribunal de grande instance de Paris (Regional Court, Paris) dismissed that action, considering that the allocation of the burden of paying the resale royalty does not on its own amount to unfair competition.

The SNA appealed to the cour d’appel de Paris (Paris Court of Appeal). The latter held, in the first place, that the resale right was conceived as a recompense paid by the seller, who has made money from the sale of a work, to the author, since the original remuneration, at the time of first transfer of the work, may have been modest given the increases of value occurring thereafter. In the second place, according to the cour d’appel de Paris, any derogation by agreement from the provisions of Directive 2001/84 would run counter to the objective of the directive, which seeks to bring about standardisation in respect of the resale right. Consequently, the cour d’appel de Paris declared the term at issue to be void.

Christie’s France appealed on a point of law, maintaining, in particular, that Directive 2001/84 states without further clarification or restriction that the royalty is payable by the seller and thus does not preclude a contractual arrangement regarding the burden of paying the royalty.

In those circumstances, the Cour de cassation (Court of Cassation) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court:

‘Must the rule laid down by Article 1(4) of Directive 2001/84, which makes the seller responsible for payment of the royalty, be interpreted as meaning that the seller is required definitively to bear the cost of the royalty without any derogation by agreement being possible?’

The Court decision:

Article 1(4) of Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art must be interpreted as not precluding the person by whom the resale royalty is payable, designated as such by national law, whether that is the seller or an art market professional involved in the transaction, from agreeing with any other person, including the buyer, that that other person will definitively bear, in whole or in part, the cost of the royalty, provided that a contractual arrangement of that kind does not affect the obligations and liability which the person by whom the royalty is payable has towards the author.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.   В EPO е получен рекорден брой заявки за издаване на патент. За повече информация тук. 

2. Германия и САЩ с най-много патенти в България. За повече информация  тук.

3. След връчването на наградите Оскар онлайн пиратството е нараснало с 386%. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. EPO received a record number of patent applications. For more information here.

2. Germany and US with most patents in Bulgaria. For more information here.

3. Online piracy has increased by 386% after the Oscar ceremony. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.  

Битката за кафе капсулите - The coffee capsules battle

IP Finance съобщава новината за това, че Федералният патентен съд на Германия е обявил един от патентите на Nestle свързани с Nespresso coffee system за невалиден.
Това решение е част от продължителен спор между компанията и нейният бивш CEO Jean-Paul Gaillard, който чрез своя нова компания се опитва да конкурира капсулите на Nestle.
Решението на немският съд не решава финално спорът между страните, тъй като Nestle притежават множество други патенти за своята система. Въпреки това решението може да повлияе върху последващите битки между страните.
Към момента глобалният пазар на капсули за кафе се оценява на приблизително 13 милиарда долара, от които 4 милиарда е делът на Nestle.

English version

IP Finance reports about the news that the Federal Patent Court of Germany declared one of the Nestle's patents related to Nespresso coffee system as invalid.This decision is part of a long-running dispute between company and its former CEO Jean-Paul Gaillard, who through his new company trying to compete with Nestle.The decision of the German court will not bring this case to an end because Nestle possesses numerous other patents for its system. However, the decision may affect the subsequent battles between the parties.For the time being the global market for coffee capsules is estimated at approximately 13 billion dollars, 4 billion of which is the share of Nestle.

Борбата за перфектната вода в Европа - The fight for the perfect water in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-123/14. То касае опит за регистрация на европейска марка AquaPerfect за клас 7 - "Електрически двигатели (различни от тези за земя транспортни средства); натоварени производители въздушни, компресори; помпи, различни от машини или моторни части, а именно хидрофори, водни помпи (електро помпи, моторни помпи), помпи за отоплителни инсталации; помпи и машини или моторни части (течни и газови помпи); електрически апарати, използвани в кухните за кълцане, шлайфане, нарязването, смесването и раздробяване, а именно миксери, смесители, кухненски роботи, електрически ножове, месни-шлифовъчни машини, машини за обезвреждане на битови отпадъци; миялни машини, перални машини и сушилни, електрически или моторни експлоатирани етаж полиращи машини; електрически прахосмукачки и електрически перални килим машини и техните чанти, тръби и части за тях.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна европейска марка waterPerfect за клас 7 - Class7 - "Електрически домакински и кухненски машини и апарати (включени в клас 7), и по-специално електрически кухненски машини и апарати, включително машини / трошачки, смесване и месене устройства, плодови натискане машини, DE-сокове, сок центрофуги, шлифовъчни машини, режещи устройства , електрически задвижвани инструменти, калай отварачки, нож заточване уреди и апаратура и устройства за приготвяне на напитки и / или храни, Помпи за подаване на охладени напитки за употреба в комбинация с уреди за охлаждане на напитки; електрически за обезвреждане на отпадъци, а именно отпадъци, шлифовъчни машини и машини за отпадъци уплътняване; съдомиялни машини; електрически машини и апарати за почистване на пране и облекло (включени в клас 7), включително перални машини, Сушилни; дъска за преси, дъска за машини, включени в клас 7; Електрическа битова почистваща техника, включително електрически прозорци почистваща техника, електрически лъскане на обувки и прахосмукачки, мокро и апарати суха прахосмукачка; части за всички горепосочени стоки, включени в клас 7, по-специално на гъвкави тръби, филтри за прах, филтър за прах чанти, всички за прахосмукачки.

OHIM отхвърля опозицията. Доводите за това са, че елемента Perfect в двете марки е неотличителен и хвалебствен по отношение на посочените стоки, които от своя страна са частично сходни и идентични.
Според съда обаче думите water и aqua също имат ниска степен на отличителност.
Взети в тяхната цялост обаче марките могат да се приемат за сходни с оглед на сходните и идентични стоки.

Източник Marques Class 46.

English version

The European court ruled in case T-123/14. It concerns an attempt for registration of an European trademark AquaPerfect for Class 7 - "Electric motors (other than for land vehicles); laden air producers, compressors, pumps, other than machinery or motor parts, namely hydrophores, water pumps (electro pumps , motor pumps), pumps for heating systems, pumps and machinery or motor parts (liquid and gas pumps); electrical apparatus used in the kitchen for chopping, grinding, crushing, mixing and crumbling, namely mixers, blenders, food processors, electric knives, meat-grinding machines, domestic waste disposal; dishwashers, washing machines and dryers, electrical or motor-operated floor polishing machines, electric vacuum cleaners and electric carpet washing machines and their bags, pipes and parts thereof.

Against this mark was filled an opposition based on an earlier CTM mark waterPerfectfor Class 7 "Electrical household and kitchen machines and apparatus (included in class 7), in particular electric kitchen machines and apparatus, including machines / crushers mixing and kneading devices, fruit pressing machines, DE-juices, juice centrifuges, grinding machines, cutting devices, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening devices and appliances and devices for making beverages and / or food, pumps supply chilled beverages for use in combination with appliances for cooling of beverages; electric waste disposal, namely waste grinders and waste compacting machines; dishwashers; electric machines and apparatus for cleaning laundry and clothing (included in class 7) including washing machines, dryers, ironing presses, ironing machines, included in class 7; Electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric shoe shine and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods included in class 7, in particular flexible pipes, dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners.

OHIM dismissed the opposition because of the weakly distinctive element in both mark, namely Perfect which is laudatory term. The goods are partly similar and partly identical.

The Court disagreed with OHIM. The other elements in both marks have low distinctiveness too but taking into account the marks as a whole they are similar with regard to similar and identical goods.

Source: Marques Class 46.