Европейският съд излезе с решение по дело Case C-376/11. То касае касае следното:
Pie
Optiek е белгийско дружество, което извършва дейност в областта на
продажбата по интернет на контактни лещи, очила и други продукти за
очите. То е притежател на фигуративната марка на Бенелюкс, съдържаща
словния знак „Lensworld“ и стилизирана планисфера, заявена на 8 декември
2005 г. и регистрирана на 4 януари 2006 г. за стоки и услуги от класове
5, 9 и 44 Това дружество използва уебсайта
www.lensworld.be.
Walsh
Optical също извършва дейност в областта на продажбата по интернет на
контактни лещи и очила и други свързани с тях артикули. Walsh Optical
използва уебсайта www.lensworld.com от 1998 г. и е притежател на марката
на Бенелюкс „Lensworld“, заявена на 20 октомври 2005 г. и регистрирана
на 26 октомври 2005 г. за стоки и услуги от клас 35. Тази марка е заличена на 30 октомври 2006 г.
На
18 ноември 2005 г. Walsh Optical подписва с Bureau Gevers договор,
наименован „License agreement“.
Съгласно
клауза 1 от посочения договор, единствените му цели са да разреши на
лицензианта да регистрира име на домейн на свое име, но за сметка на
лицензодателя, да определи правата и задълженията на всяка страна по
време на действието на този договор, както и да организира процедурата,
чрез която лицензиантът ще прехвърли името или имената на домейна .eu на
лицензодателя или на посочено от него лице.
Съгласно
клауза 2 от договора в главното производство, озаглавена „Права на
лицензодателя“, последният може по всяко време да поиска от лицензианта
да заличи името или имената на домейна по приложение 1 към посочения
договор или да прехвърли името на домейн, бързо и без такси, на
лицензодателя или на всяко посочено от него трето лице.
Сред
предвидените в клауза 5 от този договор задължения на лицензианта е и
задължението му да положи разумни усилия, за да подаде заявка .eu и да
получи регистрация .eu за име или имена на домейн. Освен това
лицензиантът признава, че по време на регистрацията името на домейн ще
бъде изключителна собственост на лицензодателя и приема, че няма да
използва това име по какъвто и да било начин, несъвместим с условията на
този договор.
От
представеното от EURid пред Съда писмено становище е видно, че първата
фаза от поетапното регистриране, посочено в глава IV от Регламент
№ 874/2004, започва на 7 декември 2005 г.
На
същата дата Bureau Gevers подава заявка пред EURid за регистрация на
името на домейн „lensworld.eu“ на свое име, но за сметка на Walsh
Optical. Това име на домейн е предоставено на Bureau Gevers на 10 юли
2006 г.
На
17 януари 2006 г. Pie Optiek също иска регистрацията на име на домейн
„lensworld.eu“, но получава отказ поради предходността на подадената от
Bureau Gevers заявка.
Искането,
което Pie Optiek подава пред Арбитражния съд на Чешката република —
орган, който отговаря за извънсъдебното разрешаване на споровете относно
имената на домейни .eu — за да оспори предоставянето на посоченото има
на домейн Bureau Gevers, е отхвърлено с решение от 12 март 2007 г.
Жалбата на Pie Optiek пред Tribunal de première instance de Bruxelles
също е отхвърлена с решение на този съд от 14 декември 2007 г.
Пред
запитващата юрисдикция, сезирана по обжалване на последното решение,
Pie Optiek изтъква по-специално, че договорът в главното производство не
предоставя на Bureau Gevers качеството на лицензиант на предходни права
по смисъла на член 12, параграф 2, трета алинея от Регламент № 874/2004
и че това дружество не разполага и с право или законен интерес по
смисъла на член 21, параграф 1, буква a) от същия Регламент.
Според
Bureau Gevers предметът на лицензионен договор за марка не е непременно
разрешението да се ползват стоките или услугите с тази марка, а такъв
договор може да се отнася до всички или част от правомощията на
притежателя на въпросната марка, в това число до разрешението да се
регистрира име на домейн.
При
тези обстоятелства Сour d’appel de Bruxelles решава да спре
производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Трябва
ли член 12, параграф 2 от Регламент [№ 874/2004] да се тълкува в
смисъл, че при положение, при което съответното предходно право е право
относно марка, изразът „лицензианти на предходни права“ може да се
отнася за лице, упълномощено от притежателя на марката единствено да
регистрира от свое име, но за сметка на лицензодателя име на домейн,
което е идентично или подобно на марката, без обаче да има право да
използва по друг начин марката или да използва знака като марка, като
например за предлагане на пазара на стоки или услуги с тази марка?
2) При
положителен отговор на този въпрос, трябва ли член 21, параграф 1,
буква a) от Регламент [№ 874/2004] да се тълкува в смисъл, че „право или
законен интерес“ съществува дори ако „лицензиантът на предходни права“ е
извършил регистрирането на името на домейн .eu от свое име, но за
сметка на притежателя на марката, когато последният няма право на
регистриране в съответствие с член 4, параграф 2, буква б) от Регламент
[№ 733/2002]?“
По изложените съображения Съдът реши:
Член
12, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената
политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и
принципите, които ръководят регистрирането, трябва да се тълкува в
смисъл, че когато съответното предходно право е право върху марка,
изразът „лицензианти на предходни права“ не включва лице, на което
притежателят на съответната марка е разрешил единствено да регистрира от
свое име, но за сметка на този притежател, име на домейн, което е
идентично или подобно на посочената марка, без обаче на това лице да е
разрешено да я използва за търговски цели в съответствие с присъщите на
марката функции.
English version
The European Court issued judgment in Case C-376/11. This case concerns the following:
Pie
Optiek is a Belgian company active in the internet sale of contact
lenses, spectacles and other optical products. It owns the Benelux
figurative mark consisting of the word sign ‘Lensworld’ and a stylised
planisphere, filed on 8 December 2005 and registered on 4 January 2006,
for goods and services in classes 5, 9 and 44 of the Nice Agreement
concerning the International Classification of Goods and Services for
the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised
and amended. It operates the internet site www.lensworld.be.
Walsh
Optical is also active in the internet sale of contact lenses,
spectacles and related items. It has operated the internet site
www.lensworld.com since 1998 and owned the Benelux trade mark Lensworld,
filed on 20 October 2005 and registered on 26 October 2005, for goods
and services in class 35 of the Nice Agreement. That trade mark was
removed from the register on 30 October 2006.
On
18 November 2005, Walsh Optical entered into a contract described as a
‘License Agreement’ (‘the Agreement at issue in the main proceedings’)
with Bureau Gevers.
According
to clause 1 of that agreement, its sole purposes are to enable the
licensee to obtain a domain name registration in its name but on behalf
of the licensor, to define the rights and obligations of each party
during the lifetime of the licence agreement, and to organise the
procedure under which the licensee is to return the .eu domain name(s)
to the licensor or to any nominee of the licensor.
Under
clause 2 of the Agreement at issue in the main proceedings, headed
‘Rights of licensor’, the licensor may at any time request that the
licensee withdraw any of the domain name(s) listed in Enclosure I to
that agreement or assign the domain name promptly and without charge to
the licensor or to any entity designated by the licensor.
The
obligations of the licensee, as set out in clause 5 of that agreement,
include the obligation to use reasonable efforts to file a .eu
application and obtain a .eu registration for one or more domain names.
The licensee also acknowledges that, upon registration, the domain name
will be exclusively owned by the licensor and confirms that the licensee
will not use the domain name in any matter inconsistent with the terms
of that agreement.
It
is apparent from the written observations submitted to the Court by
EURid that the first part of phased registration under Chapter IV of
Regulation No 874/2004 started on 7 December 2005.
On
the same date, Bureau Gevers filed, in its own name but on behalf of
Walsh Optical, an application with EURid for registration of the domain
name ‘lensworld.eu’. That domain name was allocated to Bureau Gevers on
10 July 2006.
On
17 January 2006, Pie Optiek also sought registration of the domain name
‘lensworld.eu’, which was refused on the ground that Bureau Gevers’
application took precedence.
The
application made by Pie Optiek to the Arbitration Court of the Czech
Republic – the body responsible for the extra-judicial resolution of .eu
domain name disputes – in order to challenge the allocation of that
domain name to Bureau Gevers was dismissed by decision of 12 March 2007.
Pie Optiek’s action before the tribunal de première instance de
Bruxelles (Court of First Instance, Brussels) (Belgium) was also
dismissed, by judgment of that court of 14 December 2007.
Pie
Optiek submits before the cour d’appel de Bruxelles (Court of Appeal,
Brussels), hearing the case on appeal against that judgment, inter alia,
that the Agreement at issue in the main proceedings does not confer on
Bureau Gevers the status of licensee of prior rights, within the meaning
of the third subparagraph of Article 12(2) of Regulation No 874/2004,
and that Bureau Gevers also does not have any rights or legitimate
interest within the meaning of Article 21(1)(a) of that regulation.
According
to Bureau Gevers, the purpose of a trade mark licence agreement is not
necessarily limited to authorisation to exploit goods or services under
that trade mark, but may relate to all or part of the prerogatives of
the proprietor of the trade mark concerned, including authorisation to
register a domain name.
In
those circumstances, the cour d’appel de Bruxelles decided to stay the
proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice
for a preliminary ruling:
‘(1) Must
Article 12(2) of [Regulation No 874/2004] be interpreted as meaning
that, in a situation where the prior right concerned is a trade mark
right, the words “licensees of prior rights” may refer to a person who
has been authorised by the proprietor of the trade mark solely to
register, in his own name but on behalf of the licensor, a domain name
identical or similar to the trade mark, but without being authorised to
put the trade mark to other uses or to use the sign as a trade mark –
for example, for the purpose of marketing of goods or services under the
trade mark?
(2) If that
question is answered in the affirmative, must Article 21(1)(a) of
[Regulation No 874/2004] be interpreted as meaning that “rights or
legitimate interest” exist even if the “licensee of prior rights” has
obtained registration of the .eu domain name in his own name but on
behalf of the proprietor of the trade mark where the latter is not
eligible in accordance with Article 4(2)(b) of Regulation
[No 733/2002]?’
On those grounds, the Court hereby rules:
The
third subparagraph of Article 12(2) of Commission Regulation (EC)
No 874/2004 of 28 April 2004 laying down public policy rules concerning
the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the
principles governing registration must be interpreted as meaning that,
in a situation where the prior right concerned is a trade mark right,
the words ‘licensees of prior rights’ do not refer to a person who has
been authorised by the proprietor of the trade mark concerned solely to
register, in his own name but on behalf of that proprietor, a domain
name identical or similar to that trade mark, but without that person
being authorised to use the trade mark commercially in a manner
consistent with its function.
