Картини, репродукции и доказване на авторство - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑628/21 TB срещу Castorama Polska sp. z o.o., „Knor“ sp. z o.o. Делото има следната предистория:

TB е физическо лице, което в своите интернет магазини продава декоративни стоки. В рамките на дейността си то продава машинно произведени репродукции на картините, обозначени като A, B и C. Всяка от тези картини представлява несложна графика, съставена от ограничен брой цветове, геометрични фигури и кратки изречения. В това отношение картините A, B и C съдържат съответно следните изречения: „Mój dom moje zasady“ („В моя дом аз определям правилата“), „Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem“ („Не съществуват съвършени хора, но все пак аз съм един от тях“) и „W naszym domu rano słychać tupot małych stopek Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości“ („При нас сутрин се чува шумът от малки крачета. Винаги се носи аромат на вкусен сладкиш. Имаме много задължения, удоволствие и любов“). TB се представя като създател на тези картини, които според нея представляват „произведения“ по смисъла на законодателството в областта на авторското право.

Репродукции на въпросните картини се продават от Castorama Polska и Knor (наричани по-нататък „разглежданите в главното производство репродукции“). Точни копия на картините A и B се продават в интернет магазина и във физическите магазини на Castorama Polska, на което ги доставя Knor. Castorama Polska продава и картини, доставени от Knor, които съдържат идентичен текст като този на картина C, но с някои разлики в графичното изображение и в шрифта. Нито разглежданите в главното производство репродукции, нито самите картини, които са предмет на репродукциите, посочват автора или произхода на съответния продукт. Освен това TB не е дала съгласието си нито за репродукциите, нито за продажбата им от Castorama Polska и от Knor.

На 13 октомври 2020 г. TB отправя покана до Castorama Polska да преустанови нарушаването на имуществените и неимуществените авторски права върху „произведенията“, създадени от нея.

На 15 декември 2020 г. TB сезира запитващата юрисдикция на основание член 479113 от Гражданския процесуален кодекс с искане на Castorama Polska и Knor да бъде разпоредено да предоставят информация за разглежданите в главното производство репродукции, по-специално за разпространителските мрежи и количеството на получените или поръчаните от тях стоки, както и пълния списък на техните доставчици, датата на пускане в продажба на тези стоки във физическия магазин и в интернет магазините на Castorama Polska, както и количеството и приходите от продажбата на посочените стоки, с разбивка на продажбите във физическия магазин и онлайн продажбите.

TB посочва, че е притежател на имуществени и неимуществени авторски права върху картините, предмет на разглежданите в главното производство репродукции, и че тази информация е необходима, за да се предяви иск за нарушение на тези авторски права, а при условията на евентуалност — иск за обезщетение за нелоялна конкуренция.

Castorama Polska иска от запитващата юрисдикция да отхвърли искането за предоставяне на информация, а при условията на евентуалност — да постанови съдебно решение с възможно най-малък обхват, като изтъква, че последното трябва да бъде строго ограничено до „произведения“ по смисъла на законодателството в областта на авторското право, оспорвайки самата възможност картините, предмет на разглежданите в главното производство репродукции, да могат да бъдат квалифицирани като „произведения“ по смисъла на това законодателство. Дружеството се позовава и на защитата на търговската тайна и освен това изтъква, че ТВ не е доказала, че притежава имуществени авторски права върху тези репродукции. Според Castorama Polska духовните произведения, посочени в искането на TB, не са оригинални, освен ако последната не докаже, че условието те да са нови, е изпълнено. Уважаването на това искане щяло да доведе до предоставянето на авторскоправна закрила на „идеи“ и „концепции“, тъй като картините, предмет на въпросните репродукции, били част от модерната тенденция на т.нар. „опростени мотивационни графики“ с „банални текстове“. Освен това Castorama Polska смята, че всички графични елементи на тези картини са банални и повторяеми и по никакъв начин не се отличават с нищо оригинално, както по отношение на композицията им, цветовете им и използваните шрифтове спрямо останалите картини, предлагани на пазара.

От акта за преюдициално запитване става ясно, че представените от TB доказателства се състоят единствено, от една страна, в разпечатки на страници от нейния уебсайт, на които са представени стоки за продажба в нейните интернет магазини, както и във фактури, издадени след 2014 г., и от друга страна, в разпечатки на страници на уебсайтовете на Castorama Polska и фактури за продажбата на картини в неговия интернет магазин.

За да разгледа искането на TB в рамките на спора по главното производство, запитващата юрисдикция поставя въпроса как следва да се тълкува член 8, параграф 1 от Директива 2004/48, по-специално въпроса дали в рамките на производство по искане за предоставяне на информация, образувано на основание на тази разпоредба, обстоятелството, че заинтересованото лице е притежател на правата върху интелектуална собственост, на които се позовава в подкрепа на искането си, трябва да бъде напълно установено от него или просто „вероятно“.

При тези обстоятелства Sąd Okręgowy w Warszawie (Окръжен съд Варшава, Полша) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Трябва ли член 8, параграф 1 във връзка с член 4, параграф 1 от Директива [2004/48] да се тълкува в смисъл, че се отнася до мярка за защита на права върху интелектуална собственост, чието прилагане може да се иска само когато в същото или в друго производство е установено, че поискалото мярката лице притежава право върху интелектуална собственост?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

2) Трябва ли член 8, параграф 1 във връзка с член 4, параграф 1 от Директива [2004/48] да се тълкува в смисъл, че е достатъчно да се докаже вероятността мярката да се отнася до съществуващо право върху интелектуална собственост, а не се изисква пълно доказване на този факт, в частност в случай че искането за предоставяне на информация за произхода и мрежите за разпространение на стоките или услугите предхожда предявяването на искания за обезщетение във връзка с нарушението на права върху интелектуална собственост?“.

Решението на съда:

Член 8, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

трябва да се тълкува в смисъл, че:

във връзка с производството за нарушаване на право върху интелектуална собственост на основание на тази разпоредба заявилият искане за предоставяне на информация на основание член 8 трябва да предостави всички основателни налични доказателства, позволяващи на сезираната с това искане юрисдикция да се увери със сигурност, че заявителят е притежател на това право, като представи подходящи доказателства с оглед на естеството на въпросното право и на евентуално приложимите специфични формалности.

Нова функционалност на базата за търговски марки eMadrid на WIPO

WIPO съобщава за нова функционалност на обновената си база данни за международни марки eMadrid.  При осъществяване на търсене на търговска марка, след като се кликне върху резултат от получената листа се отваря страница в която най-отгоре е посочена основната информация за марката, а след това е посочена подробната информация с нов таб наречен DESIGNATION STATUS. Той позволява бърз достъп до текущата информация за състоянието на марката във всяка посочена държава.

Повече информация може да откриете тук.

Как приключи спорът между марки FURLA и FURNA в Япония?

Masaki Mikami съобщава за поредното интересно опозиционно производство по търговски марки в Япония. Казусът касае следната заявена марка за клас 25 - дрехи:

Срещу тази марка е подадена опозиция от италианската модна компания FURLA S.P.A. на основание по-ранна марка FURLA за идентични стоки в клас 25.

Според компанията различните букви N и L не са достатъчни за да преодолеят сходството между знаците в светлината на наличната репутация на по-ранната марка в Япония и идентичността на стоките.

Патентното ведомство на страната не приема доводите на Furla, определяйки знаците за несходни. Във визуално отношение разликите между L и N и стилизираното оформление на заявената марка създават различно впечатление. Произнасянето на значите също е отчетливо различно. Концептуално заявената марка няма конкретно значение за потребителите в Япония, докато Furla е свързан със самият бранд и неговият създател Aldo Furlanetto.

Макар че ведомството приема по-ранната марка с доказана репутация и въпреки идентичността на стоките, липсата на нужната степен на сходство преодолява възможността за потребителско объркване между марките.

Burberry не успя да регистрира марка за дигитални стоки и услуги в ЕС

Регистрацията на марки за десени много често представлява предизвикателство за заявителите. Причината за това се крие основно в изискването на закона за отличителност на знака, като в немалка част от случайте марките за десен немогат да докажат такава.

Всичко това касае класическото заявяване на марки за различни стоки и услуги в реалния свят. Но какво се случва със станалите популярни напоследък дигитални продукти?

Все повече компании започват да регистрират водещите си марки и за дигитални стоки и услуги, нужни с оглед защита на различни NFTs свързани с тях. Това е случаят и с Burberry Limited’s, които заявяват нова европейска марка за своя популярен десен:

Марката е заявена за различни дигитални стоки и услуги в класове 29, 35 и 41, като повечето от тях касаят дрехи, обувки и други аксесоари.

EUIPO отказва регистрация на знака, за част от стоките и услугите, на абсолютни основания, липса на отличителност. Според ведомството този десен е предназначен за поставяне върху стоките и помага за тяхното визуалното възприемане от потребителите. В тази връзка обаче, десенът е обикновен и широко използван от различни компании, за визията на техните продукти. Дадени са множество примери в това число:

С оглед на това потребителите не биха разпознали този десен, като търговски източник на стоките и услугите, а само като обикновен декоративен елемент.

Решението е потвърдено и от Апелативния борд. Интересното в случая е че заявителят притежава аналогична европейска марка, регистрирана успешно но за физически стоки и услуги.

Изводът при подобен тип заявки за дигитални стоки и услуги е че практиката на ведомствата е все още некосистентна по отношение на тези нови продукти от една страна, а от друга нуждата от доказване на придобита отличителност важи в пълна сила и за дигиталния свят.

Google Adwords, мета тагове и нарушаване на права върху марки на ЕС - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело  C‑104/22 Lännen MCE Oy срещу Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG.

Делото касае определяне на това кой съд да разгледа нарушаване на права в онлайн среда върху търговска марка на ЕС. Казусът има следната предистория:

Lännen, установено във Финландия дружество, произвежда по-специално многофункционални багери, които продава под марката на Европейския съюз „WATERMASTER“, регистрирана на 12 юли 2004 г. с номер 003185758.

На 28 януари 2020 г. това дружество предявява пред Търговски съд, Финландия иск за нарушение срещу Berky и Senwatec — две установени в Германия дружества, принадлежащи към една и съща група предприятия.

Lännen твърди, че Senwatec е извършило нарушение във Финландия с платена реклама в интернет търсачка, която използва наименование на национален домейн от първо ниво на тази държава членка и при търсенето в която на думата „Watermaster“ се показва реклама на стоките на Senwatec. Така през август 2016 г. при търсене във Финландия на думата „Watermaster“ на уебсайта ww.google.fi като първи резултат се показва рекламно съобщение Google Adwords за стоките на Senwatec, отделено от останалите резултати от търсенето с един ред и съдържащо думата „Реклама“.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че получената в резултат на това търсене рекламна връзка и придружаващият я текст не съдържат нищо, което да е свързано с Финландия или с географския район на доставка на стоките на Senwatec. Запитващата юрисдикция обаче уточнява, че уебсайтът на Senwatec, към който води тази рекламна връзка, съдържа по-специално текст на английски език, в който се посочва, че стоките на Senwatec се използват в целия свят, и карта на света, на която държавите, в които Senwatec заявява, че развива дейност, са означени с по-тъмен цвят. Финландия не е сред тези държави.

Lännen твърди, че в периода 2005—2019 г. Berky е нарушило марката му чрез прилагане на оптимизация за интернет търсачка, като с метатаг, използващ ключовата дума „Watermaster“ и предназначен за по-добро идентифициране на изображенията на машините на Berky, е описало свободно достъпни изображения на уебсайта за споделяне на снимки Flickr.com. Така например при търсене на думата „Watermaster“ на уебсайта www.google.fi във Финландия, се появява връзка към уебсайт с изображения на машините на Berky.

Запитващата юрисдикция подчертава, че това не е рекламна връзка, а т.нар. „органичен“ резултат от търсенето. В надписите под изображенията на онлайн услугата Flickr.com са посочени наименованията на машините на английски език и номерата на моделите им. Освен това изображенията са придружени от логото на Berky. Всяко изображение е описано с по няколко метатага с ключови думи на английски език и други езици, сред които по-конкретно и думата „Watermaster“.

Lännen твърди, че интернет рекламата на Berky и Senwatec е била насочена към територията на Република Финландия и е била достъпна за потребителите или търговците в тази държава членка. Стоките на Berky и Senwatec се продавали в цял свят. Според Lännen въпросната реклама, написана на английски език, е била насочена към международна аудитория и е била предназначена за всички държави, в които е била достъпна.

В своя защита Berky и Senwatec оспорват компетентността на запитващата юрисдикция с мотива, че твърдените нарушения не са извършени във Финландия.

Те твърдят, че рекламата им не е била насочена към Финландия — държава членка, в която не предлагали стоките си за продажба и на чийто пазар не присъствали. Нито резултатът от търсенето на уебсайта www.google.fi, нито използването на метатаг с ключова дума „Watermaster“ доказвали, че дейността им е била насочени към Финландия. За да се установи компетентността на запитващата юрисдикция, не било важно дали съдържанието, за което се твърди, че е незаконно, е достъпно във Финландия, а по-скоро дали има релевантна връзка с тази държава членка.

Запитващата юрисдикция уточнява, че страните спорят дали картата на уебсайта на Senwatec доказва, че районът на доставка на стоките на Senwatec е ограничен до географски район, от който Финландия изглежда изключена. Според Senwatec тази карта е едно от доказателствата, че Финландия не спада към пазара, на който то продава стоките си, докато според Lännen стоките на Senwatec се продават в цял свят, а не само в посочените на картата райони.

При проверката за компетентност запитващата юрисдикция, сезирана като съд по местоизвършване на нарушението, приема, че за да се определи на териториите на кои държави членки се намират потребителите или търговците, за които са предназначени публикувани на уебсайт реклами, е целесъобразно да се вземат предвид по-специално географските райони на доставка на съответните стоки.

Запитващата юрисдикция все пак счита, че би могло да има и други релевантни за тази проверка обстоятелства, както посочва и генерален адвокат Szpunar в заключението си по дело AMS Neve и др. (C‑172/18, EU:C:2019:276), но че не е ясно какви биха могли да бъдат тези други обстоятелства, тъй като Съдът не се е произнесъл по този въпрос.

Запитващата юрисдикция иска по-специално да се установи дали при проверката за компетентност по член 125, параграф 5 от Регламент 2017/1001 може да вземе предвид обстоятелството, че уебсайтът на интернет търсачката, показваща рекламите, за които се твърди, че представляват нарушения, използва национален домейн от първо ниво на определена държава членка.

При тези обстоятелства Търговски съд решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„Дружеството А, установено в държавата членка Х, където се намира неговото седалище, е използвало на уебсайт в рекламата или като ключова дума знак, който е идентичен на марка на [Европейския съюз] на дружеството B.

1)  Може ли в горепосочения случай да се приеме, че рекламата е предназначена за потребители или търговци в държавата членка Y, където е седалището на дружество B, и компетентен ли е съд за марките на [Европейския съюз] в държавата членка Y да разглежда иск за нарушение на правата върху марка на [Европейския съюз] съгласно член 125, параграф 5 от Регламент 2017/1001, ако в публикуваната по електронен път реклама или в уебсайт на рекламодател, достъпен чрез линк от тази реклама, географските райони за доставка на стоките най-малкото не са изрично уточнени или ако от тях изрично не е изключена нито една държава членка? Може ли в това отношение да се вземе предвид естеството на стоките, за които се отнася рекламата, както и обстоятелството, че пазарът за стоките на дружеството А обхваща, както се твърди, целия свят и следователно цялата територия на Европейския съюз, включително държавата членка Y?

2)  Може ли да се приеме, че горепосочената реклама е предназначена за потребители или търговци в държавата членка Y, ако рекламата е показана на уебсайт на интернет търсачка, функциониращ под наименованието на националния домейн от първо ниво на държавата членка Y?

3)  При положителен отговор на въпрос 1 или въпрос 2: какви други обстоятелства, ако има такива, следва да се вземат предвид при преценката дали рекламата е предназначена за потребители или търговци в държавата членка Y?“.

Решението на съда:

Член 125, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкува в смисъл, че:

лице, което е притежател на марка на Европейския съюз и се счита за увредено от трето лице, използващо без съгласието му идентичен на марката му знак в онлайн реклами и предложения за продажба на стоки, идентични или сходни на тези, за които е регистрирана тази марка, може да предяви срещу това трето лице иск за нарушение пред съд за марките на Европейския съюз на държавата членка, на чиято територия се намират потребителите и търговците, към които са насочени рекламите или предложенията за продажба, независимо че третото лице не е посочило изрично и недвусмислено тази държава членка сред териториите, към които разглежданите стоки могат да бъдат доставяни, ако същото това трето лице е използвало знака за платена реклама на уебсайт на интернет търсачка, използващ наименование на национален домейн от първо ниво на тази държава членка. Това обаче не е така, ако третото лице е приложило само оптимизация за интернет търсачка, като с метатагове, които използват за ключова дума съответната марка, е описало изображения на свои стоки в услуга за онлайн споделяне на снимки с общ домейн от първо ниво.

Госпожица Dolce спечели казус за търговски марки срещу Dolce & Gabbana в Япония

Според законодателството за търговски марки в повечето държави по света, една известна марка има по-широка закрила, която и помага по-лесно да се противопоставя на по-късни сходни марки.

Тази обща постановка обаче не винаги е лесно приложима. Пример за това е казус от Япония, в който известната италианска модна къща Dolce & Gabbana подава опозиция срещу заявена марка “Ms. dolce” в клас 25 - обувки.

Опозицията е основана на по-ранна известна марка Dolce & Gabbana, като компанията твърди, че потребителите свързват двете части на марката с имената на основателите на компанията, в случая DOLCE е свързвано с Domenico Dolce, който като дизайнер сам по себе е известна личност в обществото.

Патентното ведомство на Япония отхвърля опозицията намирайки марките за визуално, фонетично и концептуално различни.

Наличието на MS в заявената марка помага за разграничаването на знаците. По-късната марка има значение на име на госпожица, докато по-ранната марка има значение на сладкиш или десерт на италиански.

По отношение на претендираната репутация, ведомството изказва съмнение, че DOLCE самостоятелно е придобило известност за обозначаване на стоките от клас 25, както и че потребителите свързват тази дума с един от основателите на италианската компания.

Източник: Masaki MIKAMI, Mark IP Law Firm.