Европейският съд потвърди анулирането на позиционна марка поради липса на отличителност

Съдът на Европейския съюз (CJEU) наскоро постанови решение  T‑307/23, Jima Projects v EUIPO, с което анулира търговска марка за обувки на територията на ЕС. Търговската марка, регистрирана през 2002 г., се състой от два наклонени ивици, поставени отстрани на обувката:

Тази марка е атакувана на основание липса на присъща отличителност. Това правно понятие означава, че марката в своята присъща форма не може ефективно да различи стоките (в този случай обувките) от тези на други компании. По същество марката е счетена за твърде генерична или често срещана, за да служи като уникален идентификатор за стоката.

Отделът за заличаване на Европейското патентно ведомство (EUIPO) първоначално се съгласява, констатирайки, че търговската марка е лишена от необходимата отличителност. Въпреки това заявителят обжалва това решение пред Апелативния съвет на EUIPO.

Апелативният съвет потвърждава решението на Отдела за заличаване, констатирайки, че търговската марка със своя прост дизайн не се отклонява значително от обичайните дизайнерски елементи, използвани в обувната индустрия. Заключението е че потребителите вероятно ще възприемат ивиците като обикновен декоративен елемент, а не като идентификатор на марката.

Заявителят обжалва пред съда със следните водови:

• Апелативният съвет погрешно е преценил нивото на внимание, което потребителите биха обърнали на търговската марка. Заявителят твърди, че потребителите биха обърнали по-голямо внимание на дизайнерските елементи върху спортните обувки, като се има предвид значението на имиджа на марката за този конкретен пазар.
• Апелативният съвет не е оценил правилно възприятието на публиката за марката. Заявителят твърди, че поставянето на ивиците отстрани на обувката, което е обичайно място за позициониране на марки, би накарало потребителите да ги възприемат като индикация за произход.
• Апелативният борд не е отчел адекватно по-ранната съдебна практика и решения на EUIPO, които, според заявителя, прилагат по-снизходителни критерии за оценка на отличителността.

Европейският съд обаче не намера основание за тези аргументи. Съдът подчерта, че простотата на търговската марка и приликата й с основни геометрични форми са ключови фактори за липсата й на отличителност. Съдът също така отбеляза, че въпреки че много производители на обувки използват дизайнерски елементи отстрани на обувките си, тази практика не означава автоматично, че потребителите възприемат всеки такъв елемент като търговска марка.

Освен това Съдът установява, че Апелативният борд е отчел правилно съответната съдебна практика и норми. В крайна сметка Съдът потвърждава решението на Апелативния борд, обявявайки марката за невалидна. 

Основни изводи:

• Този случай подчертава значението на отличителността в правото на търговските марки.
• Търговските марки, които са твърде прости, общи или често използвани в определена индустрия, могат да бъдат считани за невалидни.
• Поставянето на дизайнерски елемент върху продукт, макар и фактор, който трябва да се вземе предвид, не гарантира автоматично неговата отличителност като търговска марка.

Госпожица Dolce спечели казус за търговски марки срещу Dolce & Gabbana в Япония

Според законодателството за търговски марки в повечето държави по света, една известна марка има по-широка закрила, която и помага по-лесно да се противопоставя на по-късни сходни марки.

Тази обща постановка обаче не винаги е лесно приложима. Пример за това е казус от Япония, в който известната италианска модна къща Dolce & Gabbana подава опозиция срещу заявена марка “Ms. dolce” в клас 25 - обувки.

Опозицията е основана на по-ранна известна марка Dolce & Gabbana, като компанията твърди, че потребителите свързват двете части на марката с имената на основателите на компанията, в случая DOLCE е свързвано с Domenico Dolce, който като дизайнер сам по себе е известна личност в обществото.

Патентното ведомство на Япония отхвърля опозицията намирайки марките за визуално, фонетично и концептуално различни.

Наличието на MS в заявената марка помага за разграничаването на знаците. По-късната марка има значение на име на госпожица, докато по-ранната марка има значение на сладкиш или десерт на италиански.

По отношение на претендираната репутация, ведомството изказва съмнение, че DOLCE самостоятелно е придобило известност за обозначаване на стоките от клас 25, както и че потребителите свързват тази дума с един от основателите на италианската компания.

Източник: Masaki MIKAMI, Mark IP Law Firm.

Christian Louboutin загуби съдебно дело за обувки в Япония

Masaki Mikami съобщава за неуспешно обжалване от страна на Christian Louboutin SAS на решение за липса на нелоялна конкуренция относно конкурентни дамски обувки с основа в червен цвят.

Японската компания  Eizo Collection Co., Ltd. произвежда дамски обувки, чиято основа е в червен цвят. 

От своя страна един от най-известните модели дамски обувки на Christian Louboutin е с основа в червен цвят, за който компанията се бори за регистрация на търговски марки по цял свят с променлив успех.

Christian Louboutin губи делото пред съда в Токио, който отхвърля иска на база нарушаване на нелоялната конкуренция.

Апелативният съд потвърждава това решение. Според съда обувките на Louboutin и тези на Eizo са в различни ценови категории. Освен това всяка обувка освен цветовата си комбинация носи и марката на съответната компания, което помага на потребителите да разграничат различните модели. Дори обувките продавани онлайн са придружени с информация за производител и марка.

По отношение на репутацията на Christian Louboutin и техните обувки с червена основа, съдът приема, че тя не е доказана в достатъчна степен. Според предоставено проучване 51.6% от жените между 20 и 50 години живеещи само в големи градове асоциират червената основа с обувките на Louboutin, което според съда не е достаъчно за да се приеме, че червения цвят на обувките на компанията е придобил толкова съществена репутация сред потребителите в страната. 

Christian Louboutin не успя да регистрира червеният цвят за своите обувки в Япония

Популярният производител на обувки Christian Louboutin стана известен с опитите си да регистрира червеният цвят, като търговска марка, във връзка с ходилата на предлаганите от него дамски обувки в множество държави по света. 

За сега опитите на компанията да получи защита в ЕС и САЩ срещат сериозни проблеми и конфликти с конкурентни производители.

Една от поредните заявки за такива марки беше отказана наскоро от Патентното ведомство на Япония.  Christian Louboutin  заявява следната фигуративна марка за клас 25:

Ведомството отказва регистрация на абсолютни основания поради неотличителност и форма, която придава значителна стойност на стоката поради факта, че червеният цвят подобрява естетическите характеристики на обувките, което привлича вниманието на потребителите.

Christian Louboutin обжалва решението, като входира доказателства за придобита отличителност, основното от които е социологическо проучване проведено в три японски града. Според него при неподпомогната познатост 43.35% разпознават червеният цвят, като знак на компанията, а при подпомогнато 53.99%.

Ведомството потвърждава отказът, като определя приложените доказателства за недостатъчни. Проведеното социологическо проучване касаело само географски локации в които има ситуирани търговски обекти на компанията, като това не води до извода, че потребителите в страната цялостно са запознати с марката.

В допълнение ведомството приема, че регистрацията на подобна марка ще ограничи сериозно конкуренцията, тъй като множество други произовдители предлагат обувки с подобни визуални елементи.

Източник: Masaki MIKAMI, MARKS IP LAW FIRM.

Не всички връзки за обувки могат да бъдат търговски марки в ЕС

Интересен казус от Европа касаещ регистрация на позиционна марка. Австрийската компания Think Schuhwerk GmbH заявява следната позиционна европейска марка с описание - обувки с връзки с червени накрайници:

Технически обхвата на закрила на марката касае именно тези връзки с червени крайща.

EUIPO отказва регистрация на знака на абсолютни основания - липса на присъща отличителност. По правило външният вид на продукт може да бъде търговска марка само ако се различава съществено от външния вид на други подобни продукти.

Според ведомството в конкретния случай това не е така, напротив на пазара има сходни продукти със сходни характеристики. Червените крайща на връзките имат единствено декоративен характер.

Решението е обжалвано пред Общият съд на Европейския съюз, който го потвърждава изцяло.

Според съда отличителността на знака не зависи от това колко е нов или оригинален, а до каква степен се отклонява от съществуващите типични продукти на пазара.

Доводът на заявителя, че всички останали дизайни на връзки за обувки остават на разположение на конкурентите поради което конкретният може да бъде регистриран, също е отхвърлен, като нямащ общо с основанията за отказ.

Източник: Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB

Puma спечели частично съдебно дело в ЕС благодарение на своята репутация

Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑71/20 Puma SE срещу CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH. 

Делото касае заявена от  CAMäleon европейска марка за  ‘Puma-System’ в следните класове стоки и услуги:

- Клас 7: „Машини за обработка и рязане на профили; напречно нарязани триони и циркуляри за дърво и леки сплави; двигатели и двигатели (с изключение на сухопътни превозни средства); машинни съединителни и трансмисионни компоненти (с изключение на сухопътни превозни средства); опаковъчни машини; автоматични складове; роботи; машини за обработка на PVC; отвертка за захранване; бояджийски машини; машини за производство на рамки за врати и прозорци; машини за сглобяване на кофражни компоненти; машини за обработка на алуминиеви, пластмасови и стоманени профили, по-специално за производството на прозорци, врати и фасади; настолни и митренгови триони; триъгълни триони; автоматични триони; триони за клин и V-образно рязане; фрезови машини; копирни фрези; крайни фрези и машини за автоматично нарязване; фрези за водни слотове; машини за кримпване на ъгли; центрове за обработка на пръти; заваръчни машини; машини за груба обработка; линии за заваряване и почистване; огъващи машини, включително огъващи пещи и огъващи инсталации; винтови системи за подсилване на профили; пробивни машини, сондажни машини; пробиване; ограничители за машини за обработка на алуминиеви, пластмасови и стоманени профили; монтажни стойки и монтажни маси; въртящи се маси; трионни огради за използване на настолни триони; металообработващи машини “;

- Клас 9: ‘Компютърен хардуер; компютърен софтуер; компютърен хардуер и софтуер за управление на производствени цикли и инсталации на рамки за врати и прозорци; магнитни и оптични носители на данни; компютърни програми [програми], записани; компютри; компютърни периферни устройства; компютърен хардуер и софтуер за автоматизация; компютърен хардуер и софтуер за управление на металообработващи машини; системи за управление на складове; системи за управление на инсталации за производство на рамки за врати и прозорци; комуникационни системи за данни, свързани с производството, сглобяването, съхранението, доставката на рамки за врати и прозорци; автоматични системи за управление на инсталации за производство на рамки за врати и прозорци; мобилни телефони; преносими компютри; принтери за компютри; програми за персонални компютри, мобилни телефони и преносими компютри; топлинни детектори; индикатори за ниво; слушалки; слушалки; кабели за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри; четци на баркод; измервателни инструменти; програми за компютри; софтуер за автоматизиран дизайн (CAD); софтуер за оценка, продажба, проектиране и производство на кофражи и завеси; софтуер за програмиране и управление на машинни инструменти; софтуер за проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; компютърни програми за оценка, продажба, проектиране и производство на кофражи и завеси; компютърни програми за програмиране и управление на машинни инструменти; компютърни програми за проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; Софтуер за управление на производствени цикли и инсталации на рамки за врати и прозорци; компютърни програми за управление на производствени цикли и инсталации на кофражи; компютри; периферни устройства, пригодени за използване с компютри; магнитни и оптични носители на данни; оборудване за обработка на данни и компютри “;

- Клас 16: „Каталози, свързани с компютърен софтуер; ръководства за експлоатация на компютърен софтуер; инструкции за употреба; ръководства с инструкции за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри; инструкции за сертифициране на рамки за врати и прозорци; печатни формуляри; печатни материали за популяризиране и продажба на софтуер за проектиране, производство и / или продажба на врати, прозорци и прегради; печатни материали за популяризиране и продажба на софтуер за управление на металообработващи машини и проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; книги; ръководства за потребителя (наръчници) за компютърни програми за проектиране, производство и / или продажба на врати, прозорци и прегради; ръководства за потребителя (наръчници) за компютърни програми за управление на машинни инструменти и проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация “;

- Клас 42: „Актуализиране и поддръжка на компютърен софтуер и програми; конфигуриране на компютърен хардуер с помощта на софтуер; конфигуриране на компютърни мрежи чрез софтуер; конфигуриране на компютърен софтуер; Консултации за компютърен хардуер и софтуер; създаване, поддръжка и адаптация на софтуер; инсталиране, поддръжка, актуализиране и надграждане на компютърен софтуер; Услуги за интеграция на компютърни системи; отдаване под наем на компютърен хардуер и компютърен софтуер; проектиране, разработване и внедряване на софтуер; изследвания на компютърен софтуер; Услуги за техническа поддръжка на компютърен софтуер; технически проучвания на проекти в областта на компютърния хардуер и софтуер; разработване на компютърни програми, записани на носители за данни (софтуер), предназначени за използване в строителството и автоматизираното производство (CAD / CAM); разработване на компютърен софтуер за компютърно подпомаган дизайн / компютърно подпомогнато производство [CAD / CAM]; надграждане на компютърен софтуер; разработване и тестване на изчислителни методи, алгоритми и софтуер; компютърно програмиране; тестване, анализ и оценка на стоките 

Срещу тази заявка е подадена опозиция от компанията за спортна екипировка Puma на основание по-ранни регистрирани марки PUMA в класове 18, 25, 28. В допълнение е цитирана и придобита репутация на територията на ЕС.

EUIPO намира марките за сходни но стоките и услугите за несходни поради което отхвърля опозицията за всички от тях с изключение на ограничени стоки от клас 9.

По отношение на придобитата отличителност, според европейското законодателство марка с подобна регистрация може да спре по-късна марка и за несходни стоки ако са изпълнени комулативно следните три изисквания:

1. Противопоставените марки трябва да са идентични или сходни,
2. По-ранната опозиционна марка трябва да има репутация и
3. Трябва да има вероятност, че заявената марка ще се възползва несправедливо от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка.

Макар EUIPO да приема, че марките са сходни и че по-ранната марка има репутация, според ведомството не е доказано несправедливото възползване от репутацията й имайки предвид напълно различните стоки и групи потребители при двете марки.

Решението е обжалвано пред Европейския съд.

Според съдът наличието на репутация не е достатъчно за да се установи директна връзка между марките.

От друга страна обаче съдът приема, че EUIPO е допуснало грешка, тъй като е направила оценка сама на база част от релевантните потребители на заявената марка. В случая става дума за различни машини, като EUIPO е приело че те касаят професионална публика. Според съда това не е така, тъй като част от тези стоки могат да се ползват и от неспециалисти.

Освен това съдът приема, че марките са силно сходни, като отчита и репутацията на по-ранната марка. С оглед на това съда отменя решението на EUIPO и за следните стоки за които опозицията е потвърдена:

Клас 7: „отвертка за захранване“;

Клас 9: „компютърен хардуер“, „компютри“, „оборудване и компютри за обработка на данни“, „компютърни периферни устройства“, „периферни устройства, пригодени за използване с компютри“, „магнитни и оптични носители на данни“, „принтери за компютри“, „топлинни детектори“ и „измервателни уреди“;

Клас 16: „каталози, свързани с компютърен софтуер“, „наръчници за експлоатация на компютърен софтуер“, „наръчници с инструкции“, „ръководства с инструкции за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри“ и „книги“;

Клас 42: „актуализиране и поддръжка на компютърен софтуер и програми“, „конфигуриране на компютърен хардуер с помощта на софтуер“, „конфигуриране на компютърни мрежи чрез софтуер“, „конфигуриране на компютърен софтуер“, „консултации за компютърен хардуер и софтуер“ и „технически софтуерен компютър“ услуги за поддръжка “;

Проблеми за обувки Crocs в Швеция

През 2008г. Crocs Inc заявява следната трийзмерна марка в Швеция за клас 25 - обувки:

Патентното ведомство на страта излиза с отказ на абсолютни основания, липса на отличителност. Отказът е преодолян след входирани доказателства за придобита отличителност на марката сред потребителите в страната.

В периода 2014-2019, веригата магазини ÖoB продават обувки с дизайн сходен на регистрираната марка.

Crocs Inc завеждат съдебно дело за нарушаване на права върху марката, а ÖoB отговарят с иск за заличаване на основание, че марката е неотличителна и представлява форма произтичаща от естеството на стоката, както и че тя има техническа функция, поради което не може да представлява търговска марка.

Съдът разглежда формата на обувката и приема, че тя произлиза от естеството на продукта - обувка с дупки, каишка за стабилно носене и открита пета. Освен това съдът приема, че марката изпълнява техническа функция, тъй като посочените дупки допринасят за по-добрата вентилация и оттичане на водата. Поради всичко това е прието, че не е налице нарушаване на права върху марката, а тя самата е заличена.

Решението е обжалвано.

Според апелативният съд формата на обувката не произлиза от естеството на стоката, тъй като е възможно подобни обувки да бъдат създавани в различна форма, размери, вид дупки и тн.

Вентилацията и отчитането на вода сами по-себе си не могат да представляват техническа функция в смисълът заложен от закона.

Въпреки това съдът заличава марката на основание липса на отличителност. Според съда приложените доказателства за придобита отличителност касаят най-вече данни за сериозни продажби от продукта на територията на страната но не и информация дали въпросната форма се възприема от потребителите, като търговска марка. 

Приложеното социологическо изследване е прието за недостатъчно. Причината е че на въпроса с какво потребителите свързват формата на обувката, 74% отговарят с Foppatoffeln, име свързано с известният хокейст Peter Forsberg, който носи тези обувки по времето когато е контузен, участвайки в телевизионни предавания и реклами. Едва 7% свързват обувката конкретно с Crocs Inc.  Освен това 46% от анкетираните казват, че продукта може да се произвежда от всяка компания. Изследването не е предоставило опцията - от никой - която анкетираните да могат да изберат.

Проведените рекламни кампании са включвали и думата Crocs и изображение на крокодил, което според съда подкрепя извода, че формата на продукта се възприема, не като марка, а като негова характеристика.

Източник: IPKat.

Puma загуби спор с Nike относно марка FOOTWARE във Великобритания

Puma загуби опозиция срещу заявена във Великобритания от страна на NIKE марка FOOTWARE за класове 9, 38, 42.

Според немската компания марката представлява граматически неправилно изписаната дума FOOTWEAR, която има конкретно значение за обувки.

От тази гледна точка марката е неотличителна и описателна във връзка с посочените стоки и услуги, тъй като може да се възприеме например, като софтуер свързан с употребата на обувки.

Nike отвръщат, че частта WARE вече е била регистрирана, като марка за посочените класове, както и че Puma също имат марка SPORTSWARE.

Патентното ведомство на Великобритания отхвърля опозицията. Според него не са приведени достатъчно доказателства, които да подкрепят тезата, че FOOTWARE  е описателна дума за стоки и услуги свързани със софтуер и телекомуникации.

Самото изписване на думата предполага потребителите да се замислят преди да направят връзка с описателната дума Footwear.

Този казус е пример за така наречените сугестивни марки, които могат да имат определен смисъл и асоциации с конкретни стоки и услуги но този смисъл да изисква допълнителни мисловни усилия от страна на потребителите за да бъде разпознат. При подобни случаи тези марки могат да получат закрила.

Източник: Charlotte Wilding - Kemp Little LLP за Lexology.

Converse загуби дело за подметка пред Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейският съюз излезе с решение по дело T-611/17 All Star (Converse) срещу EUIPO – Carrefour Hypermarchés. 

Делото касае следната регистрирана фигуративна европейска марка за класове 17, 25 и 35:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от френската компания Carrefour на основание липса на отличителност на знака, както и поради това, че той представлява форма на стоката, която е необходима за постигането на технически резултат и формата, която придава значителна стойност на стоките;

EUIPO заличава марката приемайки, че тя не е способна да посочи търговски произход на стоките и услигите обозначени с нея. В анализът си ведомството приаме, че прости геометрични форми използвани върху подметката на обувки са често използвани от различни производители, за които са дадени премири, част от които са:

Поради това те не могат да бъдат възприети от потребителите, като търговски марки, а по скоро като функционален елемент свързан с удобството и сигурността при използване на продукта.

Макар EUIPO да допуска грешки относно обхвата на заличените стоки и услуги, за което след това е направена корекция, Общият съд потвърждава това решение, приемайки фигуративната марка на All Star за неотличителна.

Решението на EUIPO е достъпно тук.

Обезщетения за нарушаване на търговски марки в Аржентина

Carlos Castrillo публикува интересна статия за Marques Class 46, която касае промяна в съдебната практика относно присъждане на обезщетения за нарушаване на търговски марки в Аржентина.

Според местното законодателство за да бъде присъдено обезщетение то трябва да бъдае доказано наличие на нарушение, вина и претърпени загуби в следствие на нарушението.

Според местната практика е необходимо да се докаже безспорно връзката между нарушението и претърпените загуби, както и самите загуби. Поради тази причина съдът обикновенно отказва присъждането на такива обезщетения.

Това предоставя сравнително спокойствие на нарушителите на права върху търговски марки в страната, тъй като те рискуват единствено преустановяването на нарушението и плащането на съдебните разходи.

Ново решение на Апелативният съд по дело между Adidas и Juan Carlos Chilemi SRL обаче позволява присъждането на служебно обезщетение дори и ако претърпените загуби не са били установени. 

Според съда аржентинската компания е нарушила правата върху фигуративни марка на Adidas за трите ивици. Макар че Adidas не са доказали ясно какви загуби са претърпели в следствие на това нарушение, съдът присъжда 55 000 долара обезщетения.

Пълният текст на статията може да откриете тук.

Asics загуби дело пред Европейския съд относно визията на логото си

Японската компания Asics загуби дело пред Европейския съд, което касае подадена от страна на компанията опозиция срещу следната заявена фигуративна европейска марка в класове 18, 24 и 25:

Срещу тази марка, Asics противопоставя две свои по-ранни марки, едната европейска, другата испанска, чиято визия е почти идентична, за класове 18, 25 и 28:

EUIPO отхвърля опозицията с довода, че марките не са объркващо сходни поради разликите им във визуално отношение.

Решението е обжалвано.

Европейският съд потвърждава позицията на EUIPO. Според съда марките не са сходни, тъй като впечатлението създавано от по-ранните марки на Asics е за движение и е различно от опростеното геометрично представяне на по-късната марка.

Доводът на японската компания, че при реално използване на марката сходството е дори по-голямо, е отхвърлено, тъй като за сравнението е важно единствено начина на регистрация на марките.

В допълнение претендираната общоизвестност на марките също е отхвърлена поради липсата на нужната степен на сходство между марките.

Пълният текст на решението може да откриете тук.

Puma спечели дело свързано с репутацията на марките й

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T‑62/16 Puma SE срещу EUIPO и Doosan Machine Tools Co. Ltd.

Делото касае опит на Doosan да регистрира следната европейски марка за клас 7: Стругове; стругове ЦПУ (с цифрово програмно управление); обработващи центрове; струговащи центрове; електроерозийни машини.

Срещу тази марка е подадена опозиция от немската компания Puma на основата но следните по-ранни марки за класове 18, 25, 28, като една от тях е и за клас 7:

В допълнение Puma претендира и наличие на репутация на своите марки.

EUIPO отхвърля опозицията на основание липса на сходство между марките, претенцията за репутация също е отхвърлена. Решението е обжалвано от Puma.

Съда отменя решението на EUIPO, считайки че:

Видно от съображенията, изложени в точки 68—71, 77 и 78 по-горе, апелативният състав, от една страна, не е отчел правилно изтъкнатата от жалбоподателя степен на репутация, и от друга страна, не е преценил правилно степента на присъщата отличителност на по-ранните марки в рамките на своята проверка за съществуването на връзка между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители.

Следва обаче да се припомни, че интензитетът на репутацията и степента, в която се проявява присъщата или придобита чрез използване отличителност на по-ранните марки, могат да имат значително отражение върху преценката за съществуването на връзка между конфликтните марки.

Така, когато потребителите на стоките, обозначени с по-ранната марка, и потребителите на стоките, обозначени със заявената марка, са различни, може да се наложи да се вземе предвид интензитетът на репутацията на по-ранната марка, за да се определи дали тази репутация се простира отвъд заинтересованите от марката потребители

Следователно, макар в настоящия случай да няма пряка връзка между стоките, обозначени с конфликтните марки, които са различни, както установява апелативният състав в точка 32 от обжалваното решение, констатацията за асоциация с по-ранните марки щеше все пак да е възможна, ако апелативният състав бе отчел правилно изтъкнатата от жалбоподателя степен на репутация. Така, макар потребителите, за които са предназначени съответно стоките, обозначени с всяка от конфликтните марки, да не се припокриват, тъй като обхванатите стоки са различни, не може да се изключи възможността да бъде доказана връзка между конфликтните марки, като се има предвид и голямото сходство между тях.

Разликата на стоките, които съответно са обозначени с конфликтните марки, следователно не е достатъчен фактор, за да се изключи съществуването на връзка между посочените марки, като се има предвид освен това, че то следва да се оценява цялостно, т.е. като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. т. 24 по-горе).

Казусът е върнат на EUIPO за преразглеждане.

Европейският съд взе решение относно червения цвят на обувките Louboutin

Европейският съд излезе с решение по изключително важното и интересно дело C‑163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS срещу Van Haren Schoenen BV. Делото касае следното:

Christian Louboutin създава и произвежда обувки.

На 28 декември 2009 г. г‑н Louboutin подава заявка за регистрация на марка на Бенелюкс в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, която е регистрирана на 6 януари 2010 г. под номер 0874489 за стоки от клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., съответстващи на следното описание: „Обувки (освен ортопедични обувки)“ (наричана по-нататък „спорната марка“).

Тази марка е изобразена по следния начин:

В заявката за регистрация спорната марка е описана по следния начин:„Марката се състои от червен цвят (Pantone 18‑1663TP), покриващ подметката на обувка по показания на изображението начин (контурът на обувката не е част от марката, а има за цел да изясни разположението на марката)“.

На 10 април 2013 г. е направено изменение на регистрацията на спорната марка, състоящо се в ограничаване на обхвата на защита на тази марка до „Обувки на висок ток (освен ортопедични обувки)“.

През 2012 г. Van Haren, което управлява обекти за търговия на дребно с обувки в Нидерландия, продава обувки на висок ток, чиято подметка е покрита с червен цвят.

На 27 май 2013 г. Christian Louboutin сезира Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия) с иск за установяване на нарушение на правата върху спорната марка срещу Van Haren. На 17 юли 2013 г. този съд постановява неприсъствено решение, с което уважава частично исканията на Christian Louboutin.

Van Haren подава възражение срещу това съдебно решение пред запитващата юрисдикция, Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага), като изтъква на основание член 2.1, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, че спорната марка е недействителна. Според Van Haren тази марка е двуизмерна фигуративна марка, а именно повърхност в червен цвят.

Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) счита, на първо място, че предвид графичното представяне и описанието на спорната марка червеният цвят е неразделно свързан с подметката на обувка, поради което тази марка не може да се квалифицира само като двуизмерна фигуративна марка. Според запитващата юрисдикция тази преценка не се променя от обстоятелството, че в описанието на посочената марка се уточнява, че „контурът на обувката не е част от марката“. Напротив, посоченото уточнение потвърждава тази преценка предвид това, че според споменатото описание контурът на обувката, изобразен в графичното представяне на спорната марка, има за цел да изясни разположението на тази марка, а не да я сведе до двуизмерна марка.

Запитващата юрисдикция констатира по-нататък, че през есента на 2012 г. „значителна част от потребителите на дамски обувки с висок ток в Бенелюкс е в състояние да идентифицира обувките на [Christian Louboutin] като произхождащи от него и следователно да ги разграничи от дамските обувки на висок ток [с произход] от други предприятия“, поради което към тази дата за тези продукти спорната марка е била възприемана като марка.

Запитващата юрисдикция освен това счита, че червената подметка придава значителна стойност на обувките, продавани от Christian Louboutin, доколкото това оцветяване е част от външния вид на тези обувки, който има важна роля при вземането на решение за закупуването им. В това отношение запитващата юрисдикция отбелязва, че Christian Louboutin първоначално е използвал червеното оцветяване на подметките по естетически причини, преди да го възприеме като установяващо произхода и да го използва като марка.

Тази юрисдикция отбелязва на последно място, че тъй като спорната марка се състои от цвят, поставен върху подметката на обувка, който следователно съвпада с елемент от стоката, възниква въпросът дали изключението, предвидено в член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95, се прилага за тази марка. В това отношение тя иска да се установи дали понятието „форма“ по смисъла на тази разпоредба се свежда единствено до триизмерните характеристики на дадена стока, като контура, размерите и обема ѝ, или това понятие се отнася до други, нетриизмерни характеристики на дадена стока.

При тези обстоятелства Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Ограничава ли се понятието за форма по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от [Директива 2008/95] (в текстовете на немски, английски и френски език на [тази директива] съответно: „form“, „shape“ и „forme“) до триизмерните характеристики на стоките като техните контури, размери или обем (които се изразяват в три измерения), или тази разпоредба обхваща и други (нетриизмерни) характеристики на стоките, като цвета?“.

Решение на съда:

Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че знак като разглеждания в главното производство, който представлява цвят, покриващ подметката на обувка с висок ток, не се състои изключително от „формата“ по смисъла на тази разпоредба.

Адидас спечели спор за марки в Япония

Masaki MIKAMI съобщава за скорошна победа на Адидас в Япония. Казусът касае следната регистрирана през 2011 година марка в клас 25:

Адидас подават опозиция срещу тази марка но тя е отхвърлена. Четири години по късно, преди да изтече пет годишният срок за търпимост, Адидас подава искаме за заличаване на марката на основата на следната своя по-ранна регистрирана марка:

Този път Японското патентно ведомство приема доводите на немската компания заключавайки, че:
- марката на Адидас притежава сериозна репутация на пазара в Япония от 1971 година;
- компанията използва марката без сериозни промени в нейната визия за този период от време;
- спорната марка създава сходно визуално възприемане от потребителите имайки предвид дългогодишната репутация на марката на Адидас.
Източник: MARKS IP.

Дизайн, новост и решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T‑651/16, Crocs, Inc. срещу EUIPO, Gifi Diffusion. Делото касае регистриран от от фирма Western Brands LLC   европейски дизайн 257001-0001 на 22.11.2004 за:

За същия дизайн е поискан приоритет от американски дизайн от 28.05.2004. Впоследсдтвие дизайнът е бил прехвърлен на фирма Crocs.

През 2013 година френската компания  Gifi Diffusion подава искане за заличаване на въпросния дизайн на база неизпълнение на критерия за новост.

Както е известно за да бъде регистриран един дизайн той трябва да бъде нов и оригинален.

EUIPO заличава дизайна, решение потвърдено и от Общият съд на ЕС.

Причината за това е че информация за този дизайн е била достъпна още през 2003 година на сайта на Crocs. В допълнение дизайна е бил показан на изложение във Флорида, както е бил и предлаган за продажба.

Crocs твърдят, че релевантната публика в Европейският съюз не е била запозната с тази информация но съдът отхвърля тези доводи, приемайки че няма доказателства, че информацията от сайта не е достигнала и ЕС.

Adidas спечели важно дело пред Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дела T-629/16 и T-85/16 Shoe Branding Europe BVBA срещу EUIPO. 

Делата касаят опит на Shoe Branding да регистрират следната европейска марка в клас 25:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Adidas на основание по-ранни права върху сходни марки:

EUIPO потвърждава опозицията намирайки марките за объркващо сходни, освен това има опастност заявителя да се възползва нелоялно от репутацията изградена от марките на Adidas.

Решението е обжалвано.

Според Shoe Branding марките са различни, като освен това съществуват от дълги години на пазара в Германия в мир.

Общият съд потвърждава решението на EUIPO, определяйки марките за сходни, с риск от нелоялно възползване от репутацията на по-ранните знаци, репутация доказана от Adidas.

Според съда нелоялното поведение на заявителя е доказано чрез рекламни материали от Португалия където е използван слоган “TWO STRIPES ARE ENOUGH“.

В допълнение съда не приема, че марките са съществували в мир, тъй като няма приведени доказателства за това на европейско ниво. Дори претенцията в Германия за това не отговаря напълно на фактологията имайки предвид наличният конфликт между компаниите, който продължава с години.

Червен цвят, стойност и обувки

Главният адвокат на Европейския съд M. Szpunar излезе със становище по много интересното дело Case C‑163/16 - Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV.

Генералният адвокат вече излезе с мнение по това дело през 2017 но изненадващо Съда прецени, че делото трябва да се разглежда в по-голям съдебен състав поради, което върна процедурата и прикани страните към нови становища. 

Накратко делото касае: 

Г‑н Louboutin е дизайнер, който създава по-конкретно дамски обувки на висок ток. Особеното на тези обувки е, че външната част на подметката системно е покрита с червен цвят.

На 28 декември 2009 г. Louboutin подава заявка за марка, която на 6 януари 2010 г. е регистрирана за стоки от клас 25, а именно „обувки (освен ортопедични обувки)“, като марка на Бенелюкс № 0874489 (наричана по-нататък „спорната марка“). На 10 април 2013 г. е направено изменение на регистрацията, изразяващо се в ограничаване на обхванатите стоки до „обувки на висок ток (освен ортопедични обувки)“.

Тази марка е описана като състояща се: „от цвета „червен (Pantone 18 1663TP)“, покриващ подметката на обувка по показания на изображението начин (контурът на обувката не е част от марката, а има за цел да изясни разположението на марката)“. Тя е възпроизведена по-долу:

Van Haren управлява обекти за търговия на дребно с обувки в Нидерландия. През 2012 г. Van Haren продава дамски обувки на висок ток, чиято подметка е покрита с червен цвят.

Louboutin сезира Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия) с искане да се констатира нарушение от Van Haren на правата върху марка, като това му искане е уважено.

Van Haren подава възражение срещу това неприсъствено съдебно решение на основание член 2.1, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, като изтъква недействителността на спорната марка.

В акта за преюдициално запитване Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) уточнява, че защитната стратегия на Van Haren се състои в твърдението, че в действителност спорната марка представлява двуизмерна марка, в случая червеният цвят, който, нанесен върху подметките на обувките, съответства на формата на посочените обувки и им придава значителна стойност.

Запитващата юрисдикция счита, че разглежданата марка не представлява просто двуизмерна марка, доколкото тя е неразделно свързана с подметката на обувката. Тя отбелязва, че ако се установи, че спорната марка съответства на един от елементите на стоката, от това следва, че не е очевидно дали понятието за „форма“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95 се ограничава само до триизмерните характеристики на стоката, като контурите, размера или обема на стоката, с изключение на цветовете.

В това отношение запитващата юрисдикция счита, че ако се приеме, че понятието „форма“ не включва цветовете на стоката, посочените в член 3, параграф 1, буква д) основания за отказ няма да се прилагат, така че дадено лице би могло да получи постоянна защита за марки, включващи цвят, който е свързан с функционалността на стоките, например светлоотразителни защитни облекла или покрити с изолираща опаковка бутилки.

Новото становището на Главния адвокат е:

„Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че той може да се прилага по отношение на знак, който се състои от формата на стоката и с който се търси защита на определен цвят. Понятието за „форма, която придава значителна стойност“ на стоката, по смисъла на тази разпоредба се отнася изключително до вътрешноприсъщата стойност на формата и не позволява да бъде взета предвид репутацията на марката или на нейния притежател“.

Червеният цвят може би не е само червен цвят - становище на Генералният адвокат на Европейския съд

Генералният адвокат на Европейския съд M. SZPUNAR излезе с мнение по интересното дело C‑163/16  Christian Louboutin Christian Louboutin SAS срещу Van Haren Schoenen BV. Делото касае следното:

Г‑н Louboutin е дизайнер, който създава по-конкретно дамски обувки на висок ток. Особеното на тези обувки е, че външната част на подметката системно е покрита с червен цвят.

На 28 декември 2009 г. Louboutin подава заявка за марка, която на 6 януари 2010 г. е регистрирана за стоки от клас 25, а именно „обувки (освен ортопедични обувки)“, като марка на Бенелюкс № 0874489 (наричана по-нататък „спорната марка“). На 10 април 2013 г. е направено изменение на регистрацията, изразяващо се в ограничаване на обхванатите стоки до „обувки на висок ток (освен ортопедични обувки)“.

Тази марка е описана като състояща се: „от цвета „червен (Pantone 18 1663TP)“, покриващ подметката на обувка по показания на изображението начин (контурът на обувката не е част от марката, а има за цел да изясни разположението на марката)“. Тя е възпроизведена по-долу:

Van Haren управлява обекти за търговия на дребно с обувки в Нидерландия. През 2012 г. Van Haren продава дамски обувки на висок ток, чиято подметка е покрита с червен цвят.

Louboutin сезира Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия) с искане да се констатира нарушение от Van Haren на правата върху марка, като това му искане е уважено.

Van Haren подава възражение срещу това неприсъствено съдебно решение на основание член 2.1, параграф 2 от Конвенцията на Бенелюкс, като изтъква недействителността на спорната марка.

В акта за преюдициално запитване Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага) уточнява, че защитната стратегия на Van Haren се състои в твърдението, че в действителност спорната марка представлява двуизмерна марка, в случая червеният цвят, който, нанесен върху подметките на обувките, съответства на формата на посочените обувки и им придава значителна стойност.

Запитващата юрисдикция счита, че разглежданата марка не представлява просто двуизмерна марка, доколкото тя е неразделно свързана с подметката на обувката. Тя отбелязва, че ако се установи, че спорната марка съответства на един от елементите на стоката, от това следва, че не е очевидно дали понятието за „форма“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95 се ограничава само до триизмерните характеристики на стоката, като контурите, размера или обема на стоката, с изключение на цветовете.

В това отношение запитващата юрисдикция счита, че ако се приеме, че понятието „форма“ не включва цветовете на стоката, посочените в член 3, параграф 1, буква д) основания за отказ няма да се прилагат, така че дадено лице би могло да получи постоянна защита за марки, включващи цвят, който е свързан с функционалността на стоките, например светлоотразителни защитни облекла или покрити с изолираща опаковка бутилки.

Становище на Генералния адвокат:

„Член 3, параграф 1, буква д), подточка iii) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че той може да се прилага по отношение на знак, който се състои от формата на стоката и с който се търси защита на определен цвят. Понятието за форма, която „придава значителна стойност“ на стоката, по смисъла на тази разпоредба се отнася изключително до вътрешноприсъщата стойност на формата и не позволява да бъде взета предвид репутацията на марката или на нейния притежател“.

Puma спечели дело пред Европейския съд касаещо логото й

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-692/14  Puma срещу OHIM. Делото касае опит за регистрация на следната европейски марка за клас 25 - обувки.

Срещу тази марка е подадена опозиция от немската компания Puma на основата на по-ранни марки със сходно изображение, също за клас 25 - обувки.

Първоначално OHIM отхвърля опозицията, като приема че марките не са сходни до степен да причинят объркване сред потребителите. Визуално марките са различни, тъй като заявената марка изобразява животно или животни ( два силуета в един), които не могат да се идентифицират. За разлика от това марката на Puma е напълно различима, като животно от семейство котки.

Според OHIM цялостно марките създават различно впечатление, като доводът за общоизвестност на по-ранната марка не е достътъчен за да преодолее разликите между знаците.

Съдът отменя решението на OHIM поради редица недостатъци противоречащи на съдебната практика.

Според съда, визеално марките могат да се считат за сходни, взимайки предвид позицията на изобразените животни и техните контури. Това заедно с наличната репутация на по-ранните марки и идентичността на стоките може може да доведе до объркване сред потребителите.

Източник: Marques Class 46.  

Adidas спечели дело за дизайн на маратонки пред Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по съдебно дело между Adidas и белгийската компания за маратонки Shoe Branding.

През 2009 година белгийската компания заявява следната европейска марка за клас 25:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Adidas на основата на следната по-ранна марка също за клас 25:

OHIM отхвърля опозицията. Според ведомството разликата в броя на линиите, както и тяхната позиция върху маратонките е достатъчна за да преодолее възможността за сходство между марките. Според OHIM факта, че по-ранната марка е общоизвестна не подкрепя достатъчно претенцията за наличие на сходство поради съществените разлики в марките.

Решението е обжалвано.

Общия съд отменя решението на OHIM, като приема, че макар елементите в марките да са различни, като брой и разположение, цялостното впечатление, което създава по-късната марка асоциира с това създавано от по-ранната такава. Поради това приема че марките са сходни.

Доводът на белгийската компания, че двете марки са съществували реално на пазара от десетилетия не се приема, тъй като той не е бил повдигнат в първоначалното производство.

Европейският съд потвърждава това решение.

Източник: WIPR.