Спор за дизайн на чанти в Европа - Dispute concerning handbag designs in Europe

Европейският съд езлезе с решевие по дело T‑525/13. Делото касае следното:

На 30 октомври 2006 г. Yves Saint Laurent SAS подава в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността.

Оспореният промишлен дизайн, предназначен за прилагане към „ръчни чанти“, спадащи към клас 03‑01 по смисъла на Локарнската спогодба, е представен чрез шест изображения, както следва:

Оспореният промишлен дизайн е регистриран под номер 613294‑0001 и е публикуван в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността № 135/2006 от 28 ноември 2006 г.

На 3 април 2009 г. жалбоподателят, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, подава пред СХВП иск за обявяване на недействителност на оспорения промишлен дизайн на основание членове 4—9 от Регламент № 6/2002, както и на основание член 25, параграф 1, букви а)—е) от същия регламент. В иска си за обявяване на недействителност жалбоподателят твърди единствено, че оспореният промишлен дизайн е лишен от оригиналност по смисъла на член 6 от този регламент.

В подкрепа на иска си за обявяване на недействителност жалбоподателят се позовава, що се отнася до твърдяната липса на оригиналност на оспорения промишлен дизайн, на предходния промишлен дизайн, възпроизведен по долу:  

С решение от 4 ноември 2011 г. отделът по отмяна отхвърля иска за обявяване на недействителност.

На 25 януари 2012 г. жалбоподателят подава пред СХВП жалба срещу решението на отдела по отмяна.

С решение от 8 юли 2013 г.  трети апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. След като разглежда представените от жалбоподателя доказателства в подкрепа на факта, че ръчната чанта, предмет на оспорения промишлен дизайн, е станала общодостъпна, апелативният състав разглежда оригиналността на оспорения промишлен дизайн. Той дефинира информирания потребител на посочения промишлен дизайн като информирана жена, която се интересува от ръчни чанти в качеството си на потенциален потребител. Според него двата разглеждани промишлени дизайна имат общи характеристики, по-специално горните контури и дръжките им във формата на ремъци, прикрепени към корпуса на чантите чрез подсилена с нитове система от пръстени, но различията по отношение на формата, структурата и външното оформление играят определяща роля за цялостното впечатление, създавано от тези изделия. В това отношение апелативният състав счита, че степента на свобода на автора е висока, но че в случая не заличава от гледна точка на информирания потребител съществените различия във формата, структурата и външното оформление, които разграничават двете чанти.

Решение на съда:

Съдът отхвърля жалбата на основата на следните аргументи:

 В случая апелативният състав правилно приема, че при модните артикули като ръчните чанти свободата на автора е голяма. Впрочем жалбоподателят не оспорва тази преценка. Все пак той изтъква по същество, че апелативният състав е допуснал грешки, доколкото критерият за „свобода на автора“ е трябвало да бъде неразделна част от анализа за оригиналността на оспорения промишлен дизайн, и че той е обърнал хода на етапите на тази преценка. Така подходът му, състоящ се в първия етап в сравняване на двата разглеждани промишлени дизайна, водещо до извода, че те създават различно цялостно впечатление у информирания потребител, а във втория етап — в разглеждане на оплакването във връзка със свободата на автора, бил погрешен. Освен това различията между разглежданите промишлени дизайни не били достатъчно съществени, за да създадат различно цялостно впечатление у информирания потребител.

Апелативният състав не е допуснал грешка, като е посочил, че факторът във връзка със свободата на автора не може сам по себе си да обуслови преценката на оригиналността на промишления дизайн, а напротив — той е елемент, който трябва да се отчита при тази преценка. Така той правилно приема, че този фактор по-скоро позволява да се нюансира преценката на оригиналността на оспорения промишлен дизайн, отколкото е самостоятелен фактор, определящ изискуемата дистанция между два промишлени дизайна, за да бъде един от тях оригинален.

Второ, що се отнася до сравнението на глобалното впечатление, което създават оспореният промишлен дизайн и по-ранният промишлен дизайн, апелативният състав посочва в точка 30 от обжалваното решение, че те се различават по три характеристики, които оказват определящо влияние върху техния цялостен визуален аспект, а именно общата форма, структурата и външното оформление на чантата.

Най-напред, той отбелязва, че корпусът на оспорения промишлен дизайн има форма, възприемана като правоъгълна поради наличието на три прави линии, които маркират страните и основата на чантата, която създава впечатление за относително ъгловат предмет. Обратно, корпусът на по-ранния промишлен дизайн според него има извити страни и основа и силуетът му създава впечатление за заобленост. По-нататък, апелативният състав приема, че корпусът на оспорения промишлен дизайн изглежда като изпълнен от едно цяло парче кожа без разрези или други видими шевове освен малкия шев по дължината на долните ъгли. Обратно, лицата на корпуса на по-ранния промишлен дизайн според него са разделени на три части посредством шевове, а именно горна извита част, отделена с малка якичка, и две долни части с равен размер, отделени чрез вертикален шев. Най-сетне, апелативният състав посочва, че външното оформление на оспорения промишлен дизайн е напълно гладко, с изключение на два контурни шева по долните ъгли. Обратно, повърхността на по-ранния промишлен дизайн според него е осеяна с подчертани декоративни мотиви, изпълнени релефно, а именно малка якичка, обрамчена с набор в горната част на чантата, вертикален шев, разделящ чантата на две, и набор в основата на чантата. За всеки от тези три фактора апелативният състав заключава, че различията между разглежданите промишлени дизайни са съществени и следователно могат да повлияят чувствително на цялостното впечатление у информирания потребител. В случая на оспорения промишлен дизайн създаденото впечатление било за промишлен дизайн за чанта, характеризиращ се с основни линии и простота на формата, докато в случая на по-ранния промишлен дизайн впечатлението било за чанта, която е „по-изкусно изработена“, характеризираща се със заоблености и украсена с декоративни мотиви повърхност.

Що се отнася до общите характеристики на двата разглеждани промишлени дизайна, а именно горния им контур и наличието на дръжка във формата на ремък (ремъци), прикрепен(и) към корпуса чрез подсилена с нитове система от пръстени, апелативният състав приема, че те не са достатъчни, за да породят, в очите на информирания потребител, едно и също цялостно впечатление. Той посочва по-специално, че начинът, по който са използвани тези пръстени е много различен, доколкото те са много видими и пропускат светлина в оспорения промишлен дизайн, какъвто не е случаят с по-ранния промишлен дизайн — детайл, който бил очевиден за информирания потребител.

 В това отношение следва да се припомни, че преценката на общото впечатление, което даден промишлен дизайн създава у информирания потребител, включва начина на използване на продукта, представен от съответния промишлен дизайн (вж. решение от 21 ноември 2013 г., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/СХВП — Wenf International Advisers (Тирбушон), T‑337/12, Сб., EU:T:2013:601, т. 46 и цитираната съдебна практика). В случая следва да се отбележи, че ремъците и дръжката на конфликтните промишлени дизайни могат да бъдат използвани, както е общоизвестно, по различен начин, доколкото оспореният промишлен дизайн представлява чанта, която се носи единствено в ръка, докато по-ранният промишлен дизайн представлява чанта, която се носи на рамото.

 В този контекст и предвид изложените по-горе съображения следва да се приеме, че различията между разглежданите промишлени дизайни са съществени и че приликите между тях са незначителни с оглед на цялостното впечатление, създавано от тях. Поради това преценката на апелативния състав следва да бъде потвърдена, доколкото той приема, че оспореният промишлен дизайн създава върху информирания потребител цялостно впечатление, различно от това, което създава по-ранният промишлен дизайн.

English version

The European court ruled in Case T‑525/13 which concerns the following:

On 30 October 2006, Yves Saint Laurent SAS filed an application for registration of a Community design with the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

The contested design, which is intended to be applied to ‘handbags’ in Class 03-01 of the Locarno Agreement,  is represented according to six views as follows:

The contested design was registered under the number 613294-0001 and published in Community Designs Bulletin No 135/2006 of 28 November 2006.

On 3 April 2009, the applicant, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, filed with OHIM an application for a declaration of invalidity in respect of the contested design, based on Articles 4 to 9 of Regulation No 6/2002 and on Article 25(1)(c) to (f) or (g) of that regulation. In its application for a declaration of invalidity, the applicant confined itself to claiming that the contested design had no individual character within the meaning of Article 6 of that regulation.

In support of its application for a declaration of invalidity, the intervener invoked, in order to substantiate the alleged lack of individual character of the contested design, the earlier design reproduced below:

By decision of 4 November 2011, the Cancellation Division rejected that application for a declaration of invalidity.

On 25 January 2012, the applicant filed a notice of appeal with OHIM, pursuant to Articles 55 to 60 of Regulation No 6/2002, against the decision of the Cancellation Division.

By decision of 8 July 2013 , the Third Board of Appeal of OHIM dismissed the appeal. After finding that the documents submitted by the applicant were capable of proving that the handbag which was the subject-matter of the earlier design had been made available to the public, the Board of Appeal examined the individual character of the contested design. It defined the informed user of that design as an informed woman, who was interested, as a possible user, in handbags. According to the Board of Appeal, the two designs at issue had features in common, in particular their upper contours and their handles in the form of straps attached to the body of the bags by a system of rings reinforced by rivets, but the differences as regards the shape, structure and surface finish played a decisive role in the overall impression produced by those goods. In that regard, the Board of Appeal found that the degree of freedom of the designer was high, but that, in the present case, it did not, from the point of view of the informed user, cancel out the significant differences in shape, structure and surface finish which differentiated the two bags.

In the present case, the Board of Appeal correctly found that, in the context of fashion items like handbags, the designer’s degree of freedom was high. Moreover, the applicant does not contest that assessment. However, it submits, in essence, that the Board of Appeal erred inasmuch as the ‘freedom of the designer’ test should have been an integral part of the analysis of the individual character of the contested design and that the Board of Appeal inverted the steps involved in that analysis. Accordingly, the applicant maintains that the Board of Appeal’s approach of, first, comparing the two designs at issue in order to conclude that they did not produce the same overall impression on the informed user and, second, examining the argument relating to the freedom of the designer, is incorrect. Furthermore, it takes the view that the differences between the designs at issue are not significant enough to produce a different overall impression on the informed user.

The Board of Appeal did not err in stating that the factor relating to the freedom of the designer could not on its own determine the assessment of the individual character of a design, but that it was, however, a factor which had to be taken into consideration in that assessment. Consequently, it correctly found that that factor was a factor which made it possible to moderate the assessment of the individual character of the contested design, rather than an independent factor which determined how different two designs have to be for one of them to have individual character.

Second, as regards the comparison of the overall impressions produced by the contested design and by the earlier design, the Board of Appeal stated, in paragraph 30 of the contested decision, that they differed as to three features which decisively influenced their overall visual appearance, namely the overall shape, structure and surface finish of the bag.

First of all, it pointed out that the body of the contested design had a perceptibly rectangular shape, on account of the presence of three straight lines that marked the sides and the base of the bag, which gave the impression of a relatively angular object. By contrast, the body of the earlier design had, according to the Board of Appeal, curved sides and a curved base and its silhouette was dominated by an impression of roundness. Second, the Board of Appeal took the view that the body of the contested design looks as if it is made from a single piece of leather without any visible division or seams except for on a short length at the lower corners. By contrast, the front and back of the earlier design were, according to the Board of Appeal, divided into three sections by seams, namely a curved upper section delimited by a collar and two lower sections of equal size delimited by a vertical seam. Third, the Board of Appeal stated that the surface finish of the contested design was totally smooth, apart from two faint seams at the lower corners. By contrast, the surface of the earlier design was, according to the Board of Appeal, covered with pronounced and raised decorative motifs, namely a collar edged with gatherings in the upper part of the bag, a vertical seam dividing the bag into two sections and pleats at the bottom of the bag. In respect of each of those three factors, the Board of Appeal concluded that the differences between the designs at issue were significant and therefore such as to markedly influence the overall impression of the informed user. In the case of the contested design, the Board of Appeal found that the impression produced would be that of a bag design characterised by classic lines and a formal simplicity whereas, in the case of the earlier design, the impression would be that of a more ‘worked’ bag, characterised by curves, the surface of which is adorned with ornamental motifs.

As regards the features that are common to the two designs at issue, namely their upper contour and the presence of a handle in the form of a strap or straps attached to the body by a system of rings reinforced by rivets, the Board of Appeal took the view that they did not suffice to confer on them, in the eyes of an informed user, the same overall impression. It stated in particular that the way in which those rings were used in the two bags was very different in that they were very visible and let light through in the contested design, which was not the case with regard to the earlier design, this being a detail which would be obvious to the informed user.

In that regard, it must be borne in mind that the assessment of the overall impression produced by a design on the informed user includes the manner in which the product represented by that design is used (see judgment of 21 November 2013 in El Hogar Perfecto del Siglo XXI v OHIM — Wenf International Advisers (Corkscrew), T‑337/12, ECR, EU:T:2013:601, paragraph 46 and the case-law cited). In the present case, it must be pointed out that the straps and the handle of the designs at issue manifestly lend themselves to different uses inasmuch as the contested design represents a bag to be carried solely by hand, whereas the earlier design represents a bag to be carried on the shoulder.

In that context and in the light of the foregoing considerations, it must be held that the differences between the designs at issue are significant and that the similarities between them are insignificant in the overall impression which they produce. Consequently, the Board of Appeal’s assessment must be confirmed inasmuch as it found that the contested design produced an overall impression on the informed user which was different from that produced by the earlier design.

Scotch whisky регистрирано като географско означение в Африка - Scotch whisky is a registered geographical indication in Africa

WIPR съобщава новината за регистрацията на шотландското Scotch whisky, като географско означение на територията на 17 държави в Африка, членки на OAPI.

По този начин защитата на тази напитка ще получи много по-високо ниво на защита от имитация в Африка.

Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPR reports about the registration of the Scotland's Scotch whisky as geographical indication in 17 African countries members of OAPI.

By that way, the protection of Scotch whisky in Africa increased significantly which will help in the fight against fake products.

More information here.

Volkswagen загуби спор относно марка COMPETITION - Volkswagen lost a dispute over the mark COMPETITION

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-550/14. Делото касае опит на Volkswagen да регистрира европейска марка COMPETITION  в класове 12, 28, 35 и 37. OHIM отказва регистрацията на марката на основание член 7 , параграф 1 б от Регламент 207/2009. Според ведомството марката посочва категория от стоки свързани със състезания, с екстремни условия, както и с услуги по подготовка на транспортни средства за съзтезания.
Потребителите в Англия и Франция разбират значението на думата COMPETITION. Поради това те могат да възприемат марката като хвалебствено изявление относно качеството на предлаганите продукти.
Съдът потвърждава това решение.

Източник: Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-550/14. The case concerns the attempt of Volkswagen to register an European trademark COMPETITION in classes 12, 28, 35 and 37. OHIM rejected the trademark based on Article 7, paragraph 1 b of Regulation 207/2009. According to the Office the sign indicates a category of goods related to competition and extreme conditions, as well as services for the preparation of vehicles for competition.Consumers in Britain and France understand very well the meaning of the word COMPETITION. Therefore, they may perceive the mark as a laudatory statement about the quality of the relevant products.The court upheld that judgment.

Source: Marques Class 46.

Европейският съд взе решение по делото Nestlé SA v Cadbury - The European court ruled in the case Nestlé SA v Cadbury

Европейският съд излезе с решение по дело Case C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA  v  Cadbury UK Ltd. Делото касае следното: 

Разглежданата в главното производство стока се продава в Обединеното кралство от 1935 г. от Rowntree & Co Ltd под наименованието „Rowntree’s Chocolote Crisp“. През 1937 г. наименованието на стоката е променено на „Kit Kat Chocolate Crisp“ и впоследствие е съкратено на „Kit Kat“. През 1988 г. дружеството, чието ново фирмено наименование е „Rowntree plc“, е придобито от Nestlé.

Макар че през продължителен период стоката се продава в двупластова опаковка, като вътрешната е от сребърно фолио, а външната — от хартиена опаковка с отпечатано лого в червено и бяло, съдържащо думите „Kit Kat“, настоящата опаковка е еднопластова със същото лого. Дизайнът на логото е претърпял развитие през годините, но като цяло се е запазил същият.

Основната форма на стоката е останала почти непроменена от 1935 г. досега, само размерите ѝ са леко променени. Настоящият външен вид на неопакования продукт е следният:

Следва да се изтъкне, че върху всяко надлъжно парче думите „Kit Kat“ са изобразени релефно заедно с части от овала, който съставлява логото.

На 8 юли 2010 г. Nestlé подава заявка за регистрация на графично представения по-долу триизмерен знак (наричан по-нататък „разглежданата марка“) като марка на Обединеното кралство.

Разглежданата марка се различава от актуалната форма на стоката по това, че не съдържа релефно изобразените думи „Kit Kat“.

Заявката е подадена за следните стоки от клас 30 от Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена:

„Шоколад; шоколадови сладкарски изделия; шоколадови продукти; сладкарски изделия; продукти на шоколадова основа; хлебни изделия; сладкиши; бисквити; бисквити с шоколадова глазура; вафли с шоколадова глазура; торти; бисквити; вафли“.

Заявката е приета от британското ведомство за марките и публикувана с оглед на представяне на възражения. Според него, макар марката да е лишена от присъщ отличителен характер, лицето, подало заявка за регистрация на тази марка, доказва, че тя е придобила отличителен характер вследствие нейното използване.

На 28 януари 2011 г. Cadbury подава възражение срещу заявката за регистрация, като посочва различни основания, по-специално посочва, че регистрацията следва да бъде отказана въз основа на разпоредбите на Закона от 1994 г. относно марките, който транспонира член 3, параграф 1, буква б) и буква д), подточки i) и ii) и параграф 3 от Директива 2008/95.

С решение от 20 юни 2013 г. проверителят на британското ведомство за марките приема, че марката е лишена от присъщ отличителен характер и не е придобила такъв характер вследствие на нейното използване.

Проверителят приема, че формата, за която се отнася заявката за регистрация, има три характеристики:

–  обикновена правоъгълна форма във вид на плочка,

–  наличие, разположение и дълбочина на надлъжните вдлъбнатини на плочката, и

–  брой на вдлъбнатините, който наред с ширината на плочката определя броя на отделните „блокчета“.

Според проверителя първата от тези характеристики е форма, която произтича от естеството на самите стоки, и затова не може да бъде регистрирана, с изключение обаче на „тортите“ и на „сладкишите“, за които формата на марката се отклонява значително от нормите на сектора. Тъй като останалите две характеристики са нужни за постигане на технически резултат, той отхвърля заявката за регистрация в останалата част.

На 18 юли 2013 г. Nestlé обжалва това решение пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), като оспорва твърдението, че разглежданата марка не е придобила отличителен характер чрез използването ѝ преди съответната дата. Освен това Nestlé изтъква, че марката не се свежда само до формата, която произтича от естеството на самите стоки, или до формата, която е нужна за постигане на технически резултат.

С насрещна жалба от същия ден Cadbury оспорва решението от 20 юни 2013 г., доколкото посочената юрисдикция приема, че по отношение на тортите и сладкишите разглежданата марка има присъщ отличителен характер и не се свежда само до формата, която произтича от естеството на самата стока, или до тази, която е нужна за постигане на технически резултат.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) най-напред приема, че проверителят не е следвало да прави разлика между торти и сладкиши, от една страна, и всички останали стоки от клас 30 от Ницската спогодба, от друга страна, независимо дали е доказан отличителен характер на разглежданата марка или приложимост на член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Директива 2008/95.

По-нататък, що се отнася до това дали разглежданата марка е придобила отличителен характер чрез използването ѝ преди съответната дата, след като припомня съдебната практика в тази област, запитващата юрисдикция си поставя въпроса дали е достатъчно съществена част от заинтересования кръг потребители да разпознават марката и да я свързват с продуктите на заявителя на марката, за да се установи придобила ли е дадена марка отличителен характер към съответната дата. Всъщност според нея по-скоро заявителят трябва да докаже, че съществена част от заинтересования кръг потребители преценяват, че марката обозначава произхода на стоките, за разлика от всяка друга евентуално съществуваща марка.

На последно място, относно формата, която произтича от естеството на самата стока и формата, която е нужна за постигане на технически резултат, запитващата юрисдикция изтъква, че съществува съвсем малко съдебна практика по член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Директивата 2008/95.

При тези обстоятелства High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

1) За да се установи, че марката е придобила отличителен характер след използването ѝ по смисъла на член 3, параграф 3 от Директива 2008/95, достатъчно ли е заявителят на марката да докаже, че към съответната дата съществена част от заинтересования кръг потребители разпознава марката и я свързва със стоките на заявителя в смисъл, че ако трябва да преценят кой предлага на пазара стоките, обозначени с тази марка, те биха посочили заявителя; или заявителят трябва да докаже, че съществена част от заинтересования кръг потребители се основава на марката (за разлика от други евентуално съществуващи марки) като обозначаваща произхода на стоките?

2)Когато формата включва три основни характеристики, една от които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигане на технически резултат, член 3, параграф 1, буква д), подточка i) и/или подточка ii) от Директива 2008/95 представлява ли пречка за регистрацията на тази форма като марка?

3) Следва ли член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95 да се тълкува в смисъл, че представлява пречка за регистрацията на форми, които са нужни за постигане на технически резултат във връзка с начина, по който се произвеждат стоките, а не с начина, по който функционират стоките?“.

Решението на съда:

1)  Член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска регистрацията като марка на знак, състоящ се от формата на стоката, когато тази форма съдържа три основни характеристики, една от които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигането на технически резултат, при условие обаче че поне едно от основанията за отказ, посочени в тази разпоредба, се прилага изцяло към съответната форма.

2)  Член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95, който позволява да се откаже регистрацията на знаци, състоящи се изключително от формата на стоката, която е нужна за постигане на технически резултат, трябва да се тълкува в смисъл, че той се отнася до начина, по който функционира разглежданата стока, и не се прилага към начина, по който тя се произвежда.

3) За да се регистрира марка, придобила отличителен характер след използването ѝ по смисъла на член 3, параграф 3 от Директива 2008/95 като част от друга регистрирана марка или пък в съчетание с такава марка, заявителят на марката трябва да докаже, че заинтересованият кръг потребители възприема стоката или услугата, обозначена само с тази марка, като произхождаща от определено предприятие, за разлика от всяка друга евентуално съществуваща марка.

English version

The European court ruled in Case C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA  v  Cadbury UK Ltd. The case concerns the following: 

The product at issue in the main proceedings was placed on the market in the United Kingdom in 1935 by Rowntree & Co Ltd, under the name ‘Rowntree’s Chocolate Crisp’. In 1937, the name of the product was changed to ‘Kit Kat Chocolate Crisp’, and then shortened to ‘Kit Kat’. In 1988, that company, whose new trading name was Rowntree plc, was acquired by Nestlé.

For a long period, the product was sold in two layers of packaging, the inner layer being silver foil and the outer layer being printed paper with a red and white logo bearing the words ‘Kit Kat’, but the current packaging consists of a single layer bearing that same logo. The logo’s appearance has evolved over time, but has not changed greatly.

The basic shape of the product has remained almost entirely unchanged since 1935; only its size has been altered slightly. The current appearance of the product without its packaging is shown below:

It should be noted that each finger is embossed with the words ‘Kit Kat’ and with sections of the oval shape which form part of the logo.

On 8 July 2010, Nestlé filed an application for registration of the three-dimensional sign graphically represented below (‘the trade mark at issue’) as a trade mark in the United Kingdom:

The trade mark at issue therefore differs from the actual shape of the product in that it omits the embossed words ‘Kit Kat’.

1The application was made in respect of the following goods in class 30 of the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended:

‘Chocolate; chocolate confectionery; chocolate products; confectionery; chocolate-based preparations; bakery goods; pastries; biscuits; biscuits having chocolate coating; chocolate coated wafer biscuits; cakes; cookies; wafers’.

The Trade Marks Registry of the United Kingdom Intellectual Property Office accepted the application and it was published for the purposes of opposition. The view was taken that, even though the trade mark at issue had no inherent distinctive character, the trade mark applicant had shown that it had acquired distinctive character following the use made of it.

On 28 January 2011, Cadbury filed a notice of opposition to the application for registration putting forward various pleas, in particular a plea alleging that registration should be refused on the basis of the provisions of the Trade Marks Act 1994 which transpose Article 3(1)(b), Article 3(1)(e)(i) and (ii) and Article 3(3) of Directive 2008/95.

By decision of 20 June 2013, the examiner of the United Kingdom Intellectual Property Office found that the trade mark at issue was devoid of inherent distinctive character and that it had not acquired such a character following the use which had been made of it.

 The examiner found that the shape in respect of which registration was sought has three features:

–   the basic rectangular slab shape;

–  the presence, position and depth of the grooves running along the length of the bar, and

–  the number of grooves, which, together with the width of the bar, determine the number of ‘fingers’.

The examiner took the view that the first of those features is a shape which results from the nature of the goods themselves and cannot, therefore, be registered, except in respect of ‘cakes’ and ‘pastries’, for which the shape of the trade mark departs significantly from norms of the sector. Since the other two features are necessary to obtain a technical result, he rejected the application for registration as to the remainder.

On 18 July 2013, Nestlé appealed against that decision to the High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual Property (United Kingdom), challenging the conclusion that the trade mark at issue had not acquired distinctive character through the use made of it prior to the relevant date. Moreover, Nestlé claims that the trade mark at issue does not consist exclusively of either the shape which results from the nature of the goods themselves, or the shape which is necessary to obtain a technical result.

By a cross-appeal filed on the same day, Cadbury challenged the decision of 20 June 2013 in so far as that court found that the trade mark at issue had inherent distinctive character in respect of cakes and pastries and that it did not consist exclusively of either the shape resulting from the nature of the goods themselves or the shape necessary to obtain a technical result.

The High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual Property, takes the view, first of all, that the examiner should not have made a distinction between, on the one hand, cakes and pastries and, on the other, all the other goods in class 30 of the Nice Agreement, either in relation to the proof of distinctive character of the trade mark at issue or to the applicability of Article 3(1)(e)(i) and (ii) of Directive 2008/95.

Secondly, as regards the question of whether the trade mark at issue had acquired distinctive character through the use made of it prior to the relevant date, the referring court, after reviewing the relevant case-law, seeks to ascertain whether, in order to establish that a trade mark has acquired distinctive character, it is sufficient that, at the relevant date, a significant proportion of the relevant class of persons recognise the trade mark and associate it with the trade mark applicant’s goods. The referring court takes the view that the trade mark applicant must prove that a significant proportion of the relevant class of persons regard the trade mark (as opposed to any other trade mark which may also be present) as indicating the origin of the goods.

 Finally, so far as concerns the shape resulting from the nature of the goods themselves and the shape necessary to obtain a technical result, the referring court points out that there is little case-law relating to Article 3(1)(e)(i) and (ii) of Directive 2008/95.

In those circumstances, the High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual Property, decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

(1) In order to establish that a trade mark has acquired distinctive character following the use that had been made of it within the meaning of Article 3(3) of Directive 2008/95 ..., is it sufficient for the applicant for registration to prove that at the relevant date a significant proportion of the relevant class of persons recognise the mark and associate it with the applicant’s goods in the sense that, if they were to consider who marketed goods bearing that mark, they would identify the applicant; or must the applicant prove that a significant proportion of the relevant class of persons rely upon the mark (as opposed to any other trade marks which may also be present) as indicating the origin of the goods?

(2) Where a shape consists of three essential features, one of which results from the nature of the goods themselves and two of which are necessary to obtain a technical result, is registration of that shape as a trade mark precluded by Article 3(1)(e)(i) and/or (ii) of Directive 2008/95 ...?

(3) Should Article 3(1)(e)(ii) of Directive 2008/95 ... be interpreted as precluding registration of shapes which are necessary to obtain a technical result with regard to the manner in which the goods are manufactured as opposed to the manner in which the goods function?’ 

The Court decision:

1. Article 3(1)(e) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as precluding registration as a trade mark of a sign consisting of the shape of goods where that shape contains three essential features, one of which results from the nature of the goods themselves and two of which are necessary to obtain a technical result, provided, however, that at least one of the grounds for refusal of registration set out in that provision is fully applicable to the shape at issue.

2.Article 3(1)(e)(ii) of Directive 2008/95, under which registration may be refused of signs consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, must be interpreted as referring only to the manner in which the goods at issue function and it does not apply to the manner in which the goods are manufactured.

3. In order to obtain registration of a trade mark which has acquired a distinctive character following the use which has been made of it within the meaning of Article 3(3) of Directive 2008/95, regardless of whether that use is as part of another registered trade mark or in conjunction with such a mark, the trade mark applicant must prove that the relevant class of persons perceive the goods or services designated exclusively by the mark applied for, as opposed to any other mark which might also be present, as originating from a particular company

Нови услуги от Патентно ведомство на Р.България - New services from the patent office of Republic of Bulgaria

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

Считано от днес, 15 септември 2015 г., Патентното ведомство въвежда в експлоатация допълнителни възможности в портала за електронни услуги  https://portal.bpo.bg/.

Най-важното нововъведение е възможността за електронно подписване на по-рано заявена услуга, изискваща квалифициран електронен подпис. Повече информация можете да намерите в документа „Кое е новото във версия 2.1 на Портала“ , както и в обновеното Ръководство за потребителя, достъпно на заглавната страница на портала.

Електронните услуги са разработени  съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в рамките на Фонда за сътрудничество.

English version

News from the Bulgarian Patent Office:

As of today, September 15, 2015, the Patent Office introduce additional opportunities for using of the electronic service portal  https://portal.bpo.bg/.

The most important innovation is the ability for digitally sign previously requested service requiring a qualified electronic signature. More information can be found in the document "What's new in version 2.1 of the Portal", as well as updated User's Guide, available on the home page of the portal.

Electronic services have been developed jointly with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) within the framework of the Cooperation Fund.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Европейските производители губят 500 милиона евро на година заради фалшифициране на спортни стоки. За повече информация тук. 

2. Лицензиране на патенти и несъстоятелност. За повече информация тук. 

3. Интелектуална собственост в хранително-вкусовата промишленост на Китай. За повече информация тук. 

English version

1. European producers lose 500 million euros a year because of counterfeiting of sporting goods. For more information here.

2. Licensing of patents and bankruptcy. For more information here.

3. Intellectual Property in the food industry in China. For more information here. 

Нови такси за регистрация на международни марки за Турция - New fees for registration of international trademarks in Turkey

WIPO съобщава за въвеждането на нови индивидуални такси за посочване на Турция в заявки за международни марки. Новите такси влизат в сила 03.10.2015 и са:

ITEMS		Amounts (in Swiss francs)
Application or Subsequent Designation	–  for one class of goods or services	178
	–  for each additional class	35
Renewal	–  independent of the number of classes	174

English version

WIPO reports about new fees for designation of Turkey in applications for international trademarks. The fees which will come into force on 03.10.2015 are as follow:

Базата данни за патенти на Великобритания беше добавена към Patentscope - The UK database for patents has been added to Patentscope

WIPO съобщава новината за добавянето на базата данни с патенти на Великобритания към международната база данни Patentscope.  По този начин се дава достъп до 2,8 милиона файла от Великобритания, датиращи от 1782 година насам.

С това Patentscope вече предоставя достъп до 48 милиона файла свързани с патенти в 40 държави по света.

Повече информация тук.

English version

WIPO reports about the news that the UK database for patent has been added to international database Patenscope. This will give access to 2,8 million patent files from UK dating from as far back as 1782.

By this way Patentscope will provide information for more than 48 million patent files from 40 countirs around the world.

More information here.

Вeликобритания се присъедини към DesignView - UK joins DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на базата данни за промишлени дизайни на Великобритания към общата база данни DesignView, с което се добавят още около 164 000 дизайна, които могат да бъдат търсени в DesignView, която вече предоставя достъп до 4,3 милиона дизайна по света.

Повече информация тук.

English version

OHIM reports about the fact that the UK database for design has been added to DesignView by which way around new 164 000 designs could be searched through it. Now DesignView gives access to more than 4,3 million designs around the world.

More information here.

Логото за Олимпийските игри в Токио е оттеглено - The logo for the Olympic Games in Tokyo withdrawn

Според информация на WIPR Олимпийският комитет на Токио е оттеглил избраното лого за Олимпийските игри през 2020. Причината е в спор относно авторските права върху логото с белгийският дизайнер Olivier Debie.

Логото на игрите в Токио е създадено от  Kenjiro Sano но според  Debie то е изключително сходно на създаденото от него лого за  Théâtre de Liège.

Повече информация може да откриете тук.

English version

According to the WIPR The Tokyo Olympic Committee has withdrawn the selected logo for the Olympic Games in 2020. The reason is a dispute concerning copyright issues with Belgian designer Olivier Debie.

The logo of the Games in Tokyo was created by Kenjiro Sano but according to Debie it is very similar to the logo created by him for Théâtre de Liège.
More information can be found here.

Промени в закона за авторското право в Австралия - Amendments in the Copyright Act in Australia

WIPO съобщаза за промени в законодателството за авторско право и сродни права в Австралия. Промените са в сила от 27.06.2015.

Повече информация тук.

English version

WIPO reports about amendments in the Copyright Act in Australia which were entered into force on 27.06.2015.

More information here.

Свободен достъп до базата данни за марки в Украйна - Free access to the trademark database in Ukraine

Marques Class 46 съобщава новината за това, че Патентното ведомство на Украйна е предоставило свободен достъп до електронната база данни за търговски марки в страната.

Това ще улесни значително възможността за подаване на опозиции и предотвратяване регистрацията на сходни и единтични марки, практика която нашумя сериозно през последните години в страната.

English version

Marques Class 46 reports about the fact that the Ukrainian Institute of Intellectual Property gave free access to the trademark databases in Ukraine. This will facilitate significantly the option for filing oppositions against similar and identical marks such registrations have increased a lot in the country in the past years.

Adidas съди американска компания на база своя общоизвестна марка - Adidas sues American company based on its well-known mark

WIPR съобщава новината за започнато съдебно дело от Adidas срещу американската търговска верига Forever 21, която продава детски дрехи използващи трите линии характерни за облеклата на Adidas.

Според немската компания това е нарушаване на нейна общоизвестна фигуративна марка използвана в продължение на дълги години на територията на САЩ. 

Използването на посочената марка от страна на Forever 21 може да създаде объркване в потребителите относно производственият източник, твърдят от Adidas.

Това не е първият случай в който Adidas завежда съдебно дело за трите линии. Предстой решение на съда в Орегон.

English version

WIPR reports about a new lawsuit this time against the US retailer Forever 21 initiated by ADIDAS based on the fact that the US company sells children’s jumpers that have stripes on the shoulders and arms, resembling the three-stripes trademark owned by Adidas.

According to the German company that is a violation of its well-known figurative mark which has been used in the United States for many years.
The use of the mark by Forever 21 may create confusion in consumers about the manufacturing source,  Adidas claimed.
This is not the first time when Adidas filed a lawsuit for its trademark. We expect the decision of the court in Oregon.