Кога има недобросъвестност при нова регистрация на стари марки с прекратена защита - решение на Общия съд на ЕС

Възможно ли е марка, чиято регистрация е прекратена отдавна, да бъде регистрирана от друго лице и дали това ще се възприеме, като недобросъвестна практика?

Общият съд на Европейския съд излезе с позиция по този въпрос по дело T‑250/21 Ladislav Zdút срещу EUIPO, което има следната предистория:

На 6 май 2013 г. Ladislav Zdút подава заявка за регистрация на следната европейска марка 

Стоките, за които е поискана регистрацията, са:

– клас 18: „Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри и слънчобрани; бастуни“;

–  клас 24: „покривки за легла; покривки за маси“;

– клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“.

Марката е регистрирана на 31 октомври 2014 г. под номер 11794112.

На 17 юни 2019 г.  г‑жа Isabel Nehera, г‑н Jean-Henri Nehera и г‑жа Natacha Sehnal, подават искане за обявяване на недействителност на посочената марка в съответствие с разпоредбите на член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 за всички стоки, обозначени с тази марка. Те твърдят, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка. Те посочват по-специално, че през 30‑те години на миналия век дядо им, г‑н Jan Nehera, е създал предприятие в Чехословакия, търгуващо с дрехи и аксесоари, подал е заявка и е използвал национална марка, идентична на спорната (наричана по-нататък „старата чехословашка марка“).

С решение от 22 април 2020 г. отделът по отмяна на EUIPO отхвърля искането за обявяване на недействителност с мотива, че недобросъвестността на жалбоподателя при подаването на заявката за регистрация на спорната марка не е доказана.

На 15 юни 2020 г. встъпилите страни подават жалба пред EUIPO на основание на членове 66—71 от Регламент 2017/1001 срещу решението на отдела по отмяна.

С обжалваното решение втори апелативен състав на EUIPO уважава жалбата на встъпилите страни, отменя решението на отдела по отмяна и обявява спорната марка за недействителна.

По същество апелативният състав отбелязва, че старата чехословашка марка е била добре позната и е била реално използвана в Чехословакия през 30‑те години на миналия век. Той констатира, че жалбоподателят е знаел за съществуването и известността както на г‑н Jan Nehera, така и на старата чехословашка марка, която е запазила определена остатъчна репутация. Апелативният състав посочва също, че жалбоподателят се е опитал да установи връзка между него самия и тази марка. При тези обстоятелства той приема, че намерението на жалбоподателя е било да извлече неоснователно полза от репутацията на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка. От това той заключава, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка.

Решението е обжалвано.

Според съда, фактът че една марка е била регистрирана в миналото и е имала репутация не означава автоматично, че нова заявка за същата марка е недобросъвестна.

Необходимо е репутацията на старата марка да бъде налична сред потребителите към момента на подаване на заявка за новата марка, както и да се докаже възползване от тази репутация.

Според съда:

Следва обаче да се припомни, че съгласно съдебната практика съществуването на връзка в съзнанието на съответните потребители между по-късна марка и по-ранен знак или по-ранно име не е достатъчно само по себе си, за да се направи извод за наличие на несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранния знак или по-ранното име.

Освен това следва да се отбележи, че понятието за несправедливо облагодетелстване от репутацията на знак или име се отнася до хипотезата, при която трето лице следва примера на по-ранен знак или по-ранно име с репутация, за да се ползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя или ползвателя на този знак или на това име за създаване и поддържане на имидж на посочения знак или посоченото име (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑487/07, EU:C:2009:378, т. 49).

В случая обаче жалбоподателят твърди, без това да се оспорва от EUIPO и от встъпилите страни, че през 2013 г. старата чехословашка марка и името на г‑н Jan Nehera са били напълно забравени от съответните потребители и че той самият е положил много усилия, време и парични средства, за да възстанови марката „Nehera“ и да популяризира историята на г‑н Jan Nehera и на неговото предприятие. От това следва, че жалбоподателят не само че не е използвал паразитно предишната репутация на старата чехословашка марка и на името на г‑н Jan Nehera, а напротив, положил е собствени търговски усилия, за да възстанови имиджа на тази марка и по този начин да възобнови със свои средства посочената репутация. При тези обстоятелства самият факт, че за популяризирането на спорната марка е направена препратка към историческия имидж на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка, не изглежда да е в противоречие с почтената производствена или търговска практика.

От друга страна, във всички случаи към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка старата чехословашка марка и името на г‑н Jan Nehera вече изобщо не са били предмет на правна защита в полза на трето лице (вж. т. 42 и 43 по-горе). От това следва, че низходящите и наследниците на г‑н Jan Nehera не са били носители на право, което може да бъде предмет на злоупотреба или да бъде присвоено от жалбоподателя. При това положение не е видно с подаването на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят да е имал намерение да извърши злоупотреба спрямо низходящите и наследниците на г‑н Jan Nehera или да си присвои твърдените от тях права.

На пето и последно място, EUIPO изтъква, че както е посочил апелативният състав в точка 36 от обжалваното решение, понятието за недобросъвестност не предполага непременно каквато и да било степен на морална укоримост.

В това отношение е достатъчно да се констатира, че съгласно цитираната в точка 23 по-горе съдебна практика понятието за недобросъвестност предполага наличието на непочтена нагласа или намерение. В случая обаче EUIPO и встъпилите страни не са доказали, че към момента на подаване на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят е имал непочтена нагласа или намерение.

От всичко изложено по-горе следва, че апелативният състав неправилно е приел, че жалбоподателят е имал намерение да извлече неоснователно полза от репутацията на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка, и въз основа на това е стигнал до извода, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка.

Ferrero защити известната си кутийка на Tic Tac за пореден път

Една от най-големите хранителни компании в света Ferrero спечели съдебно дело в Италия по отношение на 3D марката си за кутийката на бонбони Tic Tac.

Казусът касае използване на сходна опаковка от страна на чешки производител продаващ аналогичен продукт с марка BLIKI.

Според чешката компания марката на Ferrero нарушава изискванията на закона, тъй като изпълнява техническа функция и придава значителна стойност на стоката. В допълнение марка BLIKI създава необходимата разлика.

Съдът в Торино отхвърля тези доводи, приемайки двете кутии за изключително сходни. Доводът за наличие на различна словна марка е нерелевантен в случая, тъй като по-ранната марка е трийзмерна.

Според съда няма основание да се счита, че формата на кутийката на Ferrero изпълнява техническа стойност, както и че придава допълнителна стойност на продукта. Не са предоставени доказателства според които потребителите да купуват продукта именно поради добавената стойност на опаковката.

По-ранно през годината Ferrero спечели друго съдебно дело пред Европейския съд (BMB v Ferrero, C‑693/17 P), в което отново използва наличните си трийзмерни марки.

Тези казуси показват нагледно стратегическата сила на регистрираната търговска марка. За разлика от дизаните, чиято закрила продължава максимално 25 години, регистрацията на търговските марки може да се поддържа неограничено във времето.

Важни промени в законодателството за защита на търговски марки в Чехия

Считано от 01.01.2019 законодателството за защита на търговски марки в Република Чехия се променя. В бъдеще местното патентно ведомство няма да осъществява проверка за наличие на сходство и идентичност с по-ранни марки. Притежателите на по-ранни права ще имат възможност да подават опозиции срещу такива марки. Това налага регулярното проверяване на бюлетина за търговски марки издаван от патентното ведомство на страната.

Друга промяна е възможността за регистрация на нови видоме марки, като звукови, холограмни, марки за движение и др.

В допълнение законодателството ще разпознава използването на търговска марка в състава на фирмени наименования, като нарешуване на права върху марка.

Източник: Lexology, Kinstellar - Zdeněk Kučera.

Осигуряване на информация за IP нарушения - тълкувателно решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑427/15 NEW WAVE CZ, a.s.  срещу  ALLTOYS, spol. s r. o. Делото касае следното:

NEW WAVE предявява иск срещу ALLTOYS за това, че при предлагането на стоките си същото използва марката „MegaBabe“ без неговото съгласие.

В рамките на това първо производство националният съд постановява с окончателно решение, че ALLTOYS е нарушило правата на NEW WAVE върху марката „MegaBabe“, и разпорежда на първото да се въздържа от нарушения в бъдеще и да оттегли вече пуснатите на пазара съответни стоки. Тази юрисдикция обаче не допуска NEW WAVE да измени искането, така че ALLTOYS да бъде задължено и да му предостави цялата информация относно въпросните стоки.

След окончателното приключване на посоченото производство NEW WAVE предявява нов иск пред Městský soud v Praze (Градски съд Прага, Чешка република), с който иска ALLTOYS да бъде задължено да му предостави цялата информация относно произхода и мрежите за разпространение на стоки с марка „Megababe“, които последното е държало на склад, продавало или внасяло в миналото или понастоящем, по-конкретно името и фамилията или търговското наименование и постоянно местопребиваване или седалище на доставчика, на производителя, търговеца, който държи стоките на склад, на дистрибутора и на други предишни държатели на тези стоки, както и информация относно количествата, които са доставени, държани на склад, получени или поръчани, и количествата, които са продадени, точни данни за продажната цена на отделните артикули, както и за цената, платена от ALLTOYS на доставчика за доставени стоки.

С решение от 26 април 2011 г. Městský soud v Praze (Градски съд Прага) отхвърля иска на NEW WAVE. Тази юрисдикция приема, че правото на информация не може да се предяви със отделен иск, тъй като член 3 от Закон № 221/2006 предвижда, че това право може да се предяви само чрез молба до съда, сезиран в рамките на производство за установяване на нарушаване на право. Тази юрисдикция обаче счита, че в главното производство производството относно установяване на нарушаване на право вече е приключило с окончателното решение, произнесено по първия иск.

NEW WAVE подава жалба пред Vrchní soud v Praze (Висш съд Прага, Чешка република), който с решение от 27 февруари 2012 г. изменя първоинстанционното решение, като разпорежда на ALLTOYS да предостави на NEW WAVE исканата информация. Тази апелативна юрисдикция приема, че за тълкуването на член 3 от Закон № 221/2006 следва да се вземе предвид член 8, параграф 1 от Директива 2004/48. В този контекст тази юрисдикция счита, че производството за предоставяне на информация, която не е била съобщена доброволно, също представлява производството за установяване на нарушаване на право.

ALLTOYS подава касационна жалба срещу посоченото решение на апелативната юрисдикция пред Nejvyšší soud (Върховен съд, Чешка република).

Последният отбелязва, че макар Закон № 221/2006 да транспонира Директива 2004/48 в чешкия правен ред, все пак е налице разлика между текста на този закон и този на Директивата. Докато член 3 от Закон № 221/2006 предвижда възможност да се получи информация чрез молба „в рамките на производство относно нарушаване на право“ („v řízení o porušení práva“), текстът на член 8, параграф 1 от Директива 2004/48 на чешки език предвижда задължение за държавите членки да гарантират възможността за получаване на информация „във връзка с производството за нарушаване на право върху интелектуална собственост“ („v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“). Според запитващата юрисдикция посочената национална разпоредба следва да се тълкува в съответствие с Директива 2004/48. Тя обаче отбелязва, че тълкуването на думите, съдържащи се в член 8, параграф 1 от тази директива, не е еднозначно.

На следващо място Nejvyšší soud (Върховен съд) подчертава, че са налице разлики между текстовете на Директива 2004/48 на различните езици. Така текстовете на чешки, английски и френски език на тази директива използвали съответно думите „във връзка с производство“ („v souvislosti s řízením“), „в контекста на производство“ („in the context of proceedings“) и „в рамките на производство“ („dans le cadre d’une action“). Според тази юрисдикция за разлика от текста на чешки и английски език на Директива 2004/48, текстът на същата на френски език съответства в по-голяма степен на текста на Закон № 221/2006, тъй като въвежда по-тясна връзка между производството и искането за информация.

При тези обстоятелства Nejvyšší soud (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли член 8, параграф 1 от Директива 2004/48 да се тълкува в смисъл, че производството относно нарушаване на право върху интелектуална собственост обхваща положението, при което след окончателното приключване на производство, в което е установено нарушение на право върху интелектуална собственост, жалбоподателят поиска в отделно производство информация относно произхода и мрежите за разпространение на стоки или услуги, с които е нарушено това право върху интелектуална собственост (например с цел да може да определи точно размера на вредите и впоследствие да поиска обезщетение за тях)?“.

Решението на съда:

Член 8, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага при положение като това в главното производство, при което след окончателното приключване на производство, установило нарушение на право на интелектуалната собственост, жалбоподател иска, в отделно производство, информация за произхода и мрежите за разпространение на стоките или услугите, с които се нарушава това право.

Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към Design View - Lithuania , Czech Republic and Sweden join the Design View

Патентните ведомства на Литва, Чехия и Швеция се присъединиха към общата база дани за промишлени дизайни Design View. По този начин общият брой на страните присъединили се към базата данни става 13, а броят на дизайните до които тя предоставя достъп става над 91 000.

English version

The Patent Office of Lithuania and these one of the Czech Republic and Sweden has joined the common data base for designs Design View. Thus the total number of countries have joined the database becomes 13 and the number of designs to which it provides access now is over 91,000.

Czechs prevailed against Austria and Germany and defended their GIs - Чехите надделяха над Австрия и Германия и защитиха географските си означения

Европейската комисия оповести своите решения касаещи заявки за регистрация на географски означения от Чехия.
Те касаят специфичен вид сладкиши- кръгли вафли произвеждани в Чехия, а именно ‘Karlovarské trojhránky и Karlovarské oplatky.
Според възраженията подадени от Австрия и Германия тези наименования са станали родови в двете страни, освен това вече има регистрирани сходни такива марки.
Европейската комисия счита че не са предоставени достатъчно доказателства които да показват, че двете наименования са станали родови понятия в Германия и Австрия относно посочените хранителни продукти.
Колкото до съществуващите регистрации на търговски марки, според Комисията те могат да съществуват едновременно с географските означения тъй като не са достатъчно сходни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decisions regarding applications for registration of geographical indications from the Czech Republic.
They refer to a specific type of round wafers manufactured in the Czech Republic, namely 'Karlovarské trojhránky and Karlovarské oplatky.
According to the objections submitted by Austria and Germany, these names have become generic in both countries, moreover, it already has similar registered trade marks.
The European Commission considers that there is no sufficient evidences which to show that the two names have become generic terms in Germany and Austria concerning those food products.
As to existing registrations of trademarks, according to the Commission they can coexist with GIs as they are not sufficiently similar.
More information can be found here.

The dispute for Budweiser continues in full force - Мега спорът за марка Budweiser продължава с пълна сила

Ако има определение за Мега спор относно права върху търговска марка, то спокойно можем да го дадем на продължаващия близо 20 години спор между Anheuser-Busch InBev NV и чешката пивоварна компания Budejovicky Budvar NP.
Тези от вас които искат да си припомнят досегашното развитие на казуса могат да открият информация тук.

Какво ново обаче има относно този спор?

Новото е че сблъсъка се пренася във Великобритания. Двете компании имат регистрирани марки Budweiser , които съществуват едновременно, ситуация потвърдена и с решение на съда в Англия. Решението е основано на факта, че и двете компании са използвали въпросната марка в продължение на десетилетия, като през това време са изградили собствени пазарни ниши, използвали са различни лога на марките, различни опаковки и тн., с което са изградили отделна идентичност, което предотвратява възможността от потребителско объркване.

Тази ситуация обаче е незадоволителна за Anheuser-Busch InBev, особено след потвърдената загуба на спора относно заявената от тях европейска марка, спряна успешно от чешката компания.
Поради това Anheuser-Busch InBev подават искане за отмяна на марката на Budejovicky Budvar във Великобритания основавайки се на факта, че те са получили регистрация за Budweiser през 1976, докато чехите през 1989 година.

В момента се води дело във Великобритания по този въпрос. Но съдът е запитал the European Court of Justice дали подобно искане за отмяна на една марка е реално с оглед на предисторията.
The Advocate General излезе със становище по въпроса според, което Anheuser-Busch InBev нямат основания да искат отмяна на марката на Budejovicky Budvar.
Решението на Европейския съд се очаква скоро.

Този спор в действителност е уникален. В него е намесено цялото разнообразие от въпроси и стратегии свързани с търговските марки и географските означения.
Казусът е показателен за това как трябва да се отстояват права с оглед оцеляване на пазара, като безспорно трябва да се признае умението с което сравнително малката чешка компания Budejovicky Budvar се бори из цяла Европа с всички сили за своята марка.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IP Kat.

English version

If there is a definition of a Mega dispute about trademark rights, it allows us to give it to nearly 20 years ongoing dispute between Anheuser-Busch InBev NV and Czech brewery Budejovicky Budvar NP.
Those of you who want to remember the current development of the case can find an information here.

What's a new about this dispute?

What is a new is that the collision is transmitted in the UK. Both companies are registered trademarks Budweiser which co-exist, a situation confirmed by the court in England. The decision is based on the fact that both companies used the trade mark in question for decades and during that time they have established their own market niches, use different logos, different packaging and so on. So they have established a separate identity, which prevents the possibility of consumer confusion.

This situation, however, is unsatisfactory for Anheuser-Busch InBev, especially after the confirmed loss of the dispute concerning their European brands which was successfully stopped by the Czech company.
Therefore, Anheuser-Busch InBev filed for annulment of the trademark of Budejovicky Budvar in the UK based on the fact that they have received registration for Budweiser in 1976 while the Czechs in 1989.

Currently, there is a lawsuit in Britain in this matter. But the court has asked the European Court of Justice if such application for revocation of a mark is correct, given the background of the case.
The Advocate General issued an opinion on the matter under which Anheuser-Busch InBev have no reason to seek annulment of the brand of Budejovicky Budvar.
The decision of the European Court is expected soon.

This dispute is indeed an unique. It has involved the whole range of issues and strategies related to trademarks and geographical indications.
The case is indicative of how we should defend rights to survival on the market, certainly must recognize the skill with which the relatively small Czech company Budejovicky Budvar fight across Europe with all his strength to its brand.
More information can be found here.
information the IP Kat.