Кога доказване реалното използване на една марка е важно?

Законодателството за търговски марки изисква една марка да бъде реално използвана. Ако това използване не се случи в период от 5 години след регистрацията или бъде преустановено за такъв период, марката може да бъде отменена.

Често в процедури по опозиция срещу търговски марки, заявителите на марки изискват от страната подала опозицията доказване реалното използване на по-ранните марки.

Това е и случаят с дело T‑598/18, по което Общият съд на Европейският съюз се произнесе.

Казусът касае заявена европейска марка “BROWNIE” за класове 18, 25 и 35.

Срещу тази марка е подадена опозиция на база серия от по-ранни марки “Brownies” за сходни стоки и услуги.

Заявителят иска доказване реалното използване на по-ранните марки, като притежателят на тези марки привежда доказателства за използване на марките в следната визия:

Заявителят оспорва използването, като твърди, че начина по-който се използват марките е различен от начина им на регистрация.

EUIPO приема, че марките са с доказано използване и потвърждава опозицията. Решението е обжалвано.

Общият съд на Европейският съюз го потвърждава. Според съда използването на една регистрирана словна марка е налице ако то е във вид, които не се различава сериозно от начинът и на регистрация. За тази оценка трябва да се имат предвид доминиращите и отличителни елементи. В случая доминиращият и отличителен елемент във вида в който марката се използав е Brownies, който съвпада с регистрираната словна марка, което е достатъчно за да се приеме, че марката е използвана реално без сериозни разминавания от начина и на регистрация.

WIPO PROOF - дигитално доказателство за съществуването на вашата интелектуална собственост

WIPO информира за началото на своята нова електронна услуга наречена WIPO PROOF. Услугата представлява електронен сертификат, че към определена дата определено произведение е съществувало.

Услугата не доказва авторство или нещо различно от това, че съответния продукт е съществувал към съответната дата във времето.

Ползата от подобна услуга е в случаите на доказване на приоритетна дата относно казуси с различни продукти на интелектуалната собственост, като дизайни, авторски произведения и др.

Следните категории от произведения могат да използват тази услуга:

- Търговски тайним

- Промишлени дизайни;

- Различни творчески произведения;

- Софтуерен код;

- Проучвания;

- Данни;

- Дигитално подписани документи и др.

За всеки обект за който се иска времеви сертификат, са създава тоукън съхраняван на сървари на WIPO. Копие от самото произведение или документ не се съхранява на тези сървари, а на локацията на заявителя.

Повече информация може да откриете тук.

Нови изисквания при заявяване на марки в САЩ

Marques Class 46 съобщава за нови изисквания на USPTO относно подаване на заявки за търговски марки в САЩ.

Според тях при заявка за нова търговска марка, за да получи входяща дата, тя трябва да съдържа и електронна поща на заявителя независимо от факта, че заявката може да е подадена през представител по индистреална собственост.

В допълнение, при доказване използването на търговска марка, според изискванията на законодателството в страната, предоставеният спесимен трябва да показва търговската марка реално поставена върху съответния продукт. Предоставянето на отделни етикети, без визията на продукта, може да бъде отхвърляне от ведомството.

Доказване на марка с репутация от страна на Puma - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑564/16 P, EUIPO срещу PUMA. Делото касае опит на италианска компания да регистрира следната европейска марка в клас 7 -  „Дървообработващи машини; машини за обработка на алуминий; машини за обработка на PVC“:

Срещу тази заявка Puma подава опозиция на основата на няколко по-ранни марки в класове:

- клас 18: „Чанти за носене през рамо и пътни чанти; пътнически чанти и куфари, по-специално за спортни уреди и облекло“;

- клас 25: „Облекла; боти, обувки и пантофи“;

- клас 28: „Игри и играчки; уреди за гимнастически упражнения; уреди за гимнастика и спортни уреди (невключени в други класове), включително и спортни топки“:

В допълнение компанията претендира и наличие на марка с репутация на територията на ЕС.

EUIPO отхвърля опозицията считайки, че няма достатъчно доказателсдтва за наличие на репутация. Причината за това е че Puma предоставя стари решения на EUIPO относно опозиции свързани с нейни марки, в които решения марките на компанията са били признавани за такива с репутация. Според ведомството тези решения не са обвързващи, тъй като всеки казус е сам за себе си.

При обжалването обаче Общият съд отхвърля това решение на EUIPO.

Европейският съд потвърждава решението на Общия съд, като определя че:

Освен това от посочената точка 30 от обжалваното съдебно решение следва също, че в тези три предходни решения компетентните инстанции на EUIPO са констатирали, че една от по-ранните марки е била приета, „въз основа на многобройни доказателства“, за ползваща се с „много добра репутация, поне във Франция“, и че за друга от тях също е било прието „с оглед на представените многобройни доказателства“, че е придобила „много добра репутация чрез използването си в Съюза“ и че се е ползвала „с подчертан отличителен характер, произтичащ от нейното „продължително и интензивно“ използване и от „много доброто ѝ познаване“. Общият съд също така установява, че някои от посочените решения описват много подробно доказателствата, които са позволили да се приеме наличието на репутация на по-ранните марки.

В този контекст трите предходни решения са представлявали, доколкото с тях е призната репутацията на по-ранните марки, важна индиция за това, че последните са можели да се приемат и в рамките на разглежданото производство по възражение за ползващи се с репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, както вече бе посочено в точка 81 от настоящото решение.

Поради това, както бе постановено в точка 76 от настоящото съдебно решение, EUIPO е била длъжна да вземе предвид трите предходни решения, изтъкнати от Puma, и е трябвало да мотивира изрично решението си в конкретния случай, доколкото е преценила да приеме различен подход спрямо възприетия в посочените решения по отношение на репутацията на по-ранните марки.

BET 365 спечели залагане пред Общият съд на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по казус относно европейска марка BET 365. 

Марката е заявена през 2007 година за различни класове включително клас 41, като EUIPO постановява отказ на абсолютни основания, липса на отличителност и описателност. Думата BET означава залог, залагам, докато 365 може да се възприеме, като броят на дните през които може да се залага.

След предоставени доказателства за придобита отличителност марката е регистрирана.

През 2013 година Bet365 Group подава опозиция срещу марка ‘b365’. Като контра мярка, заявителят на марката иска заличаване на марка BET 365 поради описателност за посочените стоки и услуги. Първоначално EUIPO отхвърля искането по в последствие Апелативният борд го потвърждава. Решението е обжалвано.

Според Общият съд марка BET 365 притежава нужната степен на придобита отличителност за клас 41 на база приведените доказателства, като данни за посещения в сайтовете на BET 365, проведени рекламни кампании, приходи, пазарен дял. 

Източник: Stobbs IP - Daniel Bailey, Lexology.

VAL, вино и решение на Европейския съд

Общият съд на Европейския съд излезе с решение по дело T-216/16; Vignerons de la Méditerranée v EUIPO. Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка за клас 33:

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка VIÑA DEL VAL също за клас 33.

EUIPO потвърждава опозицията поради възможност на объркване на английско говорящите потребители на територията на ЕС относно марките. Елемента VAL е без смисъл на потребителите използващи английски език, докато елемента VINA е слабо отличителен. Останалите фигуративни елементи в заявената марка имат декоративен характер. Според EUIPO марките са визуално и фонетично сходни.

Съдът потвърждава това решение, като отхвърля допълнително предоставените доказателства показващи, че елемента VAL се използва често за напитки от вино на територията на ЕС. Според съда тези доказателства не могат да се вземат в предвид, тъй като те не установяват общоизвестен факт, каквото е изискването за приемане на подобен тип доказателства, а само факти характерни за винения сектор.

Източник: Alicante news.

Доказателства в процедура по регистрация на европейски марки - решение на Европейския съд

Общият съд излезе с решение по дело T‑476/15 по което Société des produits Nestlé SA  опитва да регистрира европейска словна марка FITNESS за следните стоки:

Клас 29: мляко, сметана, масло, сирене, кисело мляко и други млечни хранителни продукти, приготвени, заместители на мляко и млечни продукти, яйца, желета, плодове, зеленчуци, протеинови препарати, предназначени за консумация от човека ";
Клас 30: Житни растения и зърнени продукти; готови за ядене зърнени култури; зърнени закуски; храни на базата на ориз или брашно;
Клас 32: Все още вода, газирана или газирана вода, изворна вода, минерална вода, ароматизирана вода, плодови напитки, плодови сокове, нектари, лимонади, газираните напитки и други безалкохолни напитки, сиропи и други препарати за приготвяне на сиропи и други препарати за приготвяне на напитки ".

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания. При обжалването пред Апелативен борд, заявителят внася допълнителни доказателства, които са отхвърлени, тъй като не са внесени в първоначалното производство.

Според решението на съда, Апелативният борд е сгрешил, като не е приел въпросните допълнителни материали, тъй като според  Article 76 of EUTMR, във връзка с Rule 37(b)(iv), няма закъснение на внасяне на подобни доказателства в процедири на абсолютни основания, за разлика от производства по опозиции.

Източник: Marques Class 46.

Adidas obtain registration of three stripes as a trademark in Colombia - Adidas регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия

През 2001 година Adidas опитват да получат регистрация на своя дизайн състоящ се от три ленти, като търговска марка в Колумбия. Патентното ведомство на страната отказва да регистрира марката поради липса на отличителност.
През 2010 година компанията успя да регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия, възползвайки се от член 135 на Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. Според този член една марка лишена от отличителност може да получи регистрация, ако благодарение на продължително използване за стоките или услугите за които е заявена, е придобила вторична отличителност.
Adidas предоставят множество доказателства за придобитата отличителност на марката в Колумбия, изградена на основата на множество рекламни и спонсорски кампании.
Едно от най-важните доказателства е социологическото проучване, според което 75,8% от анкетираните свързват трите ленти с adidas.
Широко разпространена практика на компаниите по света е да искат да регистрират, като търговски марки, успешни маркетингови елементи разработени от тях, които им помагат да постигнат пазарен успех. Проблема тук е че повечето от тези обекти не могат да изпълнят изискванията на законодателството за да получат регистрация.
В подобни ситуации е важно съответната компания да има добра IP организация, която да й помогне да осигури необходимите доказателства, които да изпълнят законовите изисквания.
Тази задача е много важна и трудоемка и не трябва да бъде подценявана.
информация от IP Tango


English version

In 2001 Adidas trying to obtain registration of its design consisting of three stripes as a trademark in Colombia. The Patent Office of the country refused to register the mark because of lack of distinctiveness.
In 2010 the company was able to obtain registration of three stripes as a mark in Colombia, taking advantage of Article 135 of the Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. According to this article one mark devoid of distinctive character can obtain registration if, thanks to prolonged use of goods or services for which registration is sought, has acquired a distinctive secondary.
Adidas provide ample evidences of acquired distinctiveness of the brand in Colombia built on the basis of numerous advertising and sponsorship campaigns.
One of the most important evidence is the survey whereby 75.8% of respondents associate three stripes with adidas.
Widespread practice of companies around the world is that they want to register as trademarks all successful marketing elements developed by them which helping them to achieve market success. The problem here is that most of these sites can not meet the legal requirements to obtain registration.
In such situations it is important that the company have a good IP organization to help her provide the necessary evidence to meet legal requirements.
This task is a very important and time-consuming and should not be underestimated.
information from the IP Tango