Използването на марка, като декоративен елемент може да застраши нейната защита в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело  T‑323/21 Castel Frères срещу Shanghai Panati Co., което ни показва колко важно е една марка да бъде използвана, като доминиращ знак за търговски произход върху опаковките на стоките.

Делото касае следната регистрирана от Castel Frères фигуративна европейска марка за клас 33:

Срещу тази марка е подадено искане за отмяна поради неизползване от китайската компания Shanghai Panati Co. 

Приведени са доказателства за използване на марката върху етикети на продукти по следния начин:

Първоначално EUIPO отхвърля искането но след това Апелативния борд го потвърждава. Причината за това е, че марката се използва по начин, който нарушава нейната отличителна способност.

Решението е потвърдено и от съда. Основният и доминиращ елемент в посоченият етикет е словната част Dragon de Chine допълнен с изображение на дракон. Регистрираната фигуративна марка присъства, само като страничен допълващ елемент в малък шрифт. 

От тази гледна точка повечето от потребителите в ЕС, които не са запознати с китайската азбука, биха възприели този начин на използване на знака, като декоративен, асоцииращ с Азия,а не като отличителен знак за търговски произход.

Казусът показва колко важно е една регистрирана марка да бъде използвана по виден и ясен начин върху опаковките на продуктите. При подобен казус Apple загуби спор относно използването на марка Think Different. 

Може ли Hallmark да бъде марка за недвижими имоти?

Федерален съд в Канада се произнесе по казус касаещ регистрация на слабоотличителна дума, като търговска марка.

Срещу заявка за марка HALLMARK за услуги свързани с недвижими имоти е подадена опозиция, която наред с друго, претендира за описателност на знака, посочване на качествени характеристики, както и липса на отличителност. Думата HALLMARK от английски означава знак показващ качество и съвършенство, често използвана за означаване качеството на злато, сребро и тн.

Патентното ведомство на страната отхвърля опозицията, тъй като описателността изисква знакът да има "ясно" значение във връзка със посочените стоки и услуги.

Макар думата Hallmark да има хвалебствени асоциации тя няма ясно и директно описателно значение за услугите свързани с недвижими имоти.

Според ведомството опониращата страна не е предоставила доказателства, че думата е станала обичайна във връзка с посочените стоки, което да я определи, като имаща слаба отличителност.

Решението е обжалвано и потвърдено от съда. Според него описателността изисква ясна връзка с конкретните стоки и услуги, а не асоциативна такава или абстрактна. Самият факт, че една дума може да има хвалебствен характер не означава автоматично, че те не може да представлява търговска марка. Съдът дава пример със сугестивните означения, които макар да имат смисъл асоцииращ с конкретните стоки и услуги могат да бъдат защитени, като търговски марки.

Източник: John McKeown, Goldman Sloan Nash & Haber LLP

Тигани, червена точка и проблеми за Tefal във Великобритания

Коледните и новогодишни празници се характеризират наред с друго и с това, че хората готвят повече. В тази връзка, ако случайно сте използвали тиган на Tefal следната новина от Великобритания може да бъде от интерес за вас.

През 2018 година Tefal заявяват следната фигуративна марка - червена точка във Великобритания в клас 21 - тигани, тенджери, гювечи, тигани, тенджери за готвене, креп тигани, скара и уоки:

Патентното ведомство на страната отказва регистрация на марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Според ведомството не е ясно дали червената точка ще бъде възприета от потребителите, като самостоятелен знак за търговски произход извън тигана. Поради това има риск този знак да се възприеме, като декоративен елемент или такъв от технически характер.

Tefal предоставят доказателства за придобита отличителност на знака, включително и социологическо проучване.

Патентното ведомство ги отхвърля, като недостатъчни. Макар да са предоставени множество данни за продажби и рекламни активности свързани с тигани с червена точка те не показват самостоятелното значение на червената точка, като търговска марка.

Напротив някой от рекламните материали акцентират, че ролята на тази точка е да укаже кога тиганът е загрят и може да се използва.

В самото социологическо проучване някои потребители окачествяват тази точка, като индикатор за горещина.

Поради всичко това Патентното ведомство приема, че знакът е неотличителен и изпълнява технически функции и не може да представлява търговска марка.

Казусът е показателен за това, че някои фигуративни марки са изключително трудни за регистрация. Макар червената точка да е една от най-разпознаваемите черти на продуктите на Tefal нейната регистрация е сложна. В подобни ситуации всяка компания трябва да изгради стратегия, която да прилага с години за да има шанс да регистрира подобни марки. Един от начините например е при всяко използване на знака в рекламни материали, да се акцентира, че той представлява марка на компанията. Това би спомогнало за разпозванането му от потребителите, като марка, а не като описателен знак или такъв свързан с техническа функция.

Източник: IPKat.

WhatsApp - проблеми в Норвегия

Фейсбук се сблъска с изненадващи проблеми в опитът си да регистрира следната фигуративна марка за своято известно приложение WhatsApp в Норвегия:

Марката е заявена за следните класове: софтуер в клас 9; телекомуникационни услуги  в клас 38; компютърен софтуер в клас 42; услуги за криптиране и сигурност в клас 45.

Патентното ведомство на страната отказва регистрация на марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Според ведомството представената икона на телефонна слушалка на зелен фон е често използван знак, който индикира контакти чрез които потребителите могат да се свържат със съответната компания, независимо дали става дума за телефон, мейл или чат. Тъй като използването на подобни изображения е масово от всички, така представеният знак няма нужната степен на отличителност включително и за посочените стоки и услуги.

Решението е обжалвано. Facebook представя доказателства за придобита отличителност на знака, като цитира факта, че това приложение е най-използваното от потребителите в Норвегия.

Апелативният борд отхвърля доказателствата, като недостатъчни. Според бордът повечето от материалите касаят използването на знака заедно със словната част WhatsApp, което не доказва самостоятелно пирдобита отличителност на самият знак, като такъв.

Източник: AWA - Lars Platou за Lexology.

Glaxo Group загуби спор относно регистрация на пурпурен цвят, като марка в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑ 187/19, Glaxo Group Ltd срещу  EUIPO. Делото касае опит на Glaxo да регистрира пурпурният цвят с пантон: 2587C, като търговска марка в ЕС за инхалатори и фармацефтични продукти от класове 5 и 10.

EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания, липса на отличителност. При обжалването Апелативният борд потвърждава това решение. Аргументацията е че този цвят се асоциира с посочените продукти. В допълнение този цвят трябва да бъде оставен за ползване и от други фирми с оглед на това, че потребителите купуват предимно генерични продукти, които обикновенно използват сходна цветова визия с оригиналния продукт.

Общият съд на ЕС потвърждава позицията на EUIPO. Регистрацията на единичен цвят е възможна само в много ограничен кръг от случаи, тъй като обикновенно той не се възприема, като знак за търговски източник.

Предоставените от заявителя доказателства за придобита отличителност на знака са неубедителни. 

Например предоставеното социологическо изследване в 10 държави членки не разкрива броят на анкетираните хора. Прекалено малките изследвания (100-200 души) не са представителни за целите на установяване на придобита отличителност.

Освен това анкетираните са били питани дали разпознават конкретно този цвят. Не е бил посочен пантон, както и опция да изберат между няколко подобни цветове за да се приеме, че именно този пантон е отличителният за тях.

В някои от изследваните държави е била обозначена друга вариация на този цвят в изследването или директно е бил показван инхалаторът.

Съдът приема, че предоставената информация за продажби и реклами има само спомагателен характер и без конкретно и точно изследване за разпознаваемостта на знака от потребителите не може да се заключи, че той е придобил нужната степен на вторична отличителност за да бъде регистриран, като търговска марка.

Източник: Alicante News.

До каква степен декоративни елементи могат да представляват търговски марки?

Европейският съд излезе с решение по дело C‑456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken срещу Patent- och registreringsverket. Делото касае следната предистория:

Жалбоподателят в главното производство е притежател на фигуративни марки, регистрирани в Службата за интелектуална собственост под номера 363521—363523 за автомобилни и транспортни услуги от клас 39. Тези фигуративни марки са следните:

На 23 ноември 2016 г. жалбоподателят в главното производство подава пред Службата за интелектуална собственост три заявки за марки за различни автомобилни и транспортни услуги от клас 39:

Трите марки са придружени от следното описание: „Оцветяване на превозни средства в червен, бял и оранжев цвят по указания начин“. Жалбоподателят в главното производство уточнява, че заявките не се отнасят до самата форма на превозните средства или до очертаните по тях черни или сиви полета.

С решение от 29 август 2017 г. Службата за интелектуална собственост отхвърля заявките с мотива, че знаците, за които се иска регистрация съгласно правото в областта на марките, са само декоративни, че не могат да се възприемат като годни да отличат заявените услуги и че поради това нямат отличителен характер.

Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Патентен и търговски съд, Швеция.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва, че заявените марки представляват „позиционни марки“, които се състоят от различни по големина елипси в червен, оранжев и бял цвят и се поставят в определен размер и положение върху използваните за извършването на транспортните услуги автобуси и влакове.

Изображенията, които жалбоподателят представя за заявените марки и на които очертава превозните средства с пунктирана линия, за да покаже, че исканата защита не се отнася до формата им, са следните:

Освен това жалбоподателят в главното производство твърди, че заявените марки създават впечатление, сходно с това, което създават марките, регистрирани под номера 363521—363523, и че отличителният характер на първите не трябва да се преценява различно само поради факта че са предназначени да се поставят по определен начин върху използваните за транспортните услуги превозни средства. Жалбоподателят отбелязва също и че транспортните дружества по принцип поставят върху превозните си средства свои графични изображения или цветове, така че ползвателите на извършваните от тях услуги считат тези графични изображения или цветове за указания за търговски произход.

Службата за интелектуална собственост от своя страна изтъква, че защитата на фигуративните елементи на разглежданите в главното производство марки не се иска абстрактно, а за да бъдат поставяни върху използваните от жалбоподателя в главното производство превозни средства. Тъй като преценката на отличителния характер би следвало да е цялостна и превозните средства за търговски транспорт често се декорират с цветни мотиви, потребителите  за да могат да разберат, че става въпрос за марка  трябвало да са предварително запознати със съответните елементи, тъй като в противен случай биха ги счели за декоративни елементи. Предвид разнообразието в оцветяването и декорацията на превозните средства, използвани в съответния икономически сектор, разглежданите в главното производство знаци можели да се възприемат като указание за търговския произход само ако се различават в достатъчна степен от стандартното или обичайното в сектора, а случаят не бил такъв.

С решение от 29 март 2018 г. Патентен и търговски съд отхвърля жалбата на жалбоподателя в главното производство с мотива, че представените доказателства не установяват достатъчна разлика между цветовете и формата на знаците, за които се иска защита съгласно правото в областта на марките, и начина, по който другите предприятия декорират превозните си средства, и поради това не може да се приеме, че съответните потребители възприемат тези знаци като указание за търговски произход.

Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд, Швеция.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно член 3 от Директива 2015/2436 основното, което се изисква от знака, за да бъде марка, е да има отличителен характер.

В това отношение запитващата юрисдикция подчертава постоянната практика на Съда, съгласно която съответните потребители невинаги възприемат по един и същи начин отличителния характер на знак според това дали разглежданата марка е триизмерна и се състои от външния вид на самата стока, или е словна или фигуративна марка. Всъщност, тъй като средните потребители нямат навик да предполагат какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, би могло да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер на триизмерна марка, отколкото този на словна или фигуративна марка. Ето защо, както Съдът е приел, знак, който се смесва с външния вид на стоката, може да се счита за имащ отличителен характер само ако значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

По отношение на марките, обозначаващи услуги, запитващата юрисдикция посочва решението на Съда от 10 юли 2014 г., Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), в точка 20 от което се приема, че обзавеждането на търговско помещение може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, когато изобразеното обзавеждане значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

Запитващата юрисдикция все пак отбелязва, че в това решение Съдът не е уточнил при какви условия изискването за наличие на значителна разлика от стандартното или обичайното в сектора трябва да се прилага по отношение на марка, която обозначава услуга.

Освен това запитващата юрисдикция подчертава, че в споменатото решение Съдът не е анализирал дали разглежданата марка не е независима от външния вид на материалните предмети, които позволяват извършването на услугите, за които е регистрирана.

В този смисъл запитващата юрисдикция иска да се установи дали, за да се прецени отличителният характер на знаци  които са предназначени да се поставят върху определени части на превозните средства на доставчик на транспортни услуги, за да го отличават  трябва да се провери дали те значително се отклоняват от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

При тези обстоятелства Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директива [2015/2436] да се тълкува в смисъл, че при заявка за регистрация на марка за услуги, която се състои от знак, поставен в определено положение и покриващ големи части от повърхността на използваните за извършването на услугите материални предмети, следва да се провери в каква степен марката не е независима от външния вид на тези предмети?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли марката значително да се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор, за да може да се приеме, че има отличителен характер?“.

Решение на съда:

Член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че налага при преценката на отличителния характер на знак  който е заявен за регистрация като марка за услуга, състои се от цветни мотиви и е предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин върху голяма част от използваните за доставката на тази услуга предмети  да се отчита как съответните потребители възприемат поставянето на знака върху предметите, без при това да следва да се проверява дали знакът значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

"Лунните ботуши" не могат да бъдат европейска марка

Италианската компания Tecnica Group S.p.A. регистрира през 2012 година следната европейска трийзмерна марка:

Посочените класове са:

Клас 18 - Кожа и имитации на кожа и стоки, изработени от тези материали и невключени в други класове; животински кожи, кожи; багажници и пътни чанти; чадъри, чадъри и бастуни; камшици, хамути и седла; ежедневни чанти, чанти, пътнически багаж, чанти за катерачи, ученически чанти, чанти за кемпери, спортни чанти, раници, куфари, калъфи за монети, чанти;

Клас 20 - Мебели, огледала, рамки за картини; стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, тръстика, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, кит, черупка, кехлибар, седеф, перла и заместители на всички тези материали, или от пластмаса; фотьойли и дивани;

Клас 25 - Облекло, обувки, шапки; Подметки за обувки; стелки; пети за обувки; Горни обувки

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване Zeitneu GmbH на обсолютни основания - липса на отличителност.

EUIPO заличава марката. Макар така наречените "лунни ботуши" да са въведени на пазара преди 40 години, тяхната регистрация, като марка е потърсена едва наскоро. В резултат на това са допуснати множество други компании, които предлагат сходни продукти.

Според EUIPO "L" образната форма на ботушите е класическа и не се различава съществено от тази на подобни продукти.

Tecnica Group  цитират решение на съда във Венеция, според което тази трийзмерна марка е придобила необходимата репутация на пазара. EUIPO приема обаче, че това решение не е обвързващо за нейната практика.

В допълнение Tecnica Group се осланя и на решение на съда в Милано според, което "лунни ботуши" са оригинално произведение обект на авторскоправна защита.

EUIPO признава, че подобен тип продукти могат да бъдат оригинални. Но това само по себе си не е достатъчно за да се приеме, че те могат да изпълняват ролята на търговски източник към момента на заявяване на марката.

Източник: Federica Pezza за IPKat.

Amazon не успя да регистрира своя марка RING в ЕС

Amazon загуби съдебно дело Case T‑270/19 срещу EUIPO пред Общия съд на Европейския съюз. Делото касае опит на американската компания да регистрира следната европейска марка:

Марката е заявена за:

Клас 9: „Потребителски електронни продукти, а именно звънци на врата, сензори за движение и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, търговските обекти или офисите за сигурност и наблюдение; електронни безжични LAN звънци; електронни звънци; електронни звънци на вратата с камера, позволяваща на хората да идентифицират кой е на вратата им от отдалечени места; сензори за движение и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, магазините на дребно или офисите за сигурност и наблюдение; електронни сензори за движение с възможност за безжична LAN и оборудване за мониторинг, а именно видеомонитори и видеокамери за наблюдение на интериора и екстериора на домовете, магазините за продажба или офисите за сигурност и наблюдение; Софтуер и софтуерни приложения за изтегляне, позволяващи на потребителите да идентифицират и общуват с хора на вратата си; Софтуер и софтуерни приложения за изтегляне, които позволяват на потребителите да наблюдават дома, офиса и други съоръжения; Приложения за изтегляне за наблюдение на дома, офиса и други съоръжения на потребителя, за използване по интернет, мобилни устройства, безжични интернет мрежи или системи и други компютърни и електронни комуникационни мрежи; говорители; високоговорители с включена безжична локална мрежа; адаптивни електронни високоговорители; Софтуер за компютърно приложение за използване при управление и управление на високоговорители, безжични високоговорители с локална мрежа, адаптивни електронни високоговорители; светещи знаци; електрически знаци; електронни табели; знаци с подсветка; контролери за осветление; апарати за контрол на осветлението; електрически контролни устройства за осветителни тела; компютърен софтуер за споделяне на видеоклипове; Софтуер за компютърно приложение за споделяне на видеоклипове; Софтуер за компютърни приложения за мобилни телефони и други мобилни устройства, а именно софтуер за споделяне на видеоклипове “.

Според EUIPO обаче марката е описателна за посочените стоки. Причината е че думата RING има конкретно значение "Звъня", "Позвънявам", което е описателно за посочените стоки, като звънци за врати.

Amazon обжалва това решение, като твърди, че марката е сугестивна и не съобщава директно характеристиките на посочените стоки.

Съдът отхвърля тези доводи и потвърждава решението на EUIPO. Заявената марка не може да изпълнява основната функция характерна за всяка марка, а именно да посочва търговски произход на стоки и услуги. Причината е в липсата на отличителност на думата и пълната й описателност относно заявените стоки. Потребителите биха възприели марката, като съобщение за техническите характеристики на продукта, а не като отличителен знак за произход.

#Отличителност при търговски марки - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑541/18  AS срещу Deutsches Patent- und Markenamt. Делото касае следното:

AS иска от DPMA да регистрира като марка съставения от хаштаг знак „#darferdas?“ за стоки от клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година.

Стоките, за които се иска регистрацията, отговарят на следното описание: „Облекла (в частност тениски), обувки, шапки и други принадлежности за глава“.

DPMA отхвърля заявката, тъй като според нея разглежданият знак е лишен от какъвто и да е отличителен характер по смисъла на член 8, параграф 2, точка 1 от Закона за защита на марките и други отличителни знаци.

AS обжалва това решение пред Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия).

С определение от 3 май 2017 г. тази юрисдикция отхвърля жалбата. Посоченият знак представлявал поредица от знаци и слято изписани думи, която се състои по същество от често използвани в немския език думи. Той бил само стилизирано представяне на тема за обсъждане. Хаштагът показвал единствено, че потребителите се приканват към обсъждане по въпроса „Darf er das?“ („Позволено ли му е това?“). Потребителите щели да разберат този въпрос, поставен по-специално на лицевата страна на тениски, като това, което е, а именно обикновена запитваща формулировка.

AS обжалва това определение пред Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия).

Според запитващата юрисдикция не може да се изключи, че използването на разглеждания знак върху лицевата страна на дрехи представлява само един от няколко начина на използване. Този знак би могъл да бъде поставен и върху етикета, зашит от вътрешната страна на дрехите. В този случай потребителите биха могли да възприемат посочения знак като марка, т.е. като указание за търговския произход на стоките.

Запитващата юрисдикция уточнява, че според собствената ѝ практика, за да се приеме, че даден знак притежава отличителен характер и оттам, че може да бъде регистриран като марка, не е необходимо всеки възможен начин на използване на този знак да е използване като марка. Било достатъчно използването да е логично и на практика да има съществени възможности този знак да се използва за стоките и услугите, за които се търси закрила, по начин, който да позволява на потребителите да го възприемат без затруднения като марка.

Посочената юрисдикция счита, че този подход би могъл да се съгласува с точка 55 от определение от 26 април 2012 г., Deichmann/СХВП (C‑307/11 P, непубликувано, EU:C:2012:254), според която член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) не може да се тълкува в смисъл, че задължава Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да разпростре конкретната проверка на отличителния характер спрямо форми на използване на заявената марка, различни от тази, която е установена като най-вероятна.

Тъй като обаче има съмнения в това отношение, Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос, свързан с член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95:

„Има ли даден знак отличителен характер в случаите, когато са налице съществени на практика и логични възможности той да се използва като указание за търговския произход на съответните стоки и услуги, дори и да не става дума за най-вероятната форма на използване на знака?“.

Решението на Европейския съд:

Член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките следва да се тълкува в смисъл, че отличителният характер на знак, за който се иска регистрация като марка, трябва да се разглежда, като се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства, включително всички вероятни начини на използване на заявената марка. При липса на други показатели последните съответстват на начините на използване, които с оглед на обичаите в съответния икономически сектор могат да бъдат съществени на практика.

Казусът с KitKat вдигна сериозно бариерата за доказване на придобита отличителност на европейска марка

Европейският съд излезе с дългоочаквано решение по съединени дела C‑84/17 P, C‑85/17 P и C‑95/17 P, Société des produits Nestlé SA срещу Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Накратко делото касае заличаване на трийзмерна марка за шоколадово блокче притежание на Nestle на основание липса на отличителност.

Компанията предоставя доказателства за придобита такава, като първоначално EUIPO приема, че има доказана придобита отличителност.

В последствие обаче Общият съд на ЕС отменя това решение, като приема, че е нужно предоставяне на доказателства за придобита отличителност във всички държави членки. В случая Nestle не са предоставили такива доказателства за Белгия, Ирландия, Гърция и Португалия.

Според решението на съда:

Следователно, що се отнася до марка, която първоначално няма отличителен характер във всички държави членки, такава марка може да бъде регистрирана на основание на тази разпоредба само ако се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използване на цялата територия на Съюза (вж. в този смисъл решение от 24 май 2012 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, т. 61 и 63).

Действително в точка 62 от посоченото от Nestlé и EUIPO решение от 24 май 2012 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (C‑98/11 P, EU:C:2012:307), Съдът отбелязва, че макар наистина придобиването на отличителен характер от марката чрез използването ѝ да трябва да бъде доказано за частта от Съюза, в която първоначално тази марка не е имала такъв характер, би било прекомерно да се изисква такова придобиване да бъде доказано за всяка държава членка, взета поотделно.

Противно на твърденията на Nestlé и EUIPO обаче, от това съображение не следва, че когато дадена марка е лишена от присъщ отличителен характер в целия Съюз, за регистрацията ѝ като марка на Европейския съюз на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е достатъчно да се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използването ѝ в съществена част от Съюза, макар това да не е доказано за всяка от държавите членки.

В това отношение следва да се подчертае разграничението между, от една страна, фактите, които трябва да бъдат доказани, а именно придобиването на отличителен характер чрез използването на знак, лишен от присъщ отличителен характер, и от друга страна, доказателствените средства, чрез които тези факти могат да бъдат доказани.

Всъщност никоя разпоредба от Регламент № 207/2009 не налага с отделни доказателства да се доказва придобиването на отличителен характер чрез използване във всяка държава членка, взета поотделно. Ето защо не може да се изключи, че доказателства за придобиването от даден знак на отличителен характер чрез неговото използване могат да бъдат релевантни по отношение на няколко държави членки, дори за целия Съюз.

По-конкретно, както отбелязва по същество генералният адвокат в точка 78 от заключението си, за някои стоки или услуги е възможно икономическите оператори да обединят няколко държави членки в рамките на една и съща мрежа за дистрибуция и да третират тези държави членки, по-специално от гледна точка на маркетинговите им стратегии, като че ли представляват един-единствен национален пазар. В този случай доказателства за използването на даден знак на такъв трансграничен пазар биха могли да бъдат релевантни за всички съответни държави членки.

Положението е същото, когато поради географската, културната или езиковата близост между две държави членки съответните потребители в първата от тях познават в достатъчна степен стоките или услугите, присъстващи на пазара на втората.

От тези съображения следва, че за целите на регистрацията на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на марка, която първоначално е лишена от отличителен характер във всички държави — членки на Съюза, не е необходимо да се доказва за всяка държава членка, взета поотделно, че тази марка е придобила отличителен характер чрез използване, но представените доказателства трябва да позволяват да се докаже такова придобиване във всички държави — членки на Съюза.

Въпросът дали представените доказателства са достатъчни за доказване на придобиването от определен знак на отличителен характер чрез използването му в частта от територията на Съюза, в която този знак първоначално не е притежавал такъв характер, е свързан с преценката на доказателствата, която се осъществява, на първо място, от инстанциите на EUIPO.

Тази преценка подлежи на контрол от Общия съд, който, когато пред него е подадена жалба срещу решение на апелативен състав, единствен е компетентен да установява фактите и следователно да ги преценява. За сметка на това, освен в случай на изопачаване от Общия съд на доказателствата, които са му били представени, преценката на фактите не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (решение от 19 септември 2002 г., DKV/СХВП, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, т. 22 и цитираната съдебна практика).

Вярно е обаче, че ако след като са преценили всички представени им доказателства, инстанциите на EUIPO или Общият съд решат, че някои от тези доказателства са достатъчни, за да докажат придобиването от определен знак на отличителен характер чрез използването му в частта от Съюза, в която той първоначално не е притежавал такъв характер, и следователно за да обосноват регистрацията му като марка на Европейския съюз, те трябва ясно да посочат това свое решение в съответните си актове.

В разглеждания случай, от една страна, от изложените по-горе съображения следва, че без да допусне грешка при прилагане на правото, в точка 139 от обжалваното съдебно решение Общият съд е приел, че за целите на прилагането на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 в случая на марка, която е лишена от присъщ отличителен характер в целия Съюз, отличителният характер, придобит чрез използването на тази марка, трябва да бъде доказан за цялата тази територия, а не само за съществена или за по-голямата част от територията на Съюза, при което доказателствата могат да бъдат предоставени общо за всички съответни държави членки или поотделно за различни държави членки или групи от държави членки, но за сметка на това не е достатъчно този, който носи доказателствената тежест, да се ограничи до представянето на доказателства за такова придобиване, които не обхващат част от Съюза, дори тази част да е само една държава членка.

От друга страна, с оглед на същите съображения в точки 170—178 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно е приел, че в спорното решение е допусната грешка при прилагане на правото, доколкото апелативният състав е приел, че спорната марка е придобила отличителен характер чрез използването ѝ, поради което спрямо нея може да се приложи член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, без да се произнесе относно придобиването от тази марка на такъв отличителен характер в Белгия, Ирландия, Гърция и Португалия.

Обобщено това решение на Европейският съд повдига значително бариерата при доказване вторична отличителност на търговски марки на ЕС, тъй  като изисква доказателствата за това да касаят територията на целия съюз, макар да не е нужно да се предоставят такива за всяка отделна страна.

BET 365 спечели залагане пред Общият съд на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по казус относно европейска марка BET 365. 

Марката е заявена през 2007 година за различни класове включително клас 41, като EUIPO постановява отказ на абсолютни основания, липса на отличителност и описателност. Думата BET означава залог, залагам, докато 365 може да се възприеме, като броят на дните през които може да се залага.

След предоставени доказателства за придобита отличителност марката е регистрирана.

През 2013 година Bet365 Group подава опозиция срещу марка ‘b365’. Като контра мярка, заявителят на марката иска заличаване на марка BET 365 поради описателност за посочените стоки и услуги. Първоначално EUIPO отхвърля искането по в последствие Апелативният борд го потвърждава. Решението е обжалвано.

Според Общият съд марка BET 365 притежава нужната степен на придобита отличителност за клас 41 на база приведените доказателства, като данни за посещения в сайтовете на BET 365, проведени рекламни кампании, приходи, пазарен дял. 

Източник: Stobbs IP - Daniel Bailey, Lexology.

Отличителност на фигуративни марки - решение на Европейския съд

Общият съд на европейския съюз излезе с решение по дело T‑291/16, Anta (China) Co. Ltd срещу EUIPO. Делото касае опит за регистрация на следната фигуративна европейска марка за класове 18, 25, 28.

EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания. Стоките за които е заявена марката са широко разпространени продукти, поради което потребителите не влагат допълнителна доза внимание при тяхната покупка. 

Визията на знакът, макар и не проста геометрична форма, не може да се окачестви, като започняща се и привличаща вниманието. С оглед на това потребителите биха възприели заявената марка по-скоро, като декоративен елемент отколкото, като знак за производствен или търговски произход. В допълнение няма предоставени доказателства за придобита вторична отличителност на знакът.

Съдът потвърждава това решение и отхвърля жалбата.