Представлява ли софтуерът продаван и свалян от интернет стока?

Европейският съд излезе с важно тълкувателно решение по дело C‑410/19 The Software Incubator Ltd срещу Computer Associates (UK) Ltd, което разглежда въпроса дали софтуер продаван и свалян от интернет представлява стока или не. Казусът има следната предостария:

Computer Associates е дружество, което търгува с приложен софтуер за автоматизиране на услугата по пускане и управление на приложения в центъра за данни (наричан по-нататък „разглежданият софтуер“). Целта му е да координира и автоматично да извършва пускането и актуализацията на други софтуерни приложения в различните оперативни среди в големи организации като банки и застрахователни дружества, така че приложенията, които са в основата на дейността, да са напълно интегрирани със софтуерната оперативна среда.

Computer Associates издава по електронен път на своите клиенти лицензии за използване на разглеждания софтуер на конкретна територия за разрешен брой крайни потребители.

Лицензията за този софтуер се издава, при условие че клиентът спазва по-специално следните задължения: да не осъществява достъп до част от софтуера, която няма разрешение да използва; да не извършва декомпилация и да не променя софтуера, както и да не го отдава под наем, преотстъпва, прехвърля или сублицензира.

От предоставените от запитващата юрисдикция данни е видно, че лицензията за използване на разглеждания софтуер може да бъде издадена за неограничено време или за определен срок. При прекратяване на договора поради съществено неизпълнение или несъстоятелност на другата страна, клиентът трябва да върне софтуера на Computer Associates, да го изтрие или да го унищожи. На практика обаче повечето лицензии са неограничени във времето. В това отношение Computer Associates запазва всички права, а именно по-специално авторските права, правата на собственост, патентните права, правата върху търговски марки и всички други вещни права, свързани със софтуера.

На 25 март 2013 г. Computer Associates сключва споразумение с The Software Incubator. Съгласно клауза 2.1 от споразумението последното дружество действа от името на Computer Associates, за да се свързва с евентуални клиенти в Обединеното кралство и Ирландия с оглед на „рекламата, [на] маркетинга и [на] продажбата на [разглеждания софтуер]“. Съгласно посоченото споразумение задълженията на The Software Incubator се свеждат до рекламирането и предлагането на този софтуер на пазара. The Software Incubator няма правото да прехвърля собствеността върху него.

С писмо от 9 октомври 2013 г. Computer Associates прекратява сключеното с The Software Incubator споразумение.

The Software Incubator предявява срещу Computer Associates иск за обезщетение на основание на националната правна уредба, транспонираща Директива 86/653, пред High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Висш съд (Англия и Уелс), общо гражданско отделение, Обединено кралство). Computer Associates оспорва квалификацията на отношенията му със Software Incubator като договор за търговско представителство с твърдението, че доставката на компютърен софтуер на клиент по електронен път заедно с издаването на неограничена във времето лицензия за използване на софтуера не представлява „продажба на стоки“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директивата.

С решение от 1 юли 2016 г. High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Висш съд (Англия и Уелс), общо гражданско отделение) уважава иска на The Software Incubator и присъжда на това дружество обезщетение в размер на 475 000 GBP (британски лири) (около 531 000 EUR). В този контекст посоченият съд постановява, че „продажбата на стоки“ по смисъла на Регламент 1993/3053 се отнася до самостоятелна дефиниция, която трябва да включва доставката на софтуер.

Computer Associates обжалва това решение пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Обединеното кралство). С решение от 19 март 2018 г. тази юрисдикция постановява, че софтуерът, доставен на клиент по електронен път, не представлява „стока“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 86/653, както е тълкуван от Съда. Тя стига до извода, че Software Incubator няма качеството на „търговски представител“ по смисъла на тази разпоредба и отхвърля иска му за обезщетение.

The Software Incubator обжалва това решение пред Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство).

Тази юрисдикция иска от Съда тълкуване на член 1, параграф 2 от Директива 86/653, което ѝ е необходимо, за да определи дали понятието „търговски представител“, който има пълномощия да договаря „продажбата на стоки“, се прилага при доставката на компютърен софтуер на клиента по електронен път, чието използване се урежда с лицензия, издадена за неограничено време.

При тези условия Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Когато копие от компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал по електронен път, а не на материален носител, представлява ли то „стока“ по смисъла на този термин, който фигурира в дефиницията за търговски представител в член 1, параграф 2 от Директива 86/653?

2) Когато компютърен софтуер се доставя на клиентите на даден принципал, като на клиента се издава неограничена във времето лицензия да използва копие от компютърния софтуер, представлява ли това „продажба на стоки“ по смисъла на този термин, който фигурира в дефиницията за търговски представител в член 1, параграф 2 от Директива 86/653?“.

Решението на съда:

Понятието „продажба на стоки“, посочено в член 1, параграф 2 от Директива 86/653/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители, трябва да се тълкува в смисъл, че може да обхваща доставката на компютърен софтуер на клиент по електронен път срещу заплащане на цена, когато заедно с тази доставка се издава неограничена във времето лицензия за използване на софтуера.

Решение на Европейския съд относно законността на декомпилирането на софтуер

Европейският съд излезе с решение по дело C‑13/20 Top System SA срещу Белгия.

Накратко делото касае въпросът до каква степен софтуерен код може да бъде докомпилиран и променян с оглед корекции на грешки в него от страна на законния му купувач/потребител. Казукът има следната история:

Top System е учредено по белгийското право дружество, което разработва компютърни програми и предоставя услуги в областта на информационните технологии.

Selor е публичният орган, отговарящ в Белгия за подбора и ориентирането на бъдещите сътрудници на различните публични служби на администрацията. След включването на Selor в Федерална публична служба „Стратегия и подкрепа“) État belge (белгийската държава) встъпва на негово място като ответник в спора по главното производство.

От 1990 г. Top System си сътрудничи със Selor, за сметка на което предоставя услуги по разработване и поддръжка в областта на информационните технологии.

За да изпълни задачите си, Selor постепенно въвежда информационни инструменти, предназначени да позволят подаването на онлайн кандидатури и тяхното обработване.

По искане на Selor Top System разработва няколко приложения, които съдържат, от една страна, функции, произтичащи от неговия рамков софтуер, озаглавен „Top System Framework“ (наричан по-нататък „TSF“), и от друга страна, функции, предназначени да отговорят на специфичните нужди на Selor.

Selor притежава лиценз за използване на разработените от Top System приложения.

На 6 февруари 2008 г. Selor и Top System сключват договор с предмет инсталирането и конфигурирането на нова софтуерна рамка, както и интегрирането и миграцията на източниците на приложенията на Selor в тази нова рамка.

Между юни и октомври 2008 г. Selor и Top System разменят електронни писма относно проблеми, свързани с функционирането на някои приложения, използващи TSF.

Тъй като не успява да постигне споразумение със Selor относно разрешаването на тези проблеми, на 6 юли 2009 г. Top System подава жалба срещу Selor и белгийската държава пред Търговски съд Брюксел, Белгия с цел по-специално да се установи, че Selor е извършило декомпилацията на TSF в нарушение на изключителните права на Top System върху този софтуер. Top System иска също така Selor и белгийската държава да бъдат осъдени да му заплатят обезщетение за декомпилацията и за копирането на изходните кодове на посочения софтуер, заедно с компенсаторните лихви, считано от прогнозната дата на тази декомпилация, тоест най-късно считано от 18 декември 2008 г.

На 26 ноември 2009 г. делото е върнато на Първоинстанционен съд Брюксел, Белгия, който с решение от 19 март 2013 г. по същество отхвърля искането на Top System.

Top System обжалва това решение пред запитващата юрисдикция — Апелативен съд Брюксел, Белгия.

Пред нея Top System поддържа, че Selor незаконосъобразно е извършило декомпилацията на TSF. Според него съгласно членове 6 и 7 от LPO декомпилация може да се извърши само въз основа на разрешение на автора или на неговия правоприемник или за целите на оперативната съвместимост. За сметка на това тя не била допустима за отстраняване на грешките, засягащи функционирането на съответната програма.

Selor признава, че е извършило декомпилация на част от TSF, за да деактивира дефектна функция. То обаче изтъква по-специално, че съгласно член 6, параграф 1 от LPO е имало право да извърши тази компилация, за да се отстранят някои грешки в проектирането, засягащи TSF, които правят невъзможно използването му в съответствие с неговото предназначение. Selor се позовава и на своето право по член 6, параграф 3 от LPO да наблюдава, изучава или изпитва функционирането на съответната програма, за да определи идеите и принципите, заложени в съответните функции на TSF, с цел да намери начин да предотврати спънките, предизвикани от тези грешки.

Запитващата юрисдикция счита, че за да определи дали Selor е имало право да извърши посочената декомпилация на основание член 6, параграф 1 от LPO, трябва да провери дали декомпилацията изцяло или отчасти на компютърна програма попада сред действията, посочени в член 5, букви a) и b) от LPO.

При тези обстоятелства Апелативен съд Брюксел решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 5, параграф 1 от [Директива 91/250] да се тълкува в смисъл, че разрешава на легитимния приобретател на компютърна програма да я декомпилира изцяло или отчасти, когато декомпилацията е необходима за отстраняването на грешки, засягащи функционирането на програмата, включително когато отстраняването им се изразява в деактивиране на функция, засягаща правилното функциониране на приложението, включващо тази програма?

2)  При утвърдителен отговор трябва ли освен това да са изпълнени условията по член 6 от Директивата или други условия?“.

Решението на съда:

1)  Член 5, параграф 1 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми трябва да се тълкува в смисъл, че легитимният приобретател на компютърна програма има право да декомпилира изцяло или отчасти същата, за да отстрани грешки, засягащи функционирането на тази програма, включително когато отстраняването на грешки се състои в деактивиране на функция, която засяга правилното функциониране на приложението, включващо посочената програма.

2)  Член 5, параграф 1 от Директива 91/250 трябва да се тълкува в смисъл, че легитимният приобретател на компютърна програма, който иска да извърши декомпилацията на тази програма с цел отстраняване на грешки, засягащи функционирането ѝ, не е длъжен да изпълни изискванията, предвидени в член 6 от тази директива. Посоченият приобретател обаче има право да извърши такова декомпилиране само в необходимата за споменатото отстраняване на грешки степен и при спазване, евентуално, на условията, предвидени в договора с носителя на авторското право върху посочената програма.

Salesforce загуби спор за своя търговска марка във Великобритания

Една от най-големите компании в света за софтуер Salesforce загуби казус са търговска марка във Великобритания.

Syft Online, компания на подбор на персонал, заявява национална марка "SyftForce" в класове 9 (компютърен софтуер), 35 (Услуги по настаняване и набиране на персонал), 38 (Телекомуникационни услуги), 41 (Образователни услуги) и 42 (Софтуер като услуга).

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Salesforce на база по-ранни марки за Salesforce и Socialforce за сходни стоки и услуги.

Патентното ведомство на Великобритания концетрира вниманието си единствено при сравенние на марките Salesforce  и SyftForce.

Според ведомството марките имат определена степен на визуално и фонетично сходство. Въпреки това обаче, частта която споделят FORCE се приема за ниско отличителна запосочените стоки и услуги на заявената марка. Едно от значенията на английски език за тази дума е: група от хора организирани и обучени да изпълняват определени задачи.

С оглед на това ведомството приема, че не е налице объркващо сходство между знаците и отхвърля опозицията.

Източник: WIPR.

Puma загуби спор с Nike относно марка FOOTWARE във Великобритания

Puma загуби опозиция срещу заявена във Великобритания от страна на NIKE марка FOOTWARE за класове 9, 38, 42.

Според немската компания марката представлява граматически неправилно изписаната дума FOOTWEAR, която има конкретно значение за обувки.

От тази гледна точка марката е неотличителна и описателна във връзка с посочените стоки и услуги, тъй като може да се възприеме например, като софтуер свързан с употребата на обувки.

Nike отвръщат, че частта WARE вече е била регистрирана, като марка за посочените класове, както и че Puma също имат марка SPORTSWARE.

Патентното ведомство на Великобритания отхвърля опозицията. Според него не са приведени достатъчно доказателства, които да подкрепят тезата, че FOOTWARE  е описателна дума за стоки и услуги свързани със софтуер и телекомуникации.

Самото изписване на думата предполага потребителите да се замислят преди да направят връзка с описателната дума Footwear.

Този казус е пример за така наречените сугестивни марки, които могат да имат определен смисъл и асоциации с конкретни стоки и услуги но този смисъл да изисква допълнителни мисловни усилия от страна на потребителите за да бъде разпознат. При подобни случаи тези марки могат да получат закрила.

Източник: Charlotte Wilding - Kemp Little LLP за Lexology.

Нарушаване на договор и нарушаване на права върху интелектуална собственост - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑666/18 IT Development SAS срещу Free Mobile SAS. Делото касае следното:

С договор от 25 август 2010 г., изменен с допълнително споразумение от 1 април 2012 г., IT Development предоставя лиценз на Free Mobile — телефонен оператор, предлагащ на френския пазар абонаментни планове за мобилни услуги — и сключва с него договор за поддръжка на софтуерен пакет, наречен ClickOnSite — централизиран софтуер за управление на проекти, чието предназначение е да позволи на Free Mobile да организира и проследява в реално време поетапното инсталиране на всичките му антени за радиотелефония от екипите му и от външните доставчици на технически услуги.

На 18 юни 2015 г. IT Development предявява иск срещу Free Mobile пред Тribunal de grande instance de Paris (Окръжен съд Париж, Франция) за нарушение на авторските права върху софтуера ClickOnSite и за обезщетяване на претърпените вреди. То упреква Free Mobile, че е променило софтуера, създавайки по-конкретно нови формуляри. Освен съществения според него характер на тези промени в подкрепа на твърдението си, че Free Mobile нямало право да ги извърши, IT Development изтъква по-специално установеното в член 6 от лицензионния договор, озаглавен „Обхват на лицензионния договор“, съгласно който на клиента по същество изрично се забранява да възпроизвежда пряко или косвено софтуерния пакет, да декомпилира или да извършва действия по обратен инженеринг спрямо него, както и да изменя, да поправя, да адаптира, да създава производни и допълнителни произведения във връзка с този софтуер.

Free Mobile предявява насрещен иск за злоупотреба с процесуални права, като поддържа, че исканията на IT Development са недопустими и неоснователни.

С решение от 6 януари 2017 г. Tribunal de grande instance de Paris обявява за недопустими претенциите на IT Development, предявени на основание на деликтната отговорност на Free Mobile, отхвърля предявеното от последното искане за обезщетение поради злоупотреба с процесуални права и осъжда IT Development да заплати съдебните разноски. Посоченият съд приема, че били налице два отделни режима за отговорност в областта на интелектуалната собственост, единият от които е режимът на деликтната отговорност в случай на нарушаване на определените по закон права на автора на софтуера да го използва, а другият е режимът на договорна отговорност в случай на нарушаване на право на автора, което е изрично запазено по договор, както и че в конкретния случай Free Mobile явно е упреквано в неизпълнението на договорни задължения, които са предмет на иск за договорна отговорност, а не представляват действия на непозволено увреждане, с които се нарушават авторските права върху софтуер.

IT Development подава до Cour d’appel de Paris (Апелативен съд Париж, Франция) апелативна жалба срещу това решение, като иска от него да отправи преюдициален въпрос до Съда, да отмени решението на първоинстанционния съд и да обяви предявения от него иск за установяване на нарушение на авторски права за допустим. То иска и да се установи, че направените от Free Mobile промени в софтуера представляват нарушение на авторски права, посоченото дружество да бъде осъдено да му заплати сумата 1 440 000 EUR като обезщетение за претърпяната вреда, както и при условията на евентуалност Free Mobile да бъде осъдено на договорно основание да му плати сумата 840 000 EUR като обезщетение за тази вреда. Освен това то иска във всички случаи да се забрани на Free Mobile и на неговия подизпълнител, Coraso, да използват софтуера и да извличат и използват повторно получените от него данни, а при неспазването на тази забрана да им бъде наложена глоба.

Free Mobile иска от Cour d’appel de Paris по-специално да потвърди постановеното в решението на първоинстанционния съд, да осъди IT Development да му плати сумата 50 000 EUR като обезщетение за вреди поради злоупотребата с процесуални права и да обяви всички искания на IT Development за недопустими и във всички случаи за неоснователни.

Запитващата юрисдикция посочва, че френското право в областта на гражданската отговорност се основава на принципа за недопускане на кумулиране на деликтната и договорната отговорност, което означава, от една страна, че едно лице не може да носи отговорност на договорно и на деликтно основание по отношение на друго лице за едни и същи действия, а от друга страна, когато тези лица са обвързани от действителен договор и вредата, претърпяна от едното от тях, е в резултат на неизпълнението или неточното изпълнение на едно от задълженията по договора, договорната отговорност изключва деликтната отговорност. Освен това тя посочва, че във френското право за нарушение на авторско право, което първоначално е престъпление, се носи деликтна отговорност, но че в този правен ред няма разпоредба, съгласно която не можело да е налице нарушение на авторско право, ако страните са обвързани от договор. В това отношение например можело да се предяви иск за нарушение на права в областта на патентите и марките срещу лицензополучател, който е нарушил ограниченията по своя договор.

Запитващата юрисдикция обаче отбелязва, че член 2 от Директива 2004/48, който определя нейния обхват, по принцип предвижда, че предвидените в нея мерки, процедури и средства за защита се прилагат за всички нарушения на права върху интелектуална собственост, без да се прави разграничение дали това нарушение е последица от неизпълнението на договор или не.

При тези обстоятелства Сour d’appel de Paris решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Когато лицето, получило лиценз за софтуер, не изпълнява условията на лицензионен договор за софтуер (поради изтичане на пробен период, превишаване на броя на разрешените ползватели или на друга мерна единица като процесорите, които могат да бъдат използвани с оглед изпълнение на инструкциите на софтуера, или поради промяна на изходния код на софтуера, когато съгласно лиценза такова право има само първоначалният титуляр на правото), представлява ли това:

–  нарушение на авторските права (по смисъла на Директива [2004/48]) на носителя на правата върху софтуера, посочени в член 4 от Директива [2009/24] относно правната закрила на компютърните програми,

– или в този случай може да се приложи друг правен режим като общия правен режим на договорната отговорност?“.

Решението на съда:

Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми трябва да се тълкуват в смисъл, че нарушението на клауза от лицензионен договор за компютърна програма, която се отнася до правата върху интелектуална собственост на притежателя на авторските права върху тази програма, попада в обхвата на понятието „нарушение на права върху интелектуалната собственост“ по смисъла на Директива 2004/48 и поради това посоченият притежател на права трябва да може да се ползва от предвидените в последната директива гаранции, независимо от приложимия съгласно националното право режим на отговорност.

Нова Зеландия се присъедини към TMClass

EUIPO съобщава за присъединяването на Нова Зеландия към TMClass, софтуер който позволява автоматично класифициране на стоки и услуги за целите на посочването им в заявки за търговски марки.

С това заявители от Нова Зеландия вече ще могат да използват TMClass при заявяване на своите марки, спестявайки време и усилия.

Понече информация може да откриете тук.

Изкуствен интелект помага при търсене на търговски марки

WIPO съобщава за въвеждането на изкуствен интелект в поддържаната от организацията база данни с търговски марки Global Brand Databases.

Според институцията новият софтуер подобрява значително качеството на получаваните резултати правейки ги много по-прецизни.

До момента базата данни даваше възможност за търсене на образни елементи на търговски марки но софтуерът сравняваше само форми и цветове, поради което резултатите не винаги бяха коректни.

С въвеждането на изкуствен интелект се повишава значително прецизността при осъществяване на търсенията. За да бъде използван е необходимо да се избере опцията Concept Strategy от Image полето в раздела за филтри.

Кратки IP новини

1.   Shop Art v Art. За повече информация тук. 

2. Нуждае ли се вашата стратегия по интелектуална собственост от пренастройване.

За повече информация тук.

3.  Светлин Наков: България има реален шанс да бъде „Силициевата долина на Европа“.

За повече информация тук. 

Кратки IP новини

1.ЕК очертава следващите стъпки към европейска информационна икономика.

За повече информация тук.

2. Nina Ricci и значението на репутацията на търговската марка.

За повече информация тук.

3. Българската Chaos Group получи технологичен "Оскар" за софтуера си V-Ray.

За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

Нов софтуер за превод на патенти от WIPO

WIPO анонсира въвеждането на нов софтуер за превод на патентна документация WIPO Translate, който използва изскуствен интелект за по-прецизен превод на патенти от различни езици.

Към момента обхвата на софтуера е ограничен само до най-разпространените езици в света, надяваме се в бъдеще той да включва и други.

Повече информация може да откриете тук.

Забрана за използване на търговска марка в ЕС - тълкувателно решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑223/15 Combit Software GmbH  срещу  Commit Business Solutions Ltd, което касае следното:

Дружеството Combit Software GmbH е учредено по германското право и е притежател на германската словна марка и словната марка на Европейския съюз, с които е защитен знакът „combit“ за стоки и услуги в областта на компютърните технологии. Упражняваната от това дружество дейност се състои по-специално в разработването и маркетинга на софтуер.

Commit Business Solutions е дружество, учредено по израелското право, и посредством уебсайта си www.commitcrm.com продава в редица държави софтуер, обозначен със словния знак „Commit“. Към момента на настъпване на фактите по главното дело офертите за продажба на това дружество са били достъпни на немски език, а веднъж закупен, разпространяваният софтуер можел да бъде доставен в Германия.

В качеството си на притежател на марките combit, на основание на член 97, параграф 2 от Регламент № 207/2009, combit Software предявява иск срещу Commit Business Solutions пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия). Дружеството combit Software се позовава на притежаваната от него марка на Съюза и като главно искане претендира да бъде разпоредено на Commit Business Solutions да преустанови използването на територията на Съюза на словния знак „Commit“ за разпространявания от това дружество софтуер. При условията на евентуалност, позовавайки се на германската марка, която притежава, combit Software иска да бъде разпоредено на същото дружество да преустанови използването на този словен знак на територията на Германия.

Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля основното искане на combit Software, но уважава претенцията му, направена при условията на субсидиарност.

Тъй като смята, че Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) следвало да разпореди на Commit Business Solutions да преустанови използването на словния знак „Commit“ на територията на целия Съюз, combit Software подава въззивна жалба пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия).

Този съд счита, че използването на словния знак „Commit“ от Commit Business Solutions създавало вероятност от объркване с марката „combit“ в съзнанието на средния потребител, владеещ немски език.

За разлика от това не съществувала вероятност от объркване в съзнанието на средния потребител, владеещ английски език. В действителност този потребител можел лесно да разбере смисловата разлика, съществуваща между, от една страна, английския глагол „to commit“ и от друга страна, понятието „combit“, тъй като последното било съставено от буквите „com“ — за „computer“ — и буквите „bit“ — за „binary digit“. Фонетичното сходство между „Commit“ и „combit“ се неутрализирало в съзнанието на посочения потребител, владеещ английски език, от посочената смислова разлика.

Същият съд стига до извода, че в немскоезичните държави членки съществува вероятност от объркване, но такава не е налице в англоезичните държави членки.

Този съд поставя въпроса по какъв начин в подобна ситуация следва да се приложи принципът на прогласения в член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 единен характер на марката на Европейския Съюз, и по-специално що се отнася до вероятността от объркване и разпореждането на предвидената в член 102, параграф 1 от посочения регламент забрана.

При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Какви последици има за преценката на вероятността от объркване на дадена словна марка на Европейския съюз обстоятелството, че от гледна точка на средния потребител в една част от държавите членки фонетичното сходство между марката на Европейския съюз и знак, за който се твърди, че нарушава правата върху тази марка, се неутрализира от наличието на смислова разлика, при положение обаче че от гледната точка на средния потребител от други държави членки това не е така:

а)      Следва ли за целите на преценката на вероятността от объркване да се вземе предвид гледната точка на едната или на другата част от тези потребители, или е меродавна гледната точка на фиктивния среден потребител от всички държави членки?

б)      Следва ли да се приеме, че правата върху марката на Европейския съюз са нарушени, съответно не са нарушени, на цялата територия на Съюза, при положение че вероятността от объркване съществува само в част от тази територия, или следва [да се направи разлика] между отделните държави членки?“.

Решението на съда:

Член 1, параграф 2, член 9, параграф 1, буква б) и член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз следва да се тълкуват в смисъл, че когато съд за марките на Европейския Съюз установи, че използването на даден знак създава вероятност от объркване с марка на Европейския съюз в една част от територията на Европейския съюз, като същевременно не създава такава вероятност от объркване в друга част от същата територия, този съд трябва да приеме, че е налице нарушение на предоставеното от тази марка изключително право, като разпореди преустановяване на посоченото използване за цялата територия на Европейския съюз, но изключи частта от тази територия, за която не е установено наличие на вероятност от объркване.

Казус между John McAfee и Intel

WIPR съобщава за започнато дело за установяване липсата на нарушаване на търговска марка McAfee. Делото е заведено в Ню Йорк от основателя на известния антивирусен софтуер McAfee, John McAfee. Както е известно марката към настоящия момент е собственост на Intel.

В същото време John McAfee става CEO на технологичната компания MGT, чийто планове са да се преименува на John McAfee Global Technologies. В резултат на това компанията получава предупредително писмо от Intel, че използването на името McAfee, представлява нарушаване на търговската марка на компанията.

John McAfee завежда дeло с което да се установи обратното, тъй като според него при продажбата на бившата си компания на Intel той не е поемал ангажимент да не използва името си във връзка с друг бизнес.

Това е поредният случай на конфликт между търговска марки и фамилни имена. Друг случай придобил популюрност наскоро е дело във Великобритания в което Karen Millen загуби правото да използнва името си за бизнес свързан с модната индустрия.

Кратки IP новини

1.   Финансиране на патенти: Как стартъпите могат да получат финансиране, за да подадат заявки за издаване на патент. За повече информация тук. 

2. Изследване показва, че решенията в сферата на ИС са все по-балансирани. За повече информация тук. 

3. Oracle триумфира в дело за домейн, регистриран от индийски гражданин. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

"Meetme" не може да бъде европейска марка

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-190/15. Делото касая опит за регистрация на следната европейска марка:

Клас 9: "Компютърен софтуер и компютърни програми; приложен софтуер за мобилни телефони и интернет; Software използва като интерфейс за приложно програмиране (API) софтуер улеснява онлайн услуги за социални мрежи, разработването на приложения за социални мрежи; изтегляне на софтуер под формата на мобилни приложения за гледане и споделяне на географско положение на даден потребител и да търсите и да намерите други потребители и сайтове и да си взаимодействат с тях "; 

Клас 38:" Предоставяне на достъп до глобална компютърна мрежа; предоставяне на достъп до бази данни; Интернет комуникациите в мрежата; предоставяне на достъп до електронни бази данни, както и онлайн на компютъра, телекомуникационни услуги, а именно електронно предаване на данни, съобщения и информация; предоставяне на онлайн комуникационни форуми по теми от общ интерес; улесняване на достъпа до уебсайтове на трети страни чрез универсално влизане; предоставяне на дискусионни форуми и електронни информационни табла онлайн; предоставяне на услуга за онлайн мрежа, която позволява на потребителите да прехвърлят данни за самоличност и да споделят лична информация за самоличност със или върху няколко интернет страници; Осигуряване на достъп до компютърни бази данни в областта на социалната мрежа "; 

Клас 45:" Лични и социални услуги, помощ на физическите лица, предназначени да образуват, управление и разширяване на тяхната собствена социална мрежа. "

OHIM отказва регистрацията на марката поради абсолютни основания за отказ, 7 (1) b) CTMR.

Според ведомството марката е неотличителна, представлява обикновено рекламно послание свързано с технически средства улесняващи срещи между хора. Наличието на шрифт и цветове не е достатъчно за да създаде отличителност на марката и да накара потребителите да я възприемат, като отличителен знак.

Източник: Marques Class 46. 

SMARTER SCHEDULING не може да бъде търговска марка в Европа - SMARTER SCHEDULING can't be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-499/13. Делото касае опит за регистрация на европейска марка  SMARTER SCHEDULING следните стоки от клас 9:
Клас 9 "Системи за управление на бизнеса, а именно, комплект от компютърни програми за употреба при планиране, планирането, координирането и изпълнението на бизнес, инженеринг, производство, услуги, проекти и / или дейности на веригата за доставки, които могат да включват, управление на поръчки, управление на инвентара , разпределението на ресурсите и управление, производствените процеси и управление, координация и управление на услуги, координация и управление на поддръжката, проекти и портфолио координация и управление, логистика, анализ на данни и управление "
OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания. Доводите за това са, че марката представлява банален израз, който не е отличим за посочените стоки.
Марката се състой от две думи, които означават -  лесно правене на списък, каталог. Те са описателни за конкретните стоки.
Марката има рекламен характер и не може да посочва търговския произход на стоките.
Източник Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-499/13. It concerns an attempt for registration of Community trademark SMARTER SCHEDULING for the following goods in Class 9:

Class 9 ‘Business management systems, namely, suite of computer programs for use in the scheduling, planning, coordination, and execution of business, engineering, manufacturing, services, projects and/or supply chain activities which may include, order management, inventory management, resource allocation, and management, manufacturing processes and management, services coordination and management, maintenance coordination and management, project and portfolio coordination and management, logistics, data analysis and management”

OHIM refused registration based on absolutely grounds with the arguments that this mark represent banal expression which is not distinctive for the mentioned goods.

The mark consists from two words, which direct meaning is - to schedule something easier. So this is descriptive for the goods.

The mark has promotional meaning and it's not in the position to indicate a source of origin.

Source: Marques Class 46.

LTE софтуер и дело между Huawei и ZTE - LTE software and law suit between Huawei and ZTE

Главният адвокат на Европейския съд излезе със заключение по дело C‑170/13 Huawei Technologies Co. Ltd  срещу  ZTE Corp.,  ZTE Deutschland GmbH. Делото косое следното:

ZTE предлага за продажба и търгува в Германия по-специално с базови станции, оборудвани с LTE софтуер (наричани по-нататък „спорните форми на изпълнение“). Според запитващата юрисдикция предлаганите и продаваните от ZTE спорни форми на изпълнение безспорно са адаптирани към LTE софтуера и функционират въз основа на LTE стандарта. Доколкото притежаваният от Huawei спорен патент е от съществено значение за LTE стандарта, ZTE автоматично използва този патент.

От акта за преюдициално запитване е видно, че в периода между ноември 2010 г. и края на март 2011 г. Huawei и ZTE обсъждат по-конкретно нарушението на патента и възможността за издаване на лицензия. Huawei „посочва справедлива от негова гледна точка сума за лицензионна такса“. ZTE „застъпва тезата за кръстосана лицензия“. От акта за преюдициално запитване се установява също, че на 30 януари 2013 г. ZTE прави предложение за сключване на лицензионен договор за кръстосани лицензии и предлага, но не плаща сумата за лицензионната такса, която следва да се заплати на Huawei (а именно 50 EUR). Освен това запитващата юрисдикция посочва, че „[с]траните не си разменят конкретни предложения за лицензионен договор“. На 28 април 2011 г. Huawei предявява пред запитващата юрисдикция иска, който е в основата на настоящото преюдициално производство.

Пред Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ZTE се противопоставя на издаването на спорния патент с мотива, че той не е валиден. С решение от 25 януари 2013 г. ЕПВ потвърждава валидността на патента, като отхвърля искането на ZTE. Срещу това решение понастоящем има висяща жалба.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че използването на спорния патент от ZTE е незаконосъобразно. Според нея обаче, ако може да се приеме, че с предявяването на иска за преустановяване на нарушение Huawei е злоупотребил с „безспорно заеманото от него господстващо положение“(11), би могло да се повдигне възражение за принудителна лицензия и да се отхвърли искът за преустановяване на нарушение по-конкретно на основание член 102 ДФЕС.

Според запитващата юрисдикция два подхода позволяват да се определи моментът, от който притежателят на ПСЗС нарушава член 102 ДФЕС, злоупотребявайки със своето господстващо положение по отношение на нарушител на патент.

На първо място, както посочва запитващата юрисдикция, в решението си от 6 май 2009 г. Norme Orange Book (KZR 39/06, наричано по-нататък „решение Orange-Book-Standard“)(12) Bundesgerichtshof (Федералният върховен съд, Германия) е приел, че злоупотреба с господстващо положение от страна на патентопритежател, който предявява иск за преустановяване на нарушение, макар и ответникът да може да претендира да му бъде издадена лицензия за този патент, е налице единствено ако са изпълнени следните условия:

„От една страна, ответникът трябва безусловно да е предложил на ищеца да сключат лицензионен договор (като по-специално подобно предложение не трябва да съдържа клауза, ограничаваща лицензията само до случаите на нарушение на патентни права), като се има предвид, че ответникът трябва да е обвързан с предложението, което ищецът е длъжен да приеме, доколкото отказът му би могъл несправедливо да възпрепятства ответника или да наруши принципа на недопускане на дискриминация.

В случай че ответникът счита, че претендираният от ищеца размер на лицензионната такса е прекомерно висок, или когато ищецът откаже да определи размера му, предложението за сключване на лицензионен договор се счита за безусловно, ако то предвижда, че ищецът трябва да определи размера на лицензионната такса по справедливост.

От друга страна, когато ответникът вече използва патентования продукт преди ищецът да е приел предложението му, той трябва да изпълни задълженията си по бъдещия лицензионен договор с оглед на използването на патента. Това предполага по-специално, че ответникът трябва да изготви отчет за действията си по използването на патента съгласно условията на недискриминационен договор и да изпълнява произтичащите от него задължения за плащане.

В рамките на изпълнението на задължението за плащане ответникът не е длъжен да заплаща лицензионната такса непосредствено на ищеца. Всъщност той може да депозира сумата на лицензионната такса в Amtsgericht [районен съд]“.

На второ място, запитващата юрисдикция отбелязва, че в прессъобщение(13) относно изпратено до Samsung Electronics и др. изложение на възраженията (COMP/C‑3/39.939) в производство по иск за установяване на нарушение на патентни права на пазара на мобилни телефони, Европейската комисия най-напред поддържа, че предявяването на иск за преустановяване на нарушение е недопустимо по смисъла на член 102 ДФЕС, тъй като случаят се отнася до ПСЗС, че патентопритежателят е изразил пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензии при FRAND условия и че самият нарушител на патента има готовност да води преговори за подобна лицензия.

Както посочва запитващата юрисдикция обаче, в прессъобщението си Комисията не обяснява при какви условия може да се приеме, че нарушител на патент има готовност за водене на преговори. Комисията също не възприемала критериите, установени от Bundesgerichtshof в решението му „Orange-Book-Standard“.

Запитващата юрисдикция счита, че ако установените от Bundesgerichtshof критерии се приложат към настоящия случай, възражението на ZTE, основано на принудителна лицензия, не би могло да бъде основателно, така че искът за установяване на нарушение трябвало да бъде уважен. Тя смята, че в тази хипотеза Huawei не е било длъжно да приеме едно от писмените предложения на ZTE с оглед сключването на лицензионния договор и то по посочените от нея две причини.

На първо място, предложенията за сключване на лицензионен договор на ZTE трябвало да се приемат като недостатъчни, поради това че не ставало въпрос за „безусловни“ предложения по смисъла на практиката на Bundesgerichtshof, тъй като те били ограничени само до продуктите, при които се създават условия за нарушение на патентни права.

На второ място, независимо дали размерът на лицензионната такса е бил правилно определен, ZTE не заплатило изчислената от него лицензионна сума (а именно 50 EUR), тъй като няма никакви данни Amtsgericht да е разпоредил събирането на тази сума с оглед депозирането ѝ. Освен това запитващата юрисдикция отбелязва, че ZTE не е предоставило надлежен и изчерпателен отчет за предишни действия по използване на патента.

Запитващата юрисдикция обаче счита, че ако се приложи тезата, защитавана от Комисията в прессъобщението, предявеният от Huawei иск за преустановяване на нарушение трябвало да се отхвърли като съставляващ злоупотреба с господстващо положение. Тъй като Huawei основава своя иск на ПСЗС, ZTE е задължено да го използва, за да може да пусне на пазара спорните форми на изпълнение, адаптирани към LTE софтуера. Посочената юрисдикция напомня, че Huawei е декларирало пред ETSI готовността си да предостави лицензии на трети лица и отбелязва, че поне към релевантната дата (края на устните преговори) ZTE е имало „готовност за водене на преговори“ по смисъла на тезата на Комисията. Във всички случаи тази готовност за водене на преговори се проявявала в писмените предложения за сключване на лицензионен договор на ZTE (като тези предложения частично възпроизвеждали предложенията на Huawei). Запитващата юрисдикция счита, че в рамките на тезата на Комисията готовността за водене на преговори не се засяга от факта, че страните не могат да постигнат съгласие относно съдържанието на някои клаузи на лицензионния договор, нито по-специално относно размера на лицензионната такса, която следва да се плати.

В този контекст Landgericht Düsseldorf решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Налице ли е злоупотреба с господстващото положение от страна на притежател на патент от съществено значение за стандарт, който е декларирал пред организация по стандартизация готовността си да предостави лицензия на трети лица при спазване на [FRAND] условия, в случаите, в които той предявява иск за преустановяване на нарушение спрямо нарушител на патент, макар и нарушителят на патента да е декларирал готовност да води преговори за подобна лицензия,

или

следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение едва когато нарушителят на патента е направил на притежателя на патент от съществено значение за стандарт безусловно и приемливо предложение за сключване на лицензионен договор, което патентопритежателят не може да отхвърли, без несправедливо да възпрепятства нарушителя на патента или без да наруши принципа за недопускане на дискриминация, и когато нарушителят на патента изпълни своите договорни задължения във връзка с вече извършени действия по използването преди предоставянето на лицензията?

2)  Доколкото е налице злоупотреба с господстващо положение като последица от готовността на нарушителя на патента да води преговори:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания, свързани с качествени и времеви характеристики относно готовността за водене на преговори? Може ли да се приеме по-конкретно, че е налице готовност за водене на преговори, когато нарушителят на патента декларира само общо и (устно), че е готов да започне преговори, или същият трябва вече да е започнал преговори, в хода на които например да е посочил конкретни условия, въз основа на които е готов да сключи лицензионен договор?

3) Доколкото представянето на приемливо и безусловно предложение за сключване на лицензионен договор е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания, свързани с качествени и времеви характеристики относно това предложение? Трябва ли предложението да включва всички разпоредби, които обикновено съдържат лицензионните договори в областта на техниката? Трябва ли по-специално предложението да бъде обусловено от това патентът от съществено значение за стандарт действително да се използва и/или да е валиден?

4) Доколкото изпълнението на задължения в тежест на нарушителя на патента, произтичащи от лицензията, която следва да се предостави, е предпоставка за злоупотребата с господстващо положение:

Поставя ли член 102 ДФЕС особени изисквания по отношение на тези действия по изпълнението? Длъжен ли е нарушителят на патента да отчете предишни действия по използване и/или да заплати лицензионни такси? Може ли задължение за плащане на лицензионни такси да бъде изпълнено, при необходимост, и чрез предоставяне на обезпечение?

5) Отнасят ли се условията, при които следва да се приеме, че е налице злоупотреба с господстващо положение от притежателя на патент от съществено значение за стандарт, и за предявяването на други претенции, произтичащи от нарушение на патентни права (предоставяне на счетоводни данни, изтегляне на стоки, обезщетение за вреди)?“.

Заключение на Главния адвокат:

1) Предявяването от притежателя на патент от съществено значение за стандарт, който е поел ангажимент към организация по стандартизация да предоставя лицензии на трети лица при FRAND условия (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), а именно при справедливи, разумни и недискриминационни условия, на искане за поправителни мерки или на иск за преустановяване на нарушение срещу нарушител на патент съответно съгласно членове 10 и 11 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, което може да доведе до изключването на продуктите и на услугите на нарушителя на патент от съществено значение за стандарт от пазарите, обхванати от стандарта, съставлява злоупотреба с неговото господстващо положение съгласно член 102 ДФЕС, ако е доказано, че притежателят на патент от съществено значение за стандарт не е изпълнил своя ангажимент, въпреки че нарушителят на патента обективно е изразил готовност, желание и притежава дееспособност да сключи такъв лицензионен договор.

2) Изпълнението на този ангажимент предполага, че преди да подаде искане за поправителни мерки или да предяви иск за преустановяване на нарушение, притежателят на патент от съществено значение за стандарт трябва да предупреди писмено и мотивирано предполагаемия нарушител, освен ако се установи, че последният е получил изчерпателна информация, за съответното нарушение с посочване на релевантния патент от съществено значение за стандарт и на начина, по който той е нарушен от нарушителя, като в противен случай би допуснал злоупотреба с господстващото си положение. Във всички случаи притежателят на патент от съществено значение за стандарт трябва да направи на предполагаемия нарушител на патента писмено предложение за сключване на лицензионен договор при FRAND условия, което трябва да включва всички условия, съдържащи се обикновено в лицензионните договори в съответния сектор на дейност, а именно точния размер на лицензионната такса и начина, по който тя се изчислява.

3) Нарушителят на патента трябва да отговори на предложението с дължимата грижа и почтеност. Ако не приеме предложението на притежателя на патент от съществено значение за стандарт, той трябва в кратък срок да направи на последния писмено и разумно насрещно предложение относно клаузите, с които не е съгласен. Подаването на искане за поправителни мерки или предявяването на иск за преустановяване на нарушение не съставлява злоупотреба с господстващо положение, когато действията на нарушителя на патента са само тактика и/или забавяне, и/или проява на непочтеност.

4) Когато преговорите не са започнали или не приключат успешно, действията на предполагаемия нарушител на патента не могат да се считат за забавяне или за проява на непочтеност, ако той поиска граждански или арбитражен съд да определи FRAND условията. В този случай е оправдано притежателят на патент от съществено значение за стандарт да поиска от нарушителя на патента да представи банкова гаранция за плащането на лицензионните такси или да депозира временно определена по размер сума в граждански или арбитражен съд за миналото и бъдещото използване на неговия патент.

5) Действията на нарушител на патент не могат да се считат за забавяне или за проява на непочтеност и когато по време на преговорите за издаване на лицензия при FRAND условия той си запазва правото да оспори пред граждански или арбитражен съд след издаването на подобна лицензия валидността на този патент, извършеното от него прилагане на патентния метод и същественото значение на патента за съответния стандарт.

6) Съдебно производство, образувано по инициатива на притежателя на патент от съществено значение за стандарт с искане за предоставяне на счетоводни данни, не съставлява злоупотреба с господстващо положение. Съответната юрисдикция трябва да следи за това мярката да е основателна и пропорционална.

7) Иск за обезщетение за вреди и пропуснати ползи за предишни действия по използване на патента, предявен от притежател на патент от съществено значение за стандарт и който има единствено за цел да обезщети същия за по-ранни нарушения на неговия патент, не съставлява злоупотреба с господстващо положение.

 

 English version

The General Advocate M. WATHELET issued an opinion in Case C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. Case obliquely following:

Among the products developed and marketed by ZTE in Germany are base stations with LTE software (‘the disputed embodiments’). According to the referring court, the disputed embodiments developed and marketed by ZTE are unquestionably made for use with LTE software and operate on the basis of the LTE standard. Given that the patent at issue, owned by Huawei, is essential to the LTE standard, ZTE inevitably uses that patent.
It emerges from the order for reference that, between November 2010 and the end of March 2011, Huawei and ZTE engaged in discussions relating, inter alia, to the infringement of the patent and the possibility of concluding a licensing agreement. Huawei ‘named the amount which it considered to be a reasonable royalty’. ZTE ‘sought a cross-licensing agreement’. It also emerges from the order for reference that, on 30 January 2013, ZTE made an offer for a cross-licensing agreement and proposed, but did not pay, a royalty due to Huawei (in the amount of EUR 50). Furthermore, the referring court states that ‘[t]he parties did not exchange any specific offers in relation to a licensing agreement’. On 28 April 2011, Huawei brought before the referring court the action which has given rise to these preliminary ruling proceedings.
ZTE filed an opposition before the European Patent Office (EPO) against the grant of the patent at issue on the ground that the patent was not valid. By decision of 25 January 2013, the EPO confirmed the validity of the patent and rejected ZTE’s opposition. An appeal against that decision is currently pending.
The referring court states that ZTE’s use of the patent at issue is unlawful. However, it considers that the action for a prohibitory injunction could be dismissed on grounds of the compulsory nature of the licence — on the basis of Article 102 TFEU, in particular — if it could be found that, by pursuing its action for a prohibitory injunction, Huawei is abusing ‘the dominant position which it unquestionably holds’.     (12)
According to the referring court, there are two approaches to determining the point from which the SEP-holder infringes Article 102 TFEU by abusing its dominant position in relation to the infringer.
First, the referring court points out that the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany) found in its judgment of 6 May 2009 in Orange-Book-Standard (KZR 39/06, ‘Orange-Book-Standard’)     (13) that, where the owner of a patent seeks a prohibitory injunction against a defendant who has a claim to a licence for that patent, the patent owner abuses his dominant position only where the following conditions are met:
‘First, the defendant must have made the applicant an unconditional offer to conclude a licensing agreement (an offer which, specifically, must not contain a clause limiting the licence exclusively to the cases of infringement), it being understood that the defendant must consider itself bound by that offer and that the applicant is obliged to accept it, since its refusal of the offer would unfairly hamper the defendant or breach the principle of non-discrimination.
If the defendant considers the amount of royalty claimed by the applicant to be excessive, or if the applicant refuses to quantify the royalty, the offer of an agreement is regarded as unconditional if it provides that the applicant is to determine the amount of the royalty fairly.
Secondly, if the defendant is already making use of the subject-matter of the patent before the applicant accepts its offer, it must meet the obligations which, for use of the patent, will be incumbent on it under the future licensing agreement. That means, in particular, that the defendant must render an account for its acts of use in accordance with the terms of a non-discriminatory agreement and that it must meet the resulting payment obligations.
As regards the fulfilment of that payment obligation, the defendant is not required to pay the royalty directly to the applicant. The defendant is at liberty to deposit a security for payment of the royalty at an Amtsgericht (Local Court)’.
Secondly, the referring court points out that, in a press release     (14) regarding a Statement of Objections sent to Samsung Electronics and Others (COMP/C‑3/39.939) in the course of an infringement procedure relating to the mobile telephony market, the European Commission made a preliminary assessment to the effect that the bringing of an action for a prohibitory injunction was unlawful in the light of Article 102 TFEU, given that the case concerned an SEP, that the patent holder had indicated to a standardisation body that it was prepared to grant licences on FRAND terms and that the infringer was itself willing to negotiate such a licence.
However, as the referring court points out, the Commission does not explain, in its press release, in what circumstances an infringer may be regarded as being willing to negotiate. Nor does it echo the criteria set out by the Bundesgerichtshof in its judgment in Orange-Book-Standard.
According to the referring court, if the criteria established by the Bundesgerichtshof were applied in the present case, ZTE could not legitimately rely on the compulsory nature of the licence, with the result that the action for infringement would have to be upheld. The referring court takes the view that, on that assumption, Huawei was not obliged to accept one of the offers made in writing by ZTE with a view to the conclusion of a licensing agreement. The referring court gives two reasons for that view.
First, ZTE’s offers to conclude an agreement should be regarded as inadequate on account of the fact that they were not ‘unconditional’ offers within the meaning of the case-law of the Bundesgerichtshof, since they were limited exclusively to the products giving rise to the infringement.
Secondly, regardless of whether or not the amount of the royalty was correctly determined, ZTE did not pay the royalty which it had itself calculated (EUR 50), there being nothing to indicate that the Amtsgericht had ordered the collection of that sum for deposit as a security. Furthermore, the referring court points out that ZTE did not duly or exhaustively render an account for past acts of use.
On the other hand, the referring court considers that, if the approach argued for by the Commission in its press release were taken, the action for a prohibitory injunction brought by Huawei would have to be dismissed as an abuse. Since Huawei bases its action on an SEP, ZTE is obliged to use that SEP in order to be able to place on the market the disputed LTE-compliant embodiments. The referring court observes that Huawei declared to ETSI that it was willing to license its patent to third parties and points out that ZTE was — at least at the relevant time (the end of the oral negotiations) — ‘willing to negotiate’ within the meaning of the Commission’s position. That willingness to negotiate is apparent, in any event, from ZTE’s written offers to conclude an agreement (which incorporate, in part, Huawei’s proposals). The referring court considers that, in the context of the Commission’s argument, willingness to negotiate is not affected by the fact that the parties cannot agree on the content of certain clauses in the agreement or, in particular, on the amount of the royalty payable.
In those circumstances, the Landgericht Düsseldorf decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
1)Does the proprietor of a standard-essential patent which informs a standardisation body that it is willing to grant any third party a licence on [FRAND] terms abuse its dominant market position if it brings an action for an injunction against a patent infringer even though the infringer has declared that it is willing to negotiate concerning such a licence?
    or
is an abuse of the dominant market position to be presumed only where the infringer has submitted to the proprietor of a standard-essential patent an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement which the patentee cannot refuse without unfairly impeding the infringer or breaching the prohibition of discrimination, and the infringer fulfils its contractual obligations for acts of use already performed in anticipation of the licence to be granted?
2) If abuse of a dominant market position is already to be presumed as a consequence of the infringer’s willingness to negotiate:
Does Article 102 TFEU lay down particular qualitative and/or time requirements in relation to the willingness to negotiate? In particular, can willingness to negotiate be presumed where the patent infringer has merely stated (orally) in a general way that it is prepared to enter into negotiations, or must the infringer already have entered into negotiations by, for example, submitting specific conditions upon which it is prepared to conclude a licensing agreement?
3) If the submission of an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement is a prerequisite for abuse of a dominant market position:

Does Article 102 TFEU lay down particular qualitative and/or time requirements in relation to that offer? Must the offer contain all the provisions which are normally included in licensing agreements in the field of technology in question? In particular, may the offer be made subject to the condition that the standard-essential patent is actually used and/or is shown to be valid?
4)  If the fulfilment of the infringer’s obligations arising from the licence that is to be granted is a prerequisite for the abuse of a dominant market position:
Does Article 102 TFEU lay down particular requirements with regard to those acts of fulfilment? Is the infringer particularly required to render an account for past acts of use and/or to pay royalties? May an obligation to pay royalties be discharged, if necessary, by depositing a security?
5) Do the conditions under which the abuse of a dominant position by the proprietor of a standard-essential patent is to be presumed apply also to an action on the ground of other claims (for rendering of accounts, recall of products, damages) arising from a patent infringement?’

The Advocate General opinion:

1) The fact that a holder of a standard-essential patent (SEP) which has given a commitment to a standardisation body to grant third parties a licence on FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) terms makes a request for corrective measures or brings an action for a prohibitory injunction against an infringer, in accordance with Article 10 and Article 11, respectively, of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, which may lead to the exclusion from the markets covered by the standard of the products and services supplied by the infringer of an SEP, constitutes an abuse of its dominant position under Article 102 TFEU where it is shown that the SEP-holder has not honoured its commitment even though the infringer has shown itself to be objectively ready, willing and able to conclude such a licensing agreement.
2) Compliance with that commitment means that, prior to seeking corrective measures or bringing an action for a prohibitory injunction, the SEP-holder, if it is not to be deemed to be abusing its dominant position, must — unless it has been established that the alleged infringer is fully aware of the infringement — alert the alleged infringer to that fact in writing, giving reasons, and specifying the SEP concerned and the manner in which it has been infringed by the infringer. The SEP-holder must, in any event, present to the alleged infringer a written offer of a licence on FRAND terms which contains all the terms normally included in a licence in the sector in question, in particular the precise amount of the royalty and the way in which that amount is calculated.
3) The infringer must respond to that offer in a diligent and serious manner. If it does not accept the SEP-holder’s offer, it must promptly present to the latter, in writing, a reasonable counter-offer relating to the clauses with which it disagrees. The making of a request for corrective measures or the bringing of an action for a prohibitory injunction does not constitute an abuse of a dominant position if the infringer’s conduct is purely tactical and/or dilatory and/or not serious.
4) If negotiations are not commenced or are unsuccessful, the conduct of the alleged infringer cannot be regarded as dilatory or as not serious if it requests that FRAND terms be fixed either by a court or by an arbitration tribunal. In that event, it is legitimate for the SEP-holder to ask the infringer either to provide a bank guarantee for the payment of royalties or to deposit a provisional sum at the court or arbitration tribunal in respect of its past and future use of the patent.
5) Nor can an infringer’s conduct be regarded as dilatory or as not serious during the negotiations for a FRAND licence if it reserves the right, after concluding an agreement for such a licence, to challenge before a court or arbitration tribunal the validity of that patent, its supposed use of the teaching of the patent and the essential nature of the SEP in question.
6)  The fact that the SEP-holder takes legal action to secure the rendering of accounts does not constitute an abuse of a dominant position. It is for the national court in question to ensure that the measure is reasonable and proportionate.
7) The fact that the SEP-holder brings a claim for damages for past acts of use for the sole purpose of obtaining compensation for previous infringements of its patent does not constitute an abuse of a dominant position.