Популярен персонаж на Чарли Чаплин не може да бъде търговска марка в ЕС

Както е известно изображения на измислени персонажи могат да бъдат регистрирани, като търговски марки за различни стоки и услуги. Примерите за това са много от Мики Маус до Супермен и Супер Марио.

Въпросът е дали би имало пречки пред регистрацията на част от тези персожани.

Наскоро EUIPO излезе с интересно решение по отношение на следната заявена европейска марка в класове 9 (научни апарати и инструменти, фотографски апарати и инструменти, камери), 35 (реклама, бизнес управление, канцеларски услуги), 38 (телекомуникационни услуги), 41 (преподаване, обучение, развлекателни услуги) и 42 (дизайн на компютърен софтуер):

Изображението е известно, като Charlot, най-запомнящият се образ на великия Чарли Чаплин.

EUIPO отказва регистрация на марката на основание член 7(1)(b) – (c) and 7(2) от Регламент 2017/1001 (EUTMR). Според ведомството потребителите биха разпознали веднага актьора Чарли Чаплин в неговия образ, като персонажа Charlot,  който се свързва с моделни, либерални и пуманитарни ценности, отричайки тоталитарирма и нацизма. Поради това потребителите не биха възприели образа на Charlot, като търговска марка, а като рекламен похват за насърчаване на продажбите на база споменатите и разподнаваеми ценности свързани с него.

Ведомството подчертава, че практиката за използване на образи на известни личности и персонажи за подпомагане на продажбите е широко използвана, като потребителите са запознати с нея.

От друга страна заявената марка може да е и описателна ако се приеме, че потребителите биха възприели посочените услуги, като такива касаещи образа на Charlot.

Източник: IPKat

Christian Louboutin загуби съдебно дело за обувки в Япония

Masaki Mikami съобщава за неуспешно обжалване от страна на Christian Louboutin SAS на решение за липса на нелоялна конкуренция относно конкурентни дамски обувки с основа в червен цвят.

Японската компания  Eizo Collection Co., Ltd. произвежда дамски обувки, чиято основа е в червен цвят. 

От своя страна един от най-известните модели дамски обувки на Christian Louboutin е с основа в червен цвят, за който компанията се бори за регистрация на търговски марки по цял свят с променлив успех.

Christian Louboutin губи делото пред съда в Токио, който отхвърля иска на база нарушаване на нелоялната конкуренция.

Апелативният съд потвърждава това решение. Според съда обувките на Louboutin и тези на Eizo са в различни ценови категории. Освен това всяка обувка освен цветовата си комбинация носи и марката на съответната компания, което помага на потребителите да разграничат различните модели. Дори обувките продавани онлайн са придружени с информация за производител и марка.

По отношение на репутацията на Christian Louboutin и техните обувки с червена основа, съдът приема, че тя не е доказана в достатъчна степен. Според предоставено проучване 51.6% от жените между 20 и 50 години живеещи само в големи градове асоциират червената основа с обувките на Louboutin, което според съда не е достаъчно за да се приеме, че червения цвят на обувките на компанията е придобил толкова съществена репутация сред потребителите в страната. 

Rolex загуби казус относно своя марка в ЕС

Има ли сходство между часовници и дрехи, това е въпросът на който Общият съд на Европейския съюз излезе с решение T‑726/21 Rolex SA срещу PWT A/S.

PWT заявява следната европейска марка, включително и в клас 25 - дрехи, обувки, шапки:

Срещу тази марка е подадена опозиция от  Rolex SA на основание следните две по-ранни марки в клас 14 - часовници:

-

EUIPO излиза с решение според което стоките от класове 14 и 25 не са сходни, както по тяхното естество, така и тяхното предназначение. Според ведомството стоките от клас 14 имат значение на аксесоари, докато тези от клас 25 целят обличането на човек.

Ведомството приема, че репутацията на по-ранната комбинирана марка не е доказана достатъчно добре, а при фигуративната репутацията касае само стоката часовници. На тази основа е отхвърлена и възможността потребителите на направят връзка между марките.

Общият съд на Европейския съюз потвърждава това решение, като приема че не са изложени достатъчно основания за да се приеме че репутацията на по-ранните марки би пострадала от наличието на по-късната марка в светлината на факта, че стоките са различни.

Източник: IPKat.

SHAVETTE оцеля в казус за заличаване на търговска марка в ЕС

Апелативният Борд на EUIPO излезе с решение по спор за заличаване на търговска марка SHAVETTE.

Марката е заявена през 2014 година от немската компания DOVO Stahlwaren Bracht GmbH & Co.KG за следните класове стоки:

• Клас 8: Самобръсначки, електрически или неелектрически, и части за тях; Контейнери и кутии за самобръсначки.
• Клас 21: Четки за бръснене; Държачи за самобръсначки и четки за бръснене.

Бръсначите SHAVETTE започват да се произвеждат от  DOVO през 80-те години на 20в. и с времето изграждат своята репутация на пазара.

През 2018 година Sinelco International, BV подава искане за заличаване на марката на основание член 59(1)(a) EUTMR във връзка с член 7(1)(c) и 7(1)(d) EUTMR - марка указваща естествето и начина на използване на стоките и марка станала обичайна в говоримия език или в установената търговска практика.

Според Sinelco думата SHAVETTE се използва от потребителите в ЕС за родово определение на класически бръсначи. Предоставени са доказателства от Швеция и Великобритания, където потребителите използват думата, като продуктово наименование за подобни бръсначи.

Както е известно, описателни термини не могат да бъдат търговски марки, а марки които първоначално са били регистрирани могат да загубят защитата си, ако станат родови такива, тоест описват категорията продукти.

EUIPO заличава марката за класически бръсначи, като приема, че има достатъчно доказателства, че значителна част от потребителите в ЕС възприемат думата SHAVETTE, като синомим на бръснач със сменящо се острие, а не като отделна търговска марка.

Решението е обжалвано.

Апелативният борд на EUIPO го отменя. Една от причините за това е факта, че решението на Борда е след 31.12.2021, тоест след гратисният период за напускане на ЕС от Великобритания, поради което всички доказателства от тази територия са неприложими независимо, кога е подадена заявката за заличаване.

Според Борда останалите доказателства от Швеция не са достатъчни за да се приеме, че значителна част от потребителите в ЕС възприямат марката, като родов термин ца цялата катерогия стоки.

Казусът е показателен за това, че искане за заличаване на основание генеричност и описателност на регистрирана марка трябва да се подкрепени със солидни доказателства. От друга страна е важно всяка компания да индикира по подходящ начин, че търговското означение е марка, а не наименование на продукта, тъй като ако потребителите започнат да го използват, като такова има риск в бъдеще защитата да бъде загубена.

Hyatt загуби спор за търговска марка в Япония

Японското патентно ведомство излезе с интересно решение относно сходство на търговски марки.

Японска компания регистрира успешно национална марка GRAN CLUB в класове 43 и 44 - ресторантьорство, временно настаняване, салони за красота и др.

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от страна на международната верига хотели Hyatt International Corporation на основание по-ранна марка GRAND CLUB за същите услуги.

Патентното ведомство на страната излиза с решение, според което марките не са объркващо сходни макар и за сходни и идентични услуги. 

Според ведомството наличието на буквата D в по-ранната марка е достатъчно основание за да се приеме, че потребителите биха направили разлика между знаците.

Hyatt твърдят, че тяхната марка се произнася ɡræn-klʌb, без отчетливо звучене на буквата D. Ведомството обаче счита, че не е доказано потребителите в Япония да произнасят марката по този начин.

За сравнение с практиката в Европа, най-вероятно подобна заявка би била отказана, тъй като една буква разлика и то в края на думата не би била достатъчна да преодолее сходството на знаците особено при наличието на сходство и на стоките и услугите.

Казусът обаче е показателен не само за различията в практиката по отношение на защита на търговските марки в отделните страни  но и за значението на възприемането на съответния език и азбука в тези държави.

Източник: Masaki MIKAMI – Marks IP Law Firm.

Въдможно ли е ребрандирането на лекарства в ЕС - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по свързани дела C‑253/20 и C‑254/20 Impexeco NV срещу Novartis AG, които касаят въпросът дали е възможно ребрандиране на лекарствени продукти резултат от паралелен внос в ЕС. Казусите имат следната предистория:

 Дело C‑253/20

Novartis разработва лекарствен продукт с активно вещество летрозол, продавано в Белгия и Нидерландия с притежаваната от Novartis марка на Европейския съюз „Femara“.

Този лекарствен продукт се предлага на пазара в опаковки от 30 и 100 филм-таблетки от 2,5 mg в Белгия, и в опаковки от 30 филм-таблетки 2,5 mg в Нидерландия.

Sandoz BV и Sandoz NV предлагат на пазара, съответно в Нидерландия и Белгия, генеричния лекарствен продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ в опаковки от 30 филм-таблетки в посочената първа държава членка, и от 30 и 100 филм-таблетки в посочената втора държава членка.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, предлагани на пазара с наименованията „Femara“ и „Letrozol Sandoz“, са идентични.

С писмо от 28 октомври 2014 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар, считано от 1 декември 2014 г., лекарствения продукт „Femara 2,5 mg x 100 comprimés (létrozol)“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която Impexeco е предвиждало да бъде поставена марката „Femara“.

С писмо от 17 ноември 2014 г. Novartis се противопоставя на предвидения от Impexeco паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на последния лекарствен продукт съответно с марката на произведения от Novartis референтен лекарствен продукт, а именно марката „Femara“, представлява явно нарушение на правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През юли 2016 г. Impexeco започва продажби в Белгия на лекарствения продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Femara“.

Според запитващата юрисдикция продажна цена на лекарствените продукти „Femara (Novartis) 2,5“, „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Femara (Impexeco) 2,5 mg“ е идентична в Белгия. За разлика от това продажна цена на „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ е значително по-ниска в Нидерландия.

Тъй като счита, че посочените в точка 19 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 16 ноември 2016 г. Novartis предявява иск срещу Impexeco пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел, Белгия.

Освен това с писмо от 10 април 2017 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да продава в Белгия лекарствения продукт „Femara 2,5 mg“ в преетикетирани опаковки по 30 филм-таблетки, внос от Нидерландия. От акта за преюдициално запитване е видно, че този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и че Impexeco е възнамерявало да го преетикетира и да постави върху него марката „Femara“.

 Дело C‑254/20

Novartis изработва лекарствен продукт с активно вещество метилфенидат. Novartis Pharma NV продава този лекарствен продукт в Белгия със словната марка на Бенелюкс „Rilatine“, на която е притежател, по-специално в кутии с 20 таблетки от 10 mg. В Нидерландия посоченият лекарствен продукт се продава от Novartis Pharma BV с марката „Ritalin“, по-специално в кутии с 30 таблетки от 10 mg.

Sandoz BV пуска на пазара в Нидерландия генеричния лекарствен продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ в опаковка с 30 таблетки.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, подавани с наименованията „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg comprimé“ и „Ritalin 10 mg comprimé“ са идентични.

С писмо от 30 юни 2015 г. PI Pharma уведомява Novartis Pharma NV за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която PI Pharma е предвиждало да бъде поставена марката „Rilatine“.

В писмо от 22 юли 2015 г. Novartis се противопоставя на предвидения от PI Pharma паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ с марката на референтния лекарствен продукт на Novartis, а именно марката „Rilatine“, явно нарушава правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През октомври 2016 г. PI Pharma започва продажби в Белгия този лекарствен продукт, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Rilatine“.

Запитващата юрисдикция посочва, че в Белгия продажната цена на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés Novartis“ е 8,10 EUR (или 0,405 EUR за таблетка) и тази на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés PI Pharma“ е 7,95 EUR (или 0,398 EUR за таблетка), докато в Нидерландия продажната цена на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ е 0,055 EUR за таблетка.

Тъй като счита, че посочените в точка 28 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 28 юли 2017 г. Novartis предявява иск срещу PI Pharma пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел.

 Общи елементи на споровете в главните производства

С две решения от 12 април 2018 г. съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел приема, че двете жалби, посочени в точки 21 и 30 от настоящото решение, са основателни, по-специално защото практиката да се поставят марките „Femara“ и „Rilatine“ съответно върху преопакованите генерични лекарствени продукти „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, внесени от Нидерландия, представлява нарушение на правата на Novartis върху неговите марки съответно по член 9, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 и по член 2.20, параграф 1, буква а) от Конвенцията на Бенелюкс. Вследствие на това съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел разпорежда преустановяване на тази практика.

Impexeco и PI Pharma обжалват съответно двете решения по въззивен ред пред запитващата юрисдикция.

Пред него те изтъкват, че практиките, състоящи се в използването на различни опаковки и на различни марки за една и съща стока, допринасят за разделянето на пазарите на държавите членки и следователно засягат по един и същи начин търговията в рамките на Съюза.

Като се позовават на точки 38—40 от решение от 12 октомври 1999 г., Upjohn (C‑379/97, EU:C:1999:494), Impexeco и PI Pharma поддържат, че противопоставянето на притежателя на марка срещу повторното поставяне на марка от паралелен вносител представлява пречка за търговията в Общността, пораждаща изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки, когато това повторно поставяне е необходимо, за да може съответните стоки да бъдат продавани от този вносител в държавата членка на вноса. Тази съдебна практика била приложима към положение, при което се извършва премаркиране на генеричен лекарствен продукт чрез поставяне на марката на референтния лекарствен продукт, когато тези лекарствени продукти са били пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия.

Novartis поддържа, че съгласно член 13, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и член 2.23, параграф 3 от Конвенцията на Бенелюкс правата, предоставени от марката, могат да бъдат изчерпани само по отношение на продукти, които са били пуснати на пазара в ЕИП „под тази марка“ от притежателя или с негово съгласие, а не когато паралелен вносител премаркира съответните продукти.

При тези обстоятелства, като приема, че висящите пред него спорове повдигат въпроси относно тълкуването на правото на Съюза, Апелативен съд Брюксел, Белгия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси, които са формулирани идентично по дела C‑253/20 и C‑254/20:

„1)  Следва ли членове 34—36 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че ако марков (референтен) лекарствен продукт и генеричен лекарствен продукт са пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия, предприетите от притежател на марката действия срещу по-нататъшната продажба на генеричния лекарствен продукт в държавата на внос от паралелен вносител, който го е преопаковал, като му е поставил марката на марковия (референтния) лекарствен продукт, могат да доведат до изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки?

2)  Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен: следва ли тогава предприетите от притежателя на марката действия срещу това премаркиране да се проверяват въз основа на условията [по т. 79 от решение 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282)]?

3) От значение ли е за отговора на тези въпроси обстоятелството, че генеричният лекарствен продукт и марковият (референтният) лекарствен продукт са идентични, съответно имат еднакъв терапевтичен ефект съгласно член 3, параграф 2 от Кралския указ от 19 април 2001 г. относно [паралелния внос на лекарствени продукти за хуманна употреба и паралелната дистрибуция на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, изменен с Кралския указ от 21 януари 2011 г]?“.

Решение на съда:

Член 9, параграф 2 и член 13 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., и член 5, параграф 1 и член 7 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките във връзка с членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС,

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

притежателят на марката на референтен лекарствен продукт и на марката на генеричен лекарствен продукт може да се противопостави на пускането на пазара на една държава членка от паралелен вносител на този генеричен лекарствен продукт, внесен от друга държава членка, когато последният е бил преопакован в нова външна опаковка, върху която е била поставена марката на съответния референтен лекарствен продукт, освен ако, от една страна, двата лекарствени продукта са идентични във всяко отношение и от друга, замяната на марката отговаря на условията, посочени в точка 79 от решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282), в точка 32 от решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др. (C‑348/04, EU:C:2007:249), и в точка 28 от решение от 17 май 2018 г., Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16, EU:C:2018:322).

Амазон може да бъде отговорен за нарушаване на търговски марки според Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по свързани дела C‑148/21 et C‑184/21, Christian Louboutin срещу Amazon. 

Казусът касае въпросът дали Амазон е отговорна за реклами разпространявани на нейния сайт, които промотират знаци нарушаващи регистрирани търговски марки на трети лица и дали това само по себе си представлява използване на тези марки от Амазон.

Както е известно Амазон е най-големият онлайн търговец в света, като чрез своя сайт предлага възможност на различни търговци да продават своите стоки, като промотират тези продажби с реклами. Проблемът възниква когато такива търговци започват да продават фалшиви стоки използващи чужди търговски марки.

Преди месеци Генаралният адвокат на Европейския съд Maciej Szpunar изказа мнение, че подобни реклами не представляват използване на марките от Амазон, тъй като компанията не използва директно тези марки, а това се прави от трети страни които използват услугите на платформата за да продават своите стоки.

С настоящото си решение, обаче, Европейският съд не се съгласява с Генералния адвокат и приема, че Амазон може да бъде отговорен за реклами на своята платформа при които имаме неразрешено използване на чужди марки.

Причината за това е във факта, че освен реклами на трети страни Амазон излъчва и свои реклами на същите продукти, само че оригинални такива, носещи същите марки.

Поради това ако потребителите бъдат въведени в заблуждение, че рекламите на фалшиви стоки изхождат от Амазон, то може да се приеме, че е налице използване на марките без разрешение на техните притежатели. 

Разграничението между различните реклами е трудно за потребителите, тъй като те изглеждат сходно. Допълнително възможността за объркване се засилва и от факта, че Амазон осъществява и съхраняването и доставката на стоки, включително и такива на трети страни.

Източник: Marks & Clerk - Megan Rannard за Lexology.

Новият брой на WIPO Magazine излезе

WIPO публикува новият си брой от своето списание WIPO Magazine, където ще откриете:

1. Tencent, video games, the metaverse and diversity: an insider’s view

2. Fashion forward: pioneering African designer eyes luxury brands market

3. Brazilian agri-tech startup digitizes farm management with dividends for cattle farmers and sustainability

4. Why vaccine independence is so important for Africa

5. Green trademarks and the risk of greenwashing

За повече информация тук.

Използването на марка, като декоративен елемент може да застраши нейната защита в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело  T‑323/21 Castel Frères срещу Shanghai Panati Co., което ни показва колко важно е една марка да бъде използвана, като доминиращ знак за търговски произход върху опаковките на стоките.

Делото касае следната регистрирана от Castel Frères фигуративна европейска марка за клас 33:

Срещу тази марка е подадено искане за отмяна поради неизползване от китайската компания Shanghai Panati Co. 

Приведени са доказателства за използване на марката върху етикети на продукти по следния начин:

Първоначално EUIPO отхвърля искането но след това Апелативния борд го потвърждава. Причината за това е, че марката се използва по начин, който нарушава нейната отличителна способност.

Решението е потвърдено и от съда. Основният и доминиращ елемент в посоченият етикет е словната част Dragon de Chine допълнен с изображение на дракон. Регистрираната фигуративна марка присъства, само като страничен допълващ елемент в малък шрифт. 

От тази гледна точка повечето от потребителите в ЕС, които не са запознати с китайската азбука, биха възприели този начин на използване на знака, като декоративен, асоцииращ с Азия,а не като отличителен знак за търговски произход.

Казусът показва колко важно е една регистрирана марка да бъде използвана по виден и ясен начин върху опаковките на продуктите. При подобен казус Apple загуби спор относно използването на марка Think Different. 

Честита Нова Година!

Честита нова година от Intellectual Property Planet. Пожелаваме ви много здраве, щастие и успехи през новата година.