Чия е тежестта при доказване реалното използване на търговска марка?

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑183/21 Maxxus Group GmbH & Co. KG срещу Globus Holding GmbH & Co. KG.

Делото касае най-общо въпросът чия е тежеста при доказване реално използване на търговска марка. Предосторията е следната:

Globus е притежател на словната марка „MAXUS“. През юли 1996 г. тази марка е регистрирана в Германската служба за патенти и марки за редица стоки от класове 1—9 и 11—34.

Освен това Globus е притежател на следната фигуративна марка, регистрирана през май 1996 г. в Германската служба за патенти и марки за стоки от класове 1—9 и 11—34:

На 28 ноември 2019 г. Maxxus сезира Областен съд Саарбрюкен, Германия, който е запитващата юрисдикция, с искане по същество да бъдат отменени правата на Globus върху посочените в точки 13 и 14 от настоящото решение марки поради неизползване.

В подкрепа на искането си Maxxus изтъква, че през последните пет години Globus не е използвало тези марки по начин, който да гарантира запазването на правата му върху тях. Maxxus заявява, че е извършвало онлайн търсене, включително на уебсайта на Globus, което не е предоставило никакви данни за такова използване. При въвеждането на думата „MAXUS“ в приложението за вътрешно търсене на уебсайта на Globus се появяват два резултата, които се отнасяли до магазин за напитки във Фрайласинг (Германия), стопанисван от свързано с Globus дружество. От направените в интернет проучвания обаче било видно, че продаваните от последното дружество напитки са обозначени не с марката „MAXUS“, а с други марки на трети производители. Това се потвърждавало от проучвания, извършени във въпросния магазин от детективска агенция, упълномощена от Maxxus.

Globus оспорва тези твърдения и посочва, че е използвало двете разглеждани марки по начин, който гарантира запазването на правата му върху тях.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно практиката на Федерален върховен съд, Германия в производство по отмяна на марка поради неизползване следва да се прави разграничение между задължението за излагане на факти  и тежестта на доказване. Що се отнася до изложението на фактите, ищецът е длъжен да изложи по обоснован начин обстоятелствата, които доказват, че марката не е била използвана. Поради това тази страна трябва със собствени средства да извърши разследване, позволяващо да се установи дали притежателят е използвал съответната марка по такъв начин, че да гарантира запазването на правата си. Тъй като по принцип ищецът не познава търговския процес на притежателя на марката, последният би могъл да има задължение за така нареченото „вторично“ изложение на фактите. Що се отнася до тежестта на доказване на неизползването, тя се носи от ищеца.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че след постановяването на решение от 22 октомври 2020 г., Ferrari (C‑720/18 и C‑721/18, EU:C:2020:854, т. 82), в което Съдът постановява, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, посочената по-горе практика на Федерален върховен съд относно доказателствената тежест вече не е защитима. Тя счита обаче, че остава открит въпросът дали националното право може да продължи да възлага на ищеца задължението за излагане на фактите. Според нея на този въпрос трябва да се отговори утвърдително.

В това отношение запитващата юрисдикция уточнява разграничението в германското право между задължението за излагане на фактите и тежестта на доказване. Задължението за излагане на фактите налага на страната да изложи своите твърдения възможно най-конкретно, с риск да загуби процеса, ако не изпълни това задължение. Германското процесуално право възлага на ответника вторично задължение за излагане на факти. Всяка от страните е длъжна да направи проучвания в собствената си сфера на дейност. Тези различни тежести и задължения са разграничават от тежестта на доказване. Задължението за излагане на фактите се различава от тежестта на доказване в смисъл, че всяка страна е длъжна да представи фактите, които са ѝ известни или които могат да бъдат проучени, като положи разумни усилия.

Запитващата юрисдикция счита, че правото на Съюза, и по-специално Директива 2015/2436, допуска възлагането на задължението за излагане на фактите върху страната, която иска отмяна на дадена марка поради неизползване. Това задължение може да се обоснове с претегляне на интересите на съответните страни. В производство по отмяна на марка поради неизползване ищецът е длъжен да установи, доколкото е възможно, дали ответникът е използвал реално своята марка. Едва след такова проучване и изложение на резултатите от него последният трябва да бъде задължен да разкрие използването на марката си. Тъй като не се изисква никакъв конкретен правен интерес за подаване на искане за отмяна на марка поради неизползване, всяко лице би могло да принуди притежателя да оповести използването на своята марка, което би довело до сериозен риск от злоупотреби с процесуални права. Всъщност ищецът би могъл да принуди притежателя на съответната марка да се откаже от търговски тайни и да положи значителни усилия за проучване, за да докаже реалното използване на своята марка.

Тъй като Директива 2015/2436 не урежда националното производство във връзка с искане за отмяна на марка поради неизползване, запитващата юрисдикция счита, че решение от 22 октомври 2020 г., Ferrari (C‑720/18 и C‑721/18, EU:C:2020:854) допуска ищецът да носи задължение за излагане на фактите, както счита тази юрисдикция.

При тези обстоятелства Областен съд Саарбрюкен решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Трябва ли правото на Съюза, по-специално Директива [2008/95], и по-специално член 12, съответно Директива [2015/2436], и по-специално членове 16, 17 и 19, да се тълкуват в смисъл, че полезното действие на тези разпоредби забранява тълкуване на националното процесуално право,

а)   което налага на ищеца в гражданско производство с предмет заличаване на марка с национална регистрация поради отмяната ѝ вследствие на неизползване задължение за излагане на факти и обстоятелства, различно от тежестта на доказване, и

б) което в рамките на това задължение за излагане на факти и обстоятелства изисква от ищеца,

–   доколкото е възможно за него, да обоснове в това производство неизползването на марката от ответника, и

–  освен това да извърши свое собствено проучване на пазара, което е съобразено с искането за заличаване и особеностите на съответната марка?“.

Решението на съда:

Член 19 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска процесуално правило на държава членка, което в производство по искане за отмяна на марка поради неизползване изисква от ищеца да направи проучване на пазара относно евентуалното използване на тази марка от нейния притежател и доколкото е възможно, да представи обосновано в това отношение становище в подкрепа на искането си.

Kärcher спечели спор относно своята регистрирана марка за жълт цвят

Както е известно регистрацията на цветови марки може да представлява сериозно затруднение за всеки заявител. В не малка част от случаите такива марки се отказват от Патентните ведомства по света. Изключение правят ситуациите в които заявителя докаже придобита отличителност на цвета, като знак идентифициращ неговите стоки или услуги.

В тази връзка немската компания Kärcher, произвеждаща машини за почитване, спечели съдебно дело в Бенелюкс касаещо следната регистрирана от компанията марка за цвят с международен цветови код RAL 1018 (zinc yellow):

Компанията използва този цвят за всичките си продукти в продължение на дълги години. 

Конкурентната компания Varo започва да предлага следните почистващи машини под високо налягане в жълт цвят:

Kärcher завеждат съдебно дело за нарушаване на правата върху тяхната регистрирана цветова марка и го печелят.

Съдът приема за доказана вторичната отличителност на този конкретен цвят за почистващи машини.

Varo използва жълт цвят за идентични стоки. Според съда леката вариация в цвета не е достатъчна за да преодолее вероятността за объркване в потребителите.

Казусът показва колко ценни могат да са цветовите марки. За даможе обаче да се разчита на тяхната защита обаче е нужно последователност в начина на използване, както и стабилни доказателства за придобита отличителност на марката във времето.

Източник: Taylor Wessing - Saskia Bullens за Lexology.

Дали MAIMAI е сходна марка на YAMAMAY на територията на ЕС?

Европейският съд излезе с решение по дело T-589/20, Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl срещу Inticom SpA.

Казусът касае заявена от Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl  словна европейска марка за MAIMAI MADE IN ITALY в класове:

• 18: „Кожа и имитация на кожа; стоки, изработени от тези материали, които не са включени в други класове; животински кожи”;
• 25: „Облекло; обувки ; шапки за глава”;
• 26: „Щипки за обувки“.

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Inticom SpA на основание по-ранна европейска марка YAMAMAY за класове 18, 25, 26.

След обжалване на решението на опозиционната дизивия, Апелативният борд на EUIPO потвърждава частично опозицията поради идентичност и сходство на стоките, ниска степен на визуално и средна степен на фонетично сходство.

Буквите Y и I се произнасят по един и същи начин в част от езиците на държавите в ЕС. Елементът  MADE IN ITALY е описателен и няма съществена тежест за оценката. 

Концептуалното сравнение на знаците от друга страна е невъзможно поради липса на конкретно тяхно значение.

В допълнение притежателят на по-ранната марка успешно доказва нейното реално използване на пазара в ЕС.

Решението е обжалвано пред Европейският съд, който го потвърждава. 

Източник: Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB

McDonald's заяви марки за виртуални храни и напитки

Темата за Мета вселената стана изключително актуална в последните месеци и най-вече след обявената амбиция на Facebook да работи усилено за нейното изграждане.

Според Wikipedia: Метавселената е мрежа от 3D виртуални светове, фокусирани върху социалната връзка. Във футуризма и научната фантастика терминът често се описва като хипотетична итерация на Интернет като единен, универсален виртуален свят, който се улеснява от използването на устройства за виртуална и разширена реалност.

В тази връзка все повече компании започват да предприемат действия относно защита на тяхната интелектуална собственост в това ново виртуално пространство. Преди време този блог писа за заявените от Nike марки за виртуално облекло и обувки.

Сега друга компания McDonald's е заявила 10 нови марки за McDonald’s и McCafe в САЩ и 3 Европейски марки, касаещи следните класове:

• 9 - Виртуални храни и напитки. Мултимедийни файлове за изтегляне, съдържащи произведения на изкуството, текст, аудио и видео файлове и незаменими токени.
• 35 - Онлайн услуги за търговия на дребно с виртуални стоки.
• 41 - Развлекателни услуги, а именно предоставяне на онлайн реални и виртуални концерти и други виртуални събития.
• 43 - Управление на виртуален ресторант с реални и виртуални стоки, управление на виртуален ресторант онлайн с доставка до дома.

Целта на подобни заявки е да предоставят защита на търговските марки във виртуалното пространство за виртуални стоки и услуги, които ще бъдат търгувани на база блокчейн технология. Всеки потребител ще може да купува за своя аватар различки дигитални стоки, като обувки, облекло, храна и тн.

Източник: Mason Hayes & Curran LLP - John Milligan and Gerard Kelly

Кога балсам за устни не може да бъде европейска марка?

Регистрацията на трийзмерни марки е предизвикателство, което в определени случаи може да бъде преодоляно, а в други категорично не.

Наскоро Общият съд на Европейския съюз излезе с решение C‑672/21 P, Eos Products Sàrl срещу EUIPO, което касае именно спор за възможността трийзмерен знак да бъде търговска марка.

Казусът представлява опит на Eos Products да регистрира следната трийзмерна европейска марка, представляваща яйцевидна опаковка на балсам за устни, заявена за класове 3 (включително нелечебни балсами за устни), 5 (включително лечебни балсами за устни) и 21 (включително контейнери за козметика):

EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания - липса на отличителност. Освен това ведомството изтъква, че така представената форма на опаковка за балсам за устни не се различава съществено от други подобни опаковки налични на пазара. 

Eos Products оспорва това заключение претендирайки, че заявената форма има присъща отличителност, като са приведени и доводи за придобита такава.

Апелативният борд на EUIPO приема, че обли и сферични форми са типични за подобни продукти, което личало и от приведените от заявителя примери.

По отношение на придобитата отличителност, Бордът приема че приложените доказателства касаят единствено клас 3. Дори и за този клас обаче доказателствата не са достатъчни. Според ведомството доказателствата показват формата на балсамът но в различни цветови комбинации,  а не в бяло, както е заявена марката. Освен това върху опаковката била поставяна и индикацията EOS.

Приложените социологически проучвания касаели само две страни от ЕС - Австрия и Германия, което е недостатъчно за да се определи, че марката има отличителност на територията на целия ЕС.

Решението е обжалвано и пред Европейският съд но не е допуснато за разглеждане.

Този казус показва за пореден път колко трудна и понякога непредсказуема може да бъде процедурата по регистрация на трийзмерни марки. Наскоро Общият съд се произнесе по сходен казус с червило  Guerlain, където заявителя постигна успех.

Източник: IPKat.

Нови такси за заявяване на международни марки за Сингапур

WIPO съобщава за въвеждането на нови такси за международни заявки за търговски марки посочващи Сингапур. Новите такси ще са валидни от 08.05.2022 и са както следва:

Ябълката на Apple или не съвсем - казус от Япония

Masaki Mikami публикува нова интересна статия свързана с решение на Японското патентно ведомство по казус с фигуративни марки.

Спорът касае следната регистрирана фигуративна марка в клас 9 - калъфи за телефони, таблети и лаптопи:

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от Apple Inc. на основание следната по-ранна фигуративна марка за същия клас, за която е претендирана и репутация на територията на Япония:

Макар Патентното ведомство да признава репутацията на марката на Apple, то заключава, че двата знака не са объркващо сходни.

От визуална гледна точка по-късната марка е различна, дори и ако се завърти на 90 градуса, според ведомството впечатлението което създава е различно от това на известната марка на Apple.

Фонетично марките не могат да бъдат сравнявани, тъй като не създават конкретно звуково възприятие.

От концептуална гледна точка, по-ранната марка се свързна с американската компания, производител на различни технологични продукти. По-късната марка от своя страна не създава конкретно смислово значение.

С оглед на това ведомството приема, че марките не са сходни и отхвърля искането за заличаване.

Източник: Masaki Mikami - Marks IP Law Firm.

Европейският съд потвърди, че "Лунните ботуши" не могат да бъдат търговска марка

Преди време този блог публикува статия за проблемите на италианската компания Tecnica Group S.p.A. да защити следната своя трийзмерна европейска марка в клас 25 - ботуши:Облекло, обувки, шапки; Подметки за обувки; стелки; пети за обувки; Горни обувки

EUIPO взима решение за заличаване на регистрацията на абсолютни основания - липса на присъща отличителност.

Според ведомството "L" образната форма на ботушите е класическа и не се различава съществено от тази на подобни продукти.

Tecnica Group  цитират решение на съда във Венеция, според което тази трийзмерна марка е придобила необходимата репутация на пазара. EUIPO приема обаче, че това решение не е обвързващо за нейната практика.

Решението е обжалвано, като Общият съд на Европейския съюз го потвърждава.

Причината за този негативен изход за Tecnica Group S.p.A. е във факта, че компанията е претендирала репутация на марката в производството пред EUIPO но е и придобита отличителност.

Съдът подчертава, че между доказване на отличителност и репутация съществува разлика. Докато при репутацията е достатъчно тя да бъде доказана само за съществена част от пазара на ЕС, при отличителността е нужно доказване за територията на целия съюз.

Съдът приема, че без придобита отличителност, формата на въпросните ботуши не се различава съществено от стандартната форма за този продукт. На пазара в ЕС съществуват множество сходни или дори идентични ботуши.

Източник: Kluwer IP Law

Ръст в броя на заявените еврапейски марки

EUIPO съобщава за повишаване на броя заявени европейски марки през 2021 в сравнение с 2020. Ръстът на годишна база е 12%.

Общият брой на заявените европейски марки от 1996 година насам е 2.5 милионна. Най-много подадени заявки по държави има от Китай, Германия и САЩ.

Най-популярният клас стоки при заявените марки е клас 9 - софтуер, апарати и инструменти за научни или изследователски цели, оборудване за аудиовизуални и информационни технологии, както и оборудване за безопасност и животоспасяване.

През 2021 година са подадени над 20 000 опозиции срещу регистрация на марки, което представлява увеличение от 6.5% спрямо 2020 година. Това индикира от своя страна колко важно е правилното предварително проучване и анализ преди подаване на заявки за марки.

Източник: EUIPO.

Volkswagen защити своя трийзмерна марка за култовите си ванове в ЕС

Защитата на трийзмерни марки винаги е била предизвикателство, както по отношение на регистрацията на подобни марки, така и при тяхното правоприлагане.

Показателен случай в това отношение е следната заявена от Pinball Factory GmbH европейска марка в класове 11, 12(включително превозни средства за къмпинг), 20, 21 и 39: 

Срещу тази заявка е подадена опозиция от немската компания Volkswagen на основание следната по-ранна трийзмерна марка 12, 20, 21 и 39:

Първоначално EUIPO отхвърля опозицията, тъй като приема, че изображенията в по-ранната марка представляват ванове, поради което тя е ниско отличителна. От друга страна водещ елемент в заявената марка е словната част CULTCAMPER, която създава нужната степен на различие между знаците.

При обжалването обаче, Апелативният борд анулира това решение. Според борда по-ранната трийзмерна марка трябва да се вземе в предвид, като цяло, а не като отделни визии. Фактът че изображението на марката представлява ван не означава автоматично, че знакът е неотличителен.

Според Борда, марката на Volkswagen има нужната степен на отличителност, тъй като притежава елементи, които я разграничават от стандартната форма на въпросните ванове.

В случая предното стъкло на вана е разделено на две, а предният капак е оформен в буквата V.

Заявената марка споделя същите визуални елементи, като хипи логото в средата не е достатъчно за разграничаване на знаците. Словната част може да се интерпретира, като CULT CAMPER (култови кампери), поради което има хвалебствен характер.

С оглед на това и сходните и идентични стоки и услуги, Борда приема, че е налице възможност за объркване на потребителите, поради което потвърждава опозицията.

Източник: Vlotina Liakatou - Baker McKenzie  за Lexology.

Китай се присъедини към Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни

WIPO съобщава за присъединяването на Китай към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. 

Както е известно Хагската система позволява посочване на до 100 дизайна в една заявка и тяхната регистрация в 90 страни членки.

Спогодбата влиза в сила за Китай от 05.05.2022, дата след която страната ще може да бъде посочвана в заявки за международни дизайни.

Spotify спечели казус срещу приложение за марихуана

Spotify спечели казус за търговски марки в САЩ с лек оттенък на марихуана.

Спорът касае заявена марка POTIFY от малка американска компания предлагаща приложение за свързване на потребители на марихуана с фирми предлагащи продукта.

Spotify, една от най-известните компании за стрийминг на музика, подава опозиция на основания по-ранна словна марка SPOTIFY. Според компанията двете марки са объркващо сходни освен това по-късната марка може да доведе до разводняване на асоциациите свързани със Spotify в потребителското съзнание.

Според USPTO марките са сходни, както във визуално така и във фонетично отношение. Една буква разлика не променя ефекта от възприемането на заявената марка.

Според ведомството е възможно разводняване на по-ранната марка в съзнанието на потребителите с оглед силната асоциативна връзка със заявения знак.

Доводите на заявителя, че POTIFY, като марка, е създадена без асоциация с известната марка SPOTIFY, а асоциира с думата POT, която насочва към начините на използване на марихуаната, са отхвърлени. Според ведомството е малко вероятно собствениците на POTIFY да не са чували или дори да не ползват услугите на Spotify.

Казусът показва колко рисково е създаването на марки наподобяващи известни такива. Дори бизнес областите да са различни е възможно подобни заявки да бъдат спирани на база силната репутация на известните брандове. 

Chanel не успя да регистрира трийзмерна марка за своя парфюм No. 5 в Литва

Интересен казус от Литва, който показва нагледно трудностите при регистрация на фигуративни марки свързани с опаковки на продукти.

Chanel заявява през 2014 година следната национална марка в Литва за клас 3 - парфюми:

Марката е отказана на абсолютни основания - липса на присъща отличителност. Решението е обжалвано няколко пъти докато не стига до Върховния съд на страната.

Съдът не приема посоченият знак за присъщо отличителен разглеждайки го, като трийзмерна марка. Според практиката на Европейския съд потребителите не асоциират винаги трийзмерната форма на продукт задължително с търговския му произход. Поради това се изискват стабилни доводи и доказателства за факта, че потребителите свързват една форма на продукт с неговия произход.

Според Върховния съд въпроснота заявена форма за парфюм не се различава съществено от множество подобни опаковки налични на пазара. Поради това знакът няма присъща отличителност за посочената стока.

По отношение на приложените доказателства за придобита отличителност, съдът приема, че те са недостатъчни.

Предоставеното социологическо проучване за възприемане на знака от потребителите касае само Франция. Няма подобни проучвания за Литва.

Поради това съдът приема, че останалите доказателства под формата на маркетингова информация и материали са недостатъчни за да се приеме, че потребителите в страната възприемат формата на парфюма, като търговска марка.

Този казус показва за пореден път колко важно е изграждането на правилна стратегия при защита на подобни фигуративни марки, където прагът за отличителност може да бъде съществена бариера за тяхната успешна регистрация.

Източник: Neil Wilkof, Marijus Dingilevskis за IPKats

Louis Vuitton загуби спор за сходство между марки касаещи абревиатурите LV и NL

EUIPO излезе наскоро с решение по спор за търговски марки, в който известния моден бранд Louis Vuitton опита да защити отличителната си комбинация от букви LV.

Спорът касае следната заявена от физическо лице комбинирана европейска марка в класове 25 и 26:

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Louis Vuitton на основания на следната по-ранна марка за същите класове:

Според компанията двата знака са объркващо сходни за сходни и идентични стоки. 

EUIPO обаче отхвърля опозицията намирайки марките за несходни. Според ведомството освен сходството на стоките, двата знака има сходна буква L в абревиатурата със сходна стилизация. Това обаче не е достатъчно за да преодолее разликите, а именно различната комбинация от букви NL срещу LV, както и уточнението LOVES VITTORIO.

Ведомството приема сходната стилизация единствено, като декоративен елемент в преценката на сходството, който няма достатъчната степен на тежест, за да се приеме наличие на възможност за объркване между знаците. Потребителите ще разпознаят веднага различните абревиатури NL и LV.

По отношение на репутацията на по-ранната марка, ведомството приема, че тя е недоказана, тъй като Louis Vuitton не са предоставили нужните доказателства в предписания срок за това.

Източник: TFL.