Мода, дизайнери и защита на марки в Япония

Интересен казус от Япония касещ възможността за регистрация на персонални имена, като търговски марки.

Модната компания  Kabushiki Kaisha Soloist, създадена от известния дизейнер Takahiro Miyashita заявява следната словна национална марка TAKAHIROMIYASHITATheSoloist в класове 14, 18, 25.

Патентното ведомство на страната отказва регистрация на абсолютни основания - наличие на персонално име в състава на марката. Според японското законодателсдтво не е възможно регистрация на търговски марки съдържащи персонални имена на хора.

Ведомството посочва, че в Япония има и други хора със същото име и монополизацията му като търговска марка не е допустима освен ако заявителят не предостави писмено съгласие от останалите хора със същото име.

Решението е обжалвано но Съдът по интелектуална собственост в страната го потвърждава.

Макар марката да съдържа и името на компанията Soloist това не е достатъчно за да преодолее основанията за отказ в подобни ситуации.

Източник: Masaki MIKAMI (Marks IP)

Диего Марадона осъди Dolce & Gabbana за нерегламентирано използване на името му

Съдът в Милано, Италия, се произвесе по дело между легендарният футболист Диего Марадона и известната модна къща Dolce & Gabbana.

Спорът касае събитие организирано от Dolce & Gabbana, което чества историята и символите на Неапол.

По време на това събитие модел представя футболна фланелка с номер 10 и името на Марадона. Причината за това е факта, че той е играл за местия отбор на Неапол през 80-те години на 20в., в който отбор е изградил името си, като един от най-добрите играчи в света.

Диего Марадона обаче не е информиран за това използване на неговото име и завежда съдебно дело срещу Dolce & Gabbana.

Според италианското законодателство (член 8(3) от The Italian Industrial Property Code ), имената на известни личности за закриляни при търговското им използване дори и да не са регистрирани, като търговски марки.

Съдът в Милано се произнася в полза на Марадона. Причината е че Dolce & Gabbana е трябвало да попитат дали бившият футболист иска името му да бъде включено в това събитие, което не е било направено.

Това създава риск потребителите да приемат, че между известната личност и компанията има налични търговски отношения за използване името на известния футболист с рекламна или промоционална цел, като Dolce & Gabbana  се възползват от името и репутацията на Диего Марадона.

Фактът че причината за използването на името е с цел да представи историята на града и да отбележи важни моменти от неговото развитие е без значение, ако потребителите могат да бъдат въведени в заблуждение.

Съдът отсъжда 78 000 долара обезщетение.

Източник: WIPR.

Дали "MALLE" означава Майорка?

EUIPO излезе наскоро с решение по отношение на това дали думата MALLE може да бъде разбрана, като географското наименование за Майорка.

Казусът касае регистрирана европейска марка MALLE  в класове 9, 35, 38 и 41. След като получава регистрация на тази марка нейният притежател започва да притиска всеки, който използва това име във връзка с посочените стоки и услуги.

Проблемът е че MALLE  е често използвана дума в разговорният език в Германия за Майорка.

Поради тази причина е подадено искане за заличаване регистрацията на марката на абсолютни основания - обозначаване на географски произход.

EUIPO излиза с решение за заличаване на марката. Според ведомството предоставеният доказателствен материал (множество медийни публикации в продължение на десетилетия) показва безспорно, че потребителите в Германия използват думата MALLE за идентификация на остров Майорка.

Фактът че думата има значение само за една страна от Европейския съюз е достатъчно за да се приеме, че тя е неотличителна във връзка с посочените стоки и услуги.

В момента има сходно производство и срещу национална марка MALLE  в Германия.

Източник: Yvonne Draheim - Hogan Lovells за Lexology

5 ключови стъпки за пазарното оцеляване на всяка фирма от гледна точка на интелектуална собственост

Във времена на криза и борба за продажби, това което отличава продуктите и услугите на една компания от останалите на пазара е ключово за нейният успех.

В немалка част тези отличителни елементи могат да бъдат вид интелектуална собственост - търговски марки, изобретения, дизайни, домейни, различни произведения и др.

Въпросът е дали тези обекти на интелектуална собственост са управлявани подходящо, така че да генерират ползи за компанията притежател или не.

В случай на лошо управление или липса на такова компанията може да претърпи редица загуби, включително и на пазарни дялове.

Поради това по-големите компании имат създадена организация за управление на интелектуалната им собственост.

При по-малките фирми обаче това не винаги е възможно поради по-малките ресурси за целта.

Въпреки това има определени действия, които всяка фирма би могла за предприеме за да управлява по-добре своята интелектуална собственост. Някой от стъпките за това могат да бъдат:

1. Провеждане на одит за обекти на интелектуална собственост - целта е компанията да събере информация за това което притежава. Например тя може да пордава продукти с определено име но то да не е регистрирано, като марка. Друг пример е за ноу-хау в компанията, което й дава предимсдтва спрямо конкурентите но което не е защитено добре от недобросъвестно използване. 
2. Оценка на ключовите обекти на интелектуална собственост, които генерират продажбите на компанията - водеща марка, изобретение, отличителен външен вид на продукти, софтуер и тн.
3. Предприемане на действия по защита на тези обекти - подаване на заявки за марки, или промишлени дизайни, регистрация на домейни и тн. Някои обекти, като например софтуерни решения получават автоматична защита от закона за авторското право но в определени случаи ако тези решения са свързани с постигане на конкретен технически резултат те могат да бъдат защитени и с патент.
4. Създаване на база данни за защитените обекти с цел следене на техния статус и предприемане на допълнителни действия по защита ако това се налага.
5. Осъществяване на сделки с тези обекти - притежаваната интелектуална собственост може да има стойност, която да е от интерес и за други пазарни участници. Това може да бъде добра опция за сключване на лицензионни споразумения, които да генерират допълнителни приходи за компанията притежател.

Всички тези действия могат да бъдат осъществени във всяка една фирма, за някой от тях може да се изисква консултация от външен експерт в областта на защита на интелектуална собственост, но като цяло дори и минимални действия от страна на всяка една компания биха били изключително полезни за нейното пазарно присъствие.

Таргетираните потребители са ключови при казуси с нарушаване на права върху марки в ЕС

Английската компания AMS Neve за аудио техника завежда съдебно дело срещу испанската компания Heritage Audio за нарушаване на права върху търговска марки и нелоялна конкуренция.

Казъсът касае продажба на имитиращи продукти с марка 1073 от страна на испанската компания. Продажбите не се осъществяват директно във Великобритания но са достъпни до потребителите в страната чрез интернет сайт, социални мрежи и имайли.

Според испанската компания в случая не е налице нарушаване на права, тъй като продуктите не са предлагани директно във Великобритания. Поради тази причина според компанията съдът в страната няма юрисдикция да се произнася по този казус.

Съдът във Виликобритания се обръща към Европейски съд относно въпроса с юрисдикцията при нарушаване на права върху марка чрез продажби в интернет.

Според решението на Европейския съд е без значение, къде е ситуиран нарушителят или къде са осъществени продажбите. Най-важният елемент в онлайн търговията при подобни случаи е кои потребители са били таргетирани.

В случая интернет сайта, социалните мрежи и рекламите предлагани от испанската компания таргетират потребители във Великобритания. Поради тази причина притежателят на търговската марка има право да заведе съдебно дело за нарушение на неговите права и съдът в страната има право да се произнесе по него.

Източник: Nina Goodyear - Taylor Wessing за Lexology.

Слоганът “WE'RE ON IT” не може да бъде търговска марка в ЕС

Общият съд на Европейския съюз се произнесе по дело T-156/19 Koenig & Bauer AG  срещу EUIPO.

Казусът касае опит за регистрация на словна европейска марка “WE'RE ON IT” за класове 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, касаещи различни машини за принтиране и свързаните с тях услуги.

EUIPO отказва да регистрира марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Според ведомството слоганът е широко използван, не е оригинален и има конкретен смисъл за потребителите, които ползват английски език - "Ние ще се погрижим за това" или "Ние работим по това".

Решението е обжалвано пред Общия съд, който го потвърждава. Според съда, въпросният слоган има рекламен характер и представлява съобщения към потребителите във връзка с предлаганите стоки и услуги.

Фактът че изразът “WE'RE ON IT” може да има и други значения не преодолява липсата му на отличителност по отношение на посочените класове стоки и услуги.

Източник: Flavia Tamburrini (Trevisan & Cuonzo ) за Lexology.

Защо Totu не е сходно на Totto?

Общият съд на ЕС се произнесе по спор между заявена европейска марка TOTU за клас 18 със следното изображение:

и по-ранна марка TOTTO със следната визия:

EUIPO отхвърля опозицията считайки марките за несходни. При обжалването Апелативният борд потвърждава това становище приемайки марките за различни във визуално, фонетично и концептуално естество.

Заявителят обжалва пред Общия съд на ЕС с довода, че в заявката си за марка е посочил словна част TOTU, която неминуемо е сходна най-малкото фонетично на TOTTO за идентични стоки, което създава нужната степен на сходство.

Съдът отхвърля този довод. Посочването какво означава графичната част в заявка за европейска марка е единствено за целите на заявяването и експертизата.

Сходството между знаците се основава на възприемането на марките от средния потребител.

От тази гледна точка, потребителят не бил разпознал директно думата TOTU в заявената марка поради особеностите на представянето й. С оглед на това възможността за възникване на объркване в потребителското съзнание не е налице.

Източник: Önder Erol Ünsal за Lexology.

Google загуби спор срещу търговска марка NYAN TUBER в Япония

Google загуби казус по отношение опит за заличаване на японска марка “NYAN TUBER”, изписана на японски в Katakana, за услуги свързани с домашни любимци в класове 35 и 42:

Според Google тази регистрирана марка напомня на You Tuber, термин станал популярен по цял свят за човек, който има видео канал в платформата Youtube.

От своя страна японската компания пиртежател на марката заявява, че използването на Tuber е широко разпространена практика от хора, които качват съдържание на платформата и не може да бъде търговска марка притежание на Youtube.

В случая първата част от марката NYAN означава звукът издаван от котките (Мяу) на японски. Тоест потребителите ще свържат името с канал за котки в Youtube.

Според патентното ведомство на страната You Tuber е генеричен термин използван масово от потребителите на Youtube, поради което не може да представлява търговска марка сам по себе си.

Довод за това е и факта, че Google не притежава регистрирана марка за You Tuber.

Дори обаче и да се приеме, че този термин може да бъде марка то той не е объркващо сходен на NYAN TUBER поради съществените разлики между думите YOU  и NYAN.

Източник: Masaki MIKAMI - Marks IP Law Firm.

Off-White може да бъде търговска марка в ЕС

Американската модна компания Off-White успя да се пребори за регистрацията на следната своя заявена европейска марка:

Посочените класове в заявката са:

• Клас 3, включително сапуни за лична употреба, парфюмерия и одеколон;
• Клас 9, включително очила и слънчеви очила;
• Клас 14, включително бижута, ръкавели и часовници; и
• Клас 20, включително възглавници и възглавници.

Срещу тази заявка EUIPO постановява отказ на абсолютни основания - член 7(1)(b) и (c) от Регламент 2017/1001. Думата OFF-WHITE, която има значение на цвят близък до бялото със сив или жълт оттенък, е описателна и неотличителна за посочените стоки.

Наличието на графични елементи не е достатъчно за да преодолее липсата на отличителност защото тези елементи са прекалено семпли.

Апелативният борд на EUIPO потвърждава отказа за стоките от класове 9 и 20, както и за „часовници, стенни часовници, хорологични и хронометрични инструменти; каишка на часовник; презентационни кутии за часовници; и бижута „и скъпоценни камъни; и полускъпоценни камъни ”в клас 14.

При обжалването Общият съд на ЕС обаче отменя решението на ведомството. Според съдът цветът може да бъде описателна характеристика на една стока само и единствено, ако е присъща и постоянна негова черта.

За посочените стоки, съдът приема, че това не е така, тъй като тези стоки могат да бъдат представяни в различни цветове и този конкретен цвят не е основна разпознаваема характеристика за тях.

В допълнение съдът приема, че цветът не може да добави естетическа стойност към продукта, поради която потребителите да го предпочетат. Причината е че цветовете са обект на субективна преценка и не могат да гарантират подобна стойност за всеки потребител.

Източник: IPKat.

Land Rover загуби съдебно дело относно опит да регистрира формата на свои джипове, като търговски марки

 Jaguar Land Rover загуби съдебно дело относно опит за регистрация на следните трийзмерни търговски марки във Великобритания в клас 12 за своите модели автомобили Land Rover Series 1, Series 2, Defender 90 and Defender 110:

Add caption

Макар тези заявки да са допуснати от UKIPO първоначално, срещу тях е подадена опозиция от страна на Ineos Industries на основание:

• формите не са били в състояние да бъдат регистрирани, като търговски марки;
• липса на присъща отличителнана знаците;
• формите са станали обичайни в установената търговска практика;
• формите произтичат от естеството на самите стоки и / или са необходими за постигане на технически резултат и / или придаване на значителна стойност на самите стоки;
• регистрацията би била в противоречие с обществения интерес; и
• заявленията са подадени недобросъвестно.

Патентното ведомство приема, че формите на представените автомобили са неотличителни. Макар някои от техните детайли да са уникални в сравнение с други модели, взети в тяхната цялост те не са отличителни за обикновения потребител, тъй като представляват типичната класическа форма на джип.

Предоставените доказателства за придобита отличителност не показват по безспорен начин, че потребителите възприемат самата форма на автомобилите, като търговска марка, извън връзката им със словните марки Land Rover и Defender.

Според ведомството подобни заявки за марки могат да са подадени и недобросъвестно, тъй като е видно, че целят монопол върху разпространена форма за автомобил.

Съдът потвърждава решението на UKIPO, като приема, че формата на автомобилите е неотличителна поради, което не може да представлява знак за търговски източник в съзнанието на потребителите.

Източник: Automotive News Europe.

Кога информация в сайтове не нарушава права върху търговска марка?

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑684/19 mk advokaten GbR срещу MBK Rechtsanwälte GbR, което касае следния казус:

Адвокатско дружество „MBK Rechtsanwälte“, установено в Мьонхенгладбах (Германия), притежава германска марка, състояща се от фирмата на това дружество, „MBK Rechtsanwälte“. Тази марка е регистрирана за правни услуги.

„mk advokaten“, установено в Клеве (Германия), също е адвокатско дружество. Първоначално то извършва дейността си под фирма „mbk Rechtsanwälte“ и под съответната фирма на нидерландски език „mbk advokaten“. След иск за установяване на нарушение на права върху марка, предявен от „MBK Rechtsanwälte“, обаче с решение от 17 октомври 2016 г. Областен съд Дюселдорф, Германия забранява на „mk advokaten“ да използва, под страх от налагане на имуществена санкция, групата букви „mbk“ в търговската дейност, за правни услуги. Това решение е влязло в сила.

Впоследствие се оказва, че ако се използва управляваната от дружество „Google“ интернет търсачка, при въвеждане на израза „mbk Rechtsanwälte“ излизат няколко справочни интернет сайта на предприятия, като уебсайта www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, в които е поместена обява за правните услуги на „mk advokaten“.

Тъй като счита, че така е доказано, че наложената от Областен съд Дюселдорф забрана не е спазена, „MBK Rechtsanwälte“ иска от тази юрисдикция да наложи имуществена санкция на „mk advokaten“.

По отношение на обявите в интернет дружество „mk advokaten“ твърди в своя защита, че единствено се било записало в онлайн указателя „Das Örtliche“ и че с решението от 17 октомври 2016 г. на Областен съд Дюселдорф то заличило този запис за всеки знак, съдържащ групата от букви „mbk“. „mk advokaten“ смята, че няма никакво друго задължение, защото никога не било искало да фигурира на други уебсайтове.

Областен съд Дюселдорф уважава искането на „MBK Rechtsanwälte“. Тази юрисдикция констатира, че поместената на въпросните уесайтове обява облагодетелства „mk advokaten“ и се базира на обявата, която последното дружество е възложило да се помести в указателя „Das Örtliche“. Тя налага имуществена санкция на „mk advokaten“, тъй като след решението от 17 октомври 2016 г. то заличило само публикуваната в този указател обява.

„mk advokaten“ обжалва това решение пред запитващата юрисдикция, Върховен областен съд Дюселдорф, Германия.

Според последната юрисдикция разрешаването на спора, поставен за разглеждане пред нея, зависи от тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95.

Тя посочва, че съгласно постоянната германска съдебна практика, когато поместена на уебсайт обява нарушава право на другиго, поръчалото тази обява лице е длъжно не само да я заличи от този уебсайт, но и да провери с помощта на обичайните търсачки дали оператори на други уебсайтове не са възпроизвели посочената обява, и ако това е така, да направи сериозен опит за заличаването на тези последващи записи.

Според нея тази съдебна практика изхожда от съображението, че всяко показване на обявата облагодетелства лицето, чиито стоки или услуги се рекламират по този начин. Ето защо при нарушение на право на другиго това лице трябва да предприеме необходимите действия, за да се заличат всички срещания на съответната обява в интернет.

Запитващата юрисдикция има съмнения дали тази германска съдебна практика е съобразена с принципите, които произтичат от решение от 3 март 2016 г., Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), тъй като по нейно мнение в него Съдът е възприел друг подход по отношение на обяви, засягащи чужда марка. Този подход би могъл да се пренесе към делото, поставено за разглеждане пред запитващата юрисдикция.

Тя посочва, че наистина по делото, по което е постановено цитираното решение на Съда, обявата, предмет на разглеждания по това дело спор, най-напред е била законосъобразна, докато по настоящото дело обявата, която „mk advokaten“ е поръчало да бъде публикувана онлайн, изначално нарушава чужда марка. Според нея значението на тази разлика за тълкуването на термина „използване“ по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95 обаче не изглежда ясно.

При тези обстоятелства Върховен областен съд Дюселдорф решава да спре производството по делото и да постави следния преюдициален въпрос на Съда:

„Извършва ли трето лице, споменато в публикуван на уебсайт запис, който съдържа знак, идентичен с марка, използване на тази марка по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2008/95, ако записът не е бил поместен там от самото трето лице, а е бил взет от оператора на уебсайта от друг запис, който третото лице е поместило по увреждащ марката начин?“

Решението на съда:

Член 5, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че лицето, което извършва търговска дейност и е възложило да бъде поместена на уебсайт обява, нарушаваща чужда марка, не използва идентичния с тази марка знак, когато операторите на други уебсайтове възпроизвеждат тази обява, като по своя инициатива и от свое име я публикуват на тези други сайтове.

Hugo Boss загуби опозиция срещу заявка за европейска марка BOSS SHOT

Hugo Boss загуби опозиция срещу заявена европейска марка 'BOSS SHOT' в класове 30 (ароматизанти за храна) и 34(електронни цигари).

Срещу тази марка компанията противопоставя по-ранна марка BOSS в класове 14 (бижута от благородни метали, часовници и часовници) и 25 (дрехи, колани, шалове, аксесоари, вратовръзки, ръкавици и обувки). Претендирана е и марка с репутация.

EUIPO приема, че двете марки са сходни поне в средна степен, поради идентичният първи елемент.

По отношение на стоките, ведомството приема, че те са напълно различни. Hugo Boss акцентира, че част от стоките са допълващи се, например понякога бижутата могат да се продават на едно място заедно с електронни цигари, които стоки са част от лайфстайла на потребителите.

Според EUIPO това не е така. Въпросните стоки са различни, както в начина и целите си на потребление, така и по отношение на тяхното производство и дистрибуция.

По отношение на претендираната репутация, макар ведомството да приема, че тя е доказана то изискванията на член 8(5) от Рекламента за марки на ЕС не са изпълнени.

Според тях, за да може да се претендира объркващо сходство за несвързани стоки на база налична репутация, то марките трябва да са идентични или сходни, репутацията трябва да е доказана, както и трябва да има несправедливо облагодеталстване от използването на репутацията.

В случая тъй като въпросните стоки нямат никаква връзка помежду си, ведомството приема, че потребителите няма да направят връзка с марката на Hugo Boss, съответно няма да има негативни последици за нейната репутация.

Източник: IPKat.

Lego спря опит за регистрация на марка LEGNOLAND в ЕС

Апелативният борд на EUIPO се произнесе по казус със следната заявена европейска марка за клас 28 -  играчки, игри, спортни артикули и декорации за коледни елхи:

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Lego на база по-ранни марки LEGO и  LEGOLAND в клас 28, за които е предентирана и налична репутация.

Опозиционият състав отказва регистрация на марката. При обжалването това прави и Апелативния борд.

Основният спорен елемент в казуса е доводът на заявителя, че първата част от марката му означава дърво на италийнски (Legno), поради което марката има смисъл на играчки направени от дърво. Това допринася за разграничението с по-ранните знаци.

Според EUIPO обаче, факта че първата част от марката има смисъл на един от езиците на ЕС не е достатъчен за да преодолее наличното сходство. За повечето потребители думата LEGNOLAND е лишена от значение. 

С оглед на факта, че тя е сходна визуално и фонетично на LEGO и най-вече на LEGOLAND за идентични и сходни стоки, и наличната репутация на по-ранните марки, е налице за възможност за объркване на потребителите по отношение на двата знака.

Този казус е добър пример за това, че значението на една дума на един език не може да бъде достатъчно основание за разграничение между два знака особено в светлината на европейските марки.

Източник: IPKat.

"Perfect Bar" не може да бъде европейска марка

Американската компания Perfect Bar LLC заявява следната европейска марка в клас 05 - различни хранителни храни като енергийни барове и хранителни добавки:

EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания - описателност и липса на отличителност за посочените стоки.

При обжалването Общият съд на ЕС потвърждава това решение. Според съда знакът не е достатъчно отличителен за да представлява търговска марка. Наличните графични елементи имат единствено декоративна функция и не допринасят за създаване на отличителен характер.

При заявяване на неотличителни знаци има две основни опции за получаване на защита. Едната е комбиниране на неотличителния елемент с отличителни такива. Ако тези елементи не са такива, както е в този случай, то марката отново може да бъде отказана.

Другата основна опция е доказване на придобита отличителност на знакът към момента на подаване на заявката. Този вариант обаче изисква предоставяне на доказателства за пазарно използване на марката в период от време в който потребителите са започнали да я разпознават, като такава.

Източник: Frouke Hekker -  Novagraaf - for Lexology.