Спор за марка LE MANS в Япония и връзката й с известното автомобилно състезание

Патентното ведомство на Япония се произнесе по спор за търговски марки свързан с известното автомобилно състезание в света - 24 часа на Льо Ман.

Причината за казуса е заявена национална марка в Япония за “Le mans de elegance” в клас 25 - облекло, жартиери, тиранти за чорапи, презрамки [тиранти] за облекло, колани, обувки, маскарадни костюми, спортни обувки, дрехи за спорт.

Срещу тази марка е подадена опозиция от AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (ACO) на основание по-ранни марки за LE MANS също в клас 25.

Според АСО претежаваните от тях марки  LE MANS са известни сред потребителите във връзка с най-старото автомобилно състезание в света “24 hours of Le Mans”. С оглед на факта, че частта de elegance от заявената марка има описателно значение за стоките от клас 25, то в останалите си части марките са идентични. Компанията изтъква, че има връзка между автомобилни състезания и облеклата, като цитира практика по въпроса.

Японското патентно ведомство обаче отхвърля опозицията. Според него доказателствата за известност касаят изразът “24 hours of Le Mans”, а не частта LE MANS. 

Сравнявайки знаците, ведомството приема, че те не са сходни досатъчно във визуално, фонетично и концептуално естество, още повече че Le Mans насочват към град във Франция.

Източник: Masaki Mikami, Marks IP Law Firm.

Футболни мачове и интелектуална собственост - решения на Върховния съд на Испания

Върховният съд на Испания се произнесе наскоро по две съдебни дела касаещи предаване на спортни състезания и връзката им с правата на интелектуална собственост.

В първото дело, испанската футболна федерация La Liga съди две медии Atresmedia S.A. и Mediaset S.A. за това, че използват кадри и снимков материал от излъчвани футболни мачове в страната, за които има подписани ексклузивни договори за предаване с друга компания.

Според съда медиите имат право на достъп но подобни спортни мероприятия, тъй като те са от обществен интерес. Те имат и право да правят снимки и да излъчват кратки видео записи от мачовете с информативна цел, като това не се счита за нарушаване на правата за излъчване на фотболните срещи.

Според второто решение на Върховния съд, предаването на футболни мачове в барове не представлява престъпление срещу права на интелектуална собственост, в частност авторско право, тъй като футболната игра, като такава не попада в определението на литературни, научни или художествени произведения. Според съда фотболният мач не представлява изпълнение на такива произведения. Поради това подобно излъчване трябва да бъде обхванато от потенциално нарушаване на пазарни или потребителски права съобразно испанското законодателство.

Източник: EUIPO.

Zara загуби спор за търговска марка с бутик във Великобритания

Понякога споровете за търговски марки между две страни могат да бъдат определени, като сблъсък между Давид и Голиат с оглед различната позиция и възможности на страните.

Такъв е и казуса между малък собственик на бутик в Англия и международната верига за продажба на дрехи Zara.

Amber Kotrri е собственик на малък бутик наречен ‘House of Zana’, за което име е заявена и търговска марка в Англия.

Срещу тази марка е подадена опозиция от ZARA на основание по-ранна марка за идентични и сходни стоки и услуги. В допълнение е претендирана и репутация на марка ZARA в страната.

Ведомството отчита доводът на г-жа Kotrri, че нейната марка се свързва с албанската дума за феи, но приема, че той не е известен на потребителите в страната.

Ведомството приема че думите ZANA и ZARA са сходни в определена степен но това не е достатъчно да се обослови цялостно сходство между марките, тъй като допълнителните елементи HOUSE OF създават различно впечатление в заявената марка, която се различава от това при по-ранната марка.

Според ведомството асоциативната връзка между двете марки е достатъчно слаба за да не доведе до увреждане на репутацията на марката на ZARA чрез опетняване или замъгляване.

Източник: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP - Kelly Saliger за Lexology.

Когато продуктите не са от Ирландия марката може да бъде недобросъвестно заявена

Общият съд на Европейския съюз се произнесе по дело  T-306/20 - Hijos de Moisés Rodriguez Gonzàlez SA срещу EUIPO, Ireland and Ornua Co-operative Ltd. Делото има следната предистория:

През 2013 г. испанската компания Hijos de Moisés Rodriguez Gonzàlez SA подава заявка за следната европейска марка:

На 3 януари 2014 г. заявената марка е регистрирана за следните стоки, които спадат към клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини“.

На 7 януари 2015 г. Ирландия и встъпилата страна, Ornua Co-operative (чието наименование преди това е било Irish Dairy Board Co-operative Ltd), подават искане за обявяване на спорната марка за недействителна за всички стоки по-горе.

В искането за обявяване на недействителност се твърди, че марката има заблуждаващ характер съгласно разпоредбите на член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент 2017/1001) и че регистрацията ѝ е поискана недобросъвестно по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001).

С решение от 15 юни 2016 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност в неговата цялост. Той приема, че член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009 не е приложим, доколкото заблуждаващият характер на спорната марка трябва да се установи към датата на заявката ѝ. В конкретния случай всяко евентуално въвеждане в заблуждение произтичало от използването на тази марка след изтичането на срока на търговското споразумение, сключено между жалбоподателя и встъпилата страна, което е било в сила от 1967 г. до 2011 г. Такова положение обаче било изрично посочено в основанието за отмяна, предвидено в член 51, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001). Отделът по отмяна отхвърля и довода, повдигнат на основание член 52, параграф 1, буква б) от този регламент, като приема, че от факта, че заявлението за спорната марка е било подадено след прекратяване на търговското отношение с встъпилата страна, не може да се направи извод, че то е било подадено недобросъвестно.

На 12 август 2016 г. Ирландия и встъпилата страна подават жалба до EUIPO срещу решението на отдела по отмяна.

С решение от 6 декември 2017 г. президиумът на апелативните състави връща делото за разглеждане от разширения апелативен състав.

В обжалваното решение разширеният апелативен състав на EUIPO приема, че към датата на подаване на заявката за регистрация спорната марка е била използвана по заблуждаващ начин. Той констатира също, че регистрацията ѝ е била заявена недобросъвестно. Поради това той отменя решението на отдела по отмяна и обявява спорната марка за недействителна.

Според Борда, заявената марка ще подтикне потребителите да мислят, че продуктите идват от Ирландия, което в действителност не е така.

Това решение е обжалвано пред Общия съд.

Съдът отменя първата част от решението на Апелативния борд, тъй като заблуждаването относно географски произход трябва да бъде разгледано към момента на заявяване на марката. Въпреси това отхвърля жалбата, тъй като приема марката, като недобросъвестно заявена.

Причината е че страните по производството са имали дългогодишни отношения, като испанската компания е внасяла ирландско масло с марката. Едва след края на търговските отношения, компанията е заявила своя европейска марка, която се възползва от асоциациите свързани с внасяните през годините ирландски продукти. По този начин заявителя може да заблуди потребителите, че предлаганите под марката стоки отново са от Ирландия, което може да не отговаря на истината.

Според решението:

В случая, на първо място, що се отнася до заблуждаващото използване на спорната марка, страните не оспорват, че в продължение на десетилетия жалбоподателят е продавал в рамките на договорното си правоотношение с встъпилата страна масло с ирландски произход с тази марка, че след прекратяването на посоченото правоотношение той е продължил да продава хранителни продукти с посочената марка, както и че значителна част от тях, включително млечни продукти и колбаси, не са били с ирландски произход. Във всеки случай жалбоподателят не твърди, че всички стоки, които продава със спорната марка, са с произход от Ирландия.

С други думи, жалбоподателят е продавал стоки със спорната марка, въпреки че значителна част от тях не са били с ирландски произход и следователно не са съответствали на възприемането, което са имали за тях съответните потребители.

Всъщност, след като жалбоподателят разширява обхвата на използване на спорната марка по отношение на стоки, различни от масло с произход от Ирландия, испаноговорещите потребители, които представляват съответните потребители, е можело да бъдат въведени в заблуждение относно географския произход на тези стоки, тъй като са свикнали в продължение на десетилетия с поставянето на спорната марка върху масло с произход от Ирландия. Подобно поведение е индиция за недобросъвестност, доколкото показва, че към момента на подаване на заявката за спорната марка жалбоподателят неоснователно е искал да прехвърли предимството, извлечено от асоциирането с Ирландия, към стоки, които нямат такъв географски произход, по-специално след прекратяването на търговското му отношение с встъпилата страна, която му е доставяла ирландско масло.

Red Bull атакува успешно португалска марка с изображение на бик

Red Bull спечели казус касаещ изображение на бик със словна част, като интересното в случая е факта, че успешният край е постигнат на база налична репутация на притежаваните от компанията марки.

Две физически лица заявяват следната португалска марка през 2020 в класове 25 и 41:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Red Bull на основание серия по-ранни марки в същите класове, като за марките е претендирана и репутация:

Патентното ведомство отхвърля опозицията, тъй като приема марките за несходни.

При обжалването съдът отменя решението на ведомството. Според съда марките имат нужната степен на сходство. От една страна словните елементи Red Bull и Bulls са сходни във визуално, фонетично и концептуално отношение. Изображенията на бикове също са сходни. Имайки предвид доказаната репутация на по-ранните марки, която разширява обхвата на закрилата, съдът заключава, че марките са достатъчно сходни за да създадат объркване в потребителското съзнание.

Източник: Paulo Monteverde or Joana Cunha Reis for Lexology.

Apple загуби спор за търговска марка MAC в Япония

Интересно решение относно спор между търговски марки в Япония показва нагледно трудностите при защитата на известни марки в международен аспект.

Японска компания заявява словна марка MACLOGIC в страната за класове 9 и 43 - свързани с компютърен софтуер и дизайн.

Срещу тази марка е подадена опозиция от Apple Inc на основание по-ранна известна марка MAC за лаптопи и операционни системи. Според компанията заявената марка е сходна на по-ранната, тъй като водещият й елемент е частта MAC, която съвпада с по-ранната известна марка. Поради това се създава опастност от възникване на объркване в потребителското съзнание относно търговския източник на стоките и услугите.

Според патентното ведомство на Япония, обаче марките не са сходни нито във фонетично нито в визуално и концептуално естество. По отношение цитираната известност на по-ранната марка, ведомството приема, че тя е налична в определена степен но само за определен кръг потребители, не и за потребителите в страната, като цяло. С оглед на това опозицията е отхвърлена.

Интересното в това решение е разграничаването между релевантните потребители и всички потребители, като се приема, че за да е известна марката то тя трябва да е такава за широкия кръг от хора.

Източник: Masaki MIKAMI, Marks IP Law Firm.

Може ли всеки да регистрира европейска марка за известна в друга страна лотария?

Заявяването на търговска марка по недобросъвестен начин може да застраши нейната бъдеща правна закрила, тъй като законодателството в ЕС предоставя възможност за заличаване на подобни марки.

Интересен пример в това отношение е регистрирана европейска словна марка за "Powerball", притежание на фирмата за онлайн залагания Lottoland.

Както е известно Powerball е американска лотария, която е една от най-популярните в света с рекорден награден фонд от 1.5 милиарда долара. Лотарията се организира от Multi-State Lottery Association, чиято европейска марка е била отменена поради неизползване.

В последствие, ситуираната в Гибралтар компания Lottoland регистрира своя европейска марка в класове 35, 41 и 42.

Марката е атакувана с искане за заличаване от Multi-State Lottery Association на основание недобросъвестна заявка. Според асоциацията целта на Lottoland  е да се възползва от репутацията на лотарията, като заблуди потребителите относно това, че те правят залози свързани с истинсакта лотария. Освен това се цитират и други притежавани от компанията марки касаещи лотарии, като EuroMillions и EuroJackpot, които не се организират и провеждат от Lottoland.

Според гибралтарската компания, Powerball няма доказана репутация в Европа, не се използва на територията на континента и потребителите не могат да бъдат въведени в заблуждение.

EUIPO обаче заличава марката, приемайки че нейното заявяване е недобросъвестно, като за това не е необходимо марката да е популярна в ЕС. Според ведомството с действията си Lottoland  се опитва да блокира реалният притежател на марката от нейното използване в Европа, както и всички останали пазарни участници.

Източник: FRKelly - Adam Flynn for Lexology.

Дали неотличителните елементи правят търговските марки слаби?

Общото изискване за регистрация на търговски марки е те да бъдат отличителни знаци, които да не описват характеристиките на посочените в заявките стоки или услуги.

Въпреки това е възможно неотличителни знаци да бъдат регистрирани, като търговски марки стига те да са комбинирани с друг отличителен елемент, като текст, цвят, графични елементи и тн.

Проблемът на такива търговски марки е че тяхната защита е по-слаба в частта на неотличителния елемент, които остават на разположение за използване и от други пазарни участници в повечето от случаите.

Пример за минусите от защитата на подобни марки е казус от Дания между следните две търговски марки за стоките от клас 5:

срещу

Според съда в Дания двете марки не са объркващо сходни. Елементите YUMMY и YUMMI се разбират от потребителите, като хвалебствени определения за вкусни продукти. Разликата в последната буква на YUMMI не е достатъчна за да преодолее това разбиране на думата, имайки предвид доброто познаване на английския език в страната. Поради това думите са лишени от отличителност.

По отношение на останалите думи в марките, GUMMI е съкращение на датски за плодова дъвка и е ниско отличителна, докато VITA има значение на живот. 

С оглед на това марките са приети за несходни дори и при наличие на сходни стоки.

Източник: Louise Thorning Ahle за Kluwer Trademark Blog.

Кога има недобросъвестност при нова регистрация на стари марки с прекратена защита - решение на Общия съд на ЕС

Възможно ли е марка, чиято регистрация е прекратена отдавна, да бъде регистрирана от друго лице и дали това ще се възприеме, като недобросъвестна практика?

Общият съд на Европейския съд излезе с позиция по този въпрос по дело T‑250/21 Ladislav Zdút срещу EUIPO, което има следната предистория:

На 6 май 2013 г. Ladislav Zdút подава заявка за регистрация на следната европейска марка 

Стоките, за които е поискана регистрацията, са:

– клас 18: „Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри и слънчобрани; бастуни“;

–  клас 24: „покривки за легла; покривки за маси“;

– клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“.

Марката е регистрирана на 31 октомври 2014 г. под номер 11794112.

На 17 юни 2019 г.  г‑жа Isabel Nehera, г‑н Jean-Henri Nehera и г‑жа Natacha Sehnal, подават искане за обявяване на недействителност на посочената марка в съответствие с разпоредбите на член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 за всички стоки, обозначени с тази марка. Те твърдят, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка. Те посочват по-специално, че през 30‑те години на миналия век дядо им, г‑н Jan Nehera, е създал предприятие в Чехословакия, търгуващо с дрехи и аксесоари, подал е заявка и е използвал национална марка, идентична на спорната (наричана по-нататък „старата чехословашка марка“).

С решение от 22 април 2020 г. отделът по отмяна на EUIPO отхвърля искането за обявяване на недействителност с мотива, че недобросъвестността на жалбоподателя при подаването на заявката за регистрация на спорната марка не е доказана.

На 15 юни 2020 г. встъпилите страни подават жалба пред EUIPO на основание на членове 66—71 от Регламент 2017/1001 срещу решението на отдела по отмяна.

С обжалваното решение втори апелативен състав на EUIPO уважава жалбата на встъпилите страни, отменя решението на отдела по отмяна и обявява спорната марка за недействителна.

По същество апелативният състав отбелязва, че старата чехословашка марка е била добре позната и е била реално използвана в Чехословакия през 30‑те години на миналия век. Той констатира, че жалбоподателят е знаел за съществуването и известността както на г‑н Jan Nehera, така и на старата чехословашка марка, която е запазила определена остатъчна репутация. Апелативният състав посочва също, че жалбоподателят се е опитал да установи връзка между него самия и тази марка. При тези обстоятелства той приема, че намерението на жалбоподателя е било да извлече неоснователно полза от репутацията на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка. От това той заключава, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка.

Решението е обжалвано.

Според съда, фактът че една марка е била регистрирана в миналото и е имала репутация не означава автоматично, че нова заявка за същата марка е недобросъвестна.

Необходимо е репутацията на старата марка да бъде налична сред потребителите към момента на подаване на заявка за новата марка, както и да се докаже възползване от тази репутация.

Според съда:

Следва обаче да се припомни, че съгласно съдебната практика съществуването на връзка в съзнанието на съответните потребители между по-късна марка и по-ранен знак или по-ранно име не е достатъчно само по себе си, за да се направи извод за наличие на несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранния знак или по-ранното име.

Освен това следва да се отбележи, че понятието за несправедливо облагодетелстване от репутацията на знак или име се отнася до хипотезата, при която трето лице следва примера на по-ранен знак или по-ранно име с репутация, за да се ползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя или ползвателя на този знак или на това име за създаване и поддържане на имидж на посочения знак или посоченото име (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑487/07, EU:C:2009:378, т. 49).

В случая обаче жалбоподателят твърди, без това да се оспорва от EUIPO и от встъпилите страни, че през 2013 г. старата чехословашка марка и името на г‑н Jan Nehera са били напълно забравени от съответните потребители и че той самият е положил много усилия, време и парични средства, за да възстанови марката „Nehera“ и да популяризира историята на г‑н Jan Nehera и на неговото предприятие. От това следва, че жалбоподателят не само че не е използвал паразитно предишната репутация на старата чехословашка марка и на името на г‑н Jan Nehera, а напротив, положил е собствени търговски усилия, за да възстанови имиджа на тази марка и по този начин да възобнови със свои средства посочената репутация. При тези обстоятелства самият факт, че за популяризирането на спорната марка е направена препратка към историческия имидж на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка, не изглежда да е в противоречие с почтената производствена или търговска практика.

От друга страна, във всички случаи към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка старата чехословашка марка и името на г‑н Jan Nehera вече изобщо не са били предмет на правна защита в полза на трето лице (вж. т. 42 и 43 по-горе). От това следва, че низходящите и наследниците на г‑н Jan Nehera не са били носители на право, което може да бъде предмет на злоупотреба или да бъде присвоено от жалбоподателя. При това положение не е видно с подаването на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят да е имал намерение да извърши злоупотреба спрямо низходящите и наследниците на г‑н Jan Nehera или да си присвои твърдените от тях права.

На пето и последно място, EUIPO изтъква, че както е посочил апелативният състав в точка 36 от обжалваното решение, понятието за недобросъвестност не предполага непременно каквато и да било степен на морална укоримост.

В това отношение е достатъчно да се констатира, че съгласно цитираната в точка 23 по-горе съдебна практика понятието за недобросъвестност предполага наличието на непочтена нагласа или намерение. В случая обаче EUIPO и встъпилите страни не са доказали, че към момента на подаване на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят е имал непочтена нагласа или намерение.

От всичко изложено по-горе следва, че апелативният състав неправилно е приел, че жалбоподателят е имал намерение да извлече неоснователно полза от репутацията на г‑н Jan Nehera и на старата чехословашка марка, и въз основа на това е стигнал до извода, че жалбоподателят е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на спорната марка.

Puma спечели опозиция срещу сходна фигуративна марка в Япония

Masaki MIKAMI съобщава за интересен казус относно регистрация на фигуративни марки в Япония. 

Американската компания Strato Trading Group Inc заявява следната фигуративна марка за клас 25:

Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на немския концерн за спортна екипировка PUMA на основание следната по-ранна известна фигуративна марка също за клас 25:

Тази марка е използвана от компанията от 1958 година насам върху голяма част от спортните обувки предлагани от нея и се счита за едно от отличителното й означения на пазара. PUMA предоставя доказателства за наличие на репутация, като годишни продажби в размер на 15 милиарда йени (около 110 милиона долара) и 4% пазарен дял.

Според Патентното ведомство на страната знаците са силно сходни, като заявеният знак може да се приеме за обърната версия на по-ранният.

С оглед на сходните и идентични стоки, патентното ведомство приема, че е налице вероятност за объркване на потребителите по отношение на източника на предлагане на стоките, или най-малкото че той е свързан с PUMA, като компания.