Казусът с KitKat вдигна сериозно бариерата за доказване на придобита отличителност на европейска марка

Европейският съд излезе с дългоочаквано решение по съединени дела C‑84/17 P, C‑85/17 P и C‑95/17 P, Société des produits Nestlé SA срещу Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

Накратко делото касае заличаване на трийзмерна марка за шоколадово блокче притежание на Nestle на основание липса на отличителност.

Компанията предоставя доказателства за придобита такава, като първоначално EUIPO приема, че има доказана придобита отличителност.

В последствие обаче Общият съд на ЕС отменя това решение, като приема, че е нужно предоставяне на доказателства за придобита отличителност във всички държави членки. В случая Nestle не са предоставили такива доказателства за Белгия, Ирландия, Гърция и Португалия.

Според решението на съда:

Следователно, що се отнася до марка, която първоначално няма отличителен характер във всички държави членки, такава марка може да бъде регистрирана на основание на тази разпоредба само ако се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използване на цялата територия на Съюза (вж. в този смисъл решение от 24 май 2012 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, т. 61 и 63).

Действително в точка 62 от посоченото от Nestlé и EUIPO решение от 24 май 2012 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (C‑98/11 P, EU:C:2012:307), Съдът отбелязва, че макар наистина придобиването на отличителен характер от марката чрез използването ѝ да трябва да бъде доказано за частта от Съюза, в която първоначално тази марка не е имала такъв характер, би било прекомерно да се изисква такова придобиване да бъде доказано за всяка държава членка, взета поотделно.

Противно на твърденията на Nestlé и EUIPO обаче, от това съображение не следва, че когато дадена марка е лишена от присъщ отличителен характер в целия Съюз, за регистрацията ѝ като марка на Европейския съюз на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е достатъчно да се докаже, че е придобила отличителен характер чрез използването ѝ в съществена част от Съюза, макар това да не е доказано за всяка от държавите членки.

В това отношение следва да се подчертае разграничението между, от една страна, фактите, които трябва да бъдат доказани, а именно придобиването на отличителен характер чрез използването на знак, лишен от присъщ отличителен характер, и от друга страна, доказателствените средства, чрез които тези факти могат да бъдат доказани.

Всъщност никоя разпоредба от Регламент № 207/2009 не налага с отделни доказателства да се доказва придобиването на отличителен характер чрез използване във всяка държава членка, взета поотделно. Ето защо не може да се изключи, че доказателства за придобиването от даден знак на отличителен характер чрез неговото използване могат да бъдат релевантни по отношение на няколко държави членки, дори за целия Съюз.

По-конкретно, както отбелязва по същество генералният адвокат в точка 78 от заключението си, за някои стоки или услуги е възможно икономическите оператори да обединят няколко държави членки в рамките на една и съща мрежа за дистрибуция и да третират тези държави членки, по-специално от гледна точка на маркетинговите им стратегии, като че ли представляват един-единствен национален пазар. В този случай доказателства за използването на даден знак на такъв трансграничен пазар биха могли да бъдат релевантни за всички съответни държави членки.

Положението е същото, когато поради географската, културната или езиковата близост между две държави членки съответните потребители в първата от тях познават в достатъчна степен стоките или услугите, присъстващи на пазара на втората.

От тези съображения следва, че за целите на регистрацията на основание член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на марка, която първоначално е лишена от отличителен характер във всички държави — членки на Съюза, не е необходимо да се доказва за всяка държава членка, взета поотделно, че тази марка е придобила отличителен характер чрез използване, но представените доказателства трябва да позволяват да се докаже такова придобиване във всички държави — членки на Съюза.

Въпросът дали представените доказателства са достатъчни за доказване на придобиването от определен знак на отличителен характер чрез използването му в частта от територията на Съюза, в която този знак първоначално не е притежавал такъв характер, е свързан с преценката на доказателствата, която се осъществява, на първо място, от инстанциите на EUIPO.

Тази преценка подлежи на контрол от Общия съд, който, когато пред него е подадена жалба срещу решение на апелативен състав, единствен е компетентен да установява фактите и следователно да ги преценява. За сметка на това, освен в случай на изопачаване от Общия съд на доказателствата, които са му били представени, преценката на фактите не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (решение от 19 септември 2002 г., DKV/СХВП, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, т. 22 и цитираната съдебна практика).

Вярно е обаче, че ако след като са преценили всички представени им доказателства, инстанциите на EUIPO или Общият съд решат, че някои от тези доказателства са достатъчни, за да докажат придобиването от определен знак на отличителен характер чрез използването му в частта от Съюза, в която той първоначално не е притежавал такъв характер, и следователно за да обосноват регистрацията му като марка на Европейския съюз, те трябва ясно да посочат това свое решение в съответните си актове.

В разглеждания случай, от една страна, от изложените по-горе съображения следва, че без да допусне грешка при прилагане на правото, в точка 139 от обжалваното съдебно решение Общият съд е приел, че за целите на прилагането на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 в случая на марка, която е лишена от присъщ отличителен характер в целия Съюз, отличителният характер, придобит чрез използването на тази марка, трябва да бъде доказан за цялата тази територия, а не само за съществена или за по-голямата част от територията на Съюза, при което доказателствата могат да бъдат предоставени общо за всички съответни държави членки или поотделно за различни държави членки или групи от държави членки, но за сметка на това не е достатъчно този, който носи доказателствената тежест, да се ограничи до представянето на доказателства за такова придобиване, които не обхващат част от Съюза, дори тази част да е само една държава членка.

От друга страна, с оглед на същите съображения в точки 170—178 от обжалваното съдебно решение Общият съд правилно е приел, че в спорното решение е допусната грешка при прилагане на правото, доколкото апелативният състав е приел, че спорната марка е придобила отличителен характер чрез използването ѝ, поради което спрямо нея може да се приложи член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, без да се произнесе относно придобиването от тази марка на такъв отличителен характер в Белгия, Ирландия, Гърция и Португалия.

Обобщено това решение на Европейският съд повдига значително бариерата при доказване вторична отличителност на търговски марки на ЕС, тъй  като изисква доказателствата за това да касаят територията на целия съюз, макар да не е нужно да се предоставят такива за всяка отделна страна.

Как да регистрирам марка - сам или да търся помощ?

Martin Hendry (Virtuoso Legal ) публикува интересна и поучителна статия за Lexilogy, която обобщава вариантите, които един предприемач има при вземане на решение за регистрация на търговска марка.

Първата опция е съответният собственик на фирма да заяви сам своята търговска марка. Примерът разглежда собственик на компания за ВиК услуги, който иска да развие франчайз мрежа. С цел да спести пари, той избира марката и я заявява сам, без да ползва професионални услуги и без да прави предварително проучване и анализ дали неговата марка има шанс за регистрация. Междувременно той инвестира в рекламни материали и брандиране.

Резултатът е подадена опозиция срещу неговата марка от страна на друга компания с по-ранни права и финансови загуби в последвалата процедура пред Патентното ведомство.

Втората опция е избор на търговска марка и търсене на професионална помощ от представител по индустриална собственост, който прави предварително проучване и анализ дали посочената марка може да бъде регистрирана успешно и какви са рисковете за обратното.

В този случай заявителят прави по-голями разходи при заявяването но спестява значителни средства в последствие. Не трябва да се забравя, че ако избраната марка е идентична или сходна на вече регистрирана такава това може да доведе и до съдебни дела, които в определени случаи могат да доведат и до фалит на бизнеса.

А каква е вероятността да има идентична или сходна марка?

Отговорът е немалка. Само TMView базата данни на EUIPO съдържа над 48 милионна марки.

Изводът от статията не прокламира единствено търсенето на професионални услуги но и изграждането на предварителна стратегия, която всеки бизнес трябва да следва относно защитата на неговата интелектуална собственост. Именно такава стратегия увеличава шансовете за успех на съответната защита.

You Tube предлага нов софтуер за борба с нелегално съдържание

You Tube оповести нова инициатива целяща да подпомогне притежателите на авторски и сродни права срещу неразрешеното качване на тяхно съдържание в платформата.

Новото средство предлагано от компанията се нарича Copyright Match tool, което ще следи за повторно качване на идентично съдържание в платформата.

Когато софтуерът засече такова съдържание, лицето, което го качва ще има три опции: да го оттегли от платформата, да се свърже с лицето качило същото съдържание преди това или да поиска премахване на това съдържание.

You Tube правят уточнението, че за да бъде поискано премахване на съдържанието лицето, което иска това трябва да бъде реалният притежател на съответните права. Също така това лице ще трябва само да направи преценка дали неговото произведение не влиза в изключенията от защита.

Повече информация може да откриете тук.

Източник: TBO.

Bentley и Aston Martin катастрофираха в опозиция срещу японска марка

Патентното ведомство на Япония отхвърли опозиция подадена от BENTLEY MOTORS и ASTON MARTIN  срещу следната заявена японска марка заявена в клас 12:

Марката се използва от Toyota and Tsuburaya (компания създала супергероя Ultraman) за рекламни цели.

По-ранните марките посочени в опозицията срещу тази марка са:

Патентното ведомство приема, че макар по-ранните марки да се ползват с репутация сред потребителите те не са объркващо сходни на по-късната марка, тъй като се различават фонетично, визуално и концептуално. В допълнение ведомството приема, че потребителите не могат да бъдат въведени в заблуждение, както поради факта, че предлаганите стоки са скъпи, тоест изискват повишено внимание при покупка, така и поради това, че марките на Bentley и Aston Martin, макар и сходни, съществуват заедно на пазара от дълго време без да причиняват объркване.

Източник: Masaki Mikami.

WIPO публикува глобалният иновационен индекс за 2018. Къде е България?

WIPO публикува глобалният иновационен индекс за 2018 година. Според доклада на WIPO глобален в областта на иновациите за тази година е Швейцария, следвана от Холандия и Швеция.
В същата класация България е позиционирана на 37 място в света.
Пълният текст на доклада може да откриете тук.
Някои от по интересните графики:

Доказване на марка с репутация от страна на Puma - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑564/16 P, EUIPO срещу PUMA. Делото касае опит на италианска компания да регистрира следната европейска марка в клас 7 -  „Дървообработващи машини; машини за обработка на алуминий; машини за обработка на PVC“:

Срещу тази заявка Puma подава опозиция на основата на няколко по-ранни марки в класове:

- клас 18: „Чанти за носене през рамо и пътни чанти; пътнически чанти и куфари, по-специално за спортни уреди и облекло“;

- клас 25: „Облекла; боти, обувки и пантофи“;

- клас 28: „Игри и играчки; уреди за гимнастически упражнения; уреди за гимнастика и спортни уреди (невключени в други класове), включително и спортни топки“:

В допълнение компанията претендира и наличие на марка с репутация на територията на ЕС.

EUIPO отхвърля опозицията считайки, че няма достатъчно доказателсдтва за наличие на репутация. Причината за това е че Puma предоставя стари решения на EUIPO относно опозиции свързани с нейни марки, в които решения марките на компанията са били признавани за такива с репутация. Според ведомството тези решения не са обвързващи, тъй като всеки казус е сам за себе си.

При обжалването обаче Общият съд отхвърля това решение на EUIPO.

Европейският съд потвърждава решението на Общия съд, като определя че:

Освен това от посочената точка 30 от обжалваното съдебно решение следва също, че в тези три предходни решения компетентните инстанции на EUIPO са констатирали, че една от по-ранните марки е била приета, „въз основа на многобройни доказателства“, за ползваща се с „много добра репутация, поне във Франция“, и че за друга от тях също е било прието „с оглед на представените многобройни доказателства“, че е придобила „много добра репутация чрез използването си в Съюза“ и че се е ползвала „с подчертан отличителен характер, произтичащ от нейното „продължително и интензивно“ използване и от „много доброто ѝ познаване“. Общият съд също така установява, че някои от посочените решения описват много подробно доказателствата, които са позволили да се приеме наличието на репутация на по-ранните марки.

В този контекст трите предходни решения са представлявали, доколкото с тях е призната репутацията на по-ранните марки, важна индиция за това, че последните са можели да се приемат и в рамките на разглежданото производство по възражение за ползващи се с репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, както вече бе посочено в точка 81 от настоящото решение.

Поради това, както бе постановено в точка 76 от настоящото съдебно решение, EUIPO е била длъжна да вземе предвид трите предходни решения, изтъкнати от Puma, и е трябвало да мотивира изрично решението си в конкретния случай, доколкото е преценила да приеме различен подход спрямо възприетия в посочените решения по отношение на репутацията на по-ранните марки.

TMView разшири възможностите за търсене на образни марки

EUIPO съобщава за разширяване на функциите за търсене през общата база данни за търговски марки TMView.

С промените вече е възможно да бъдат търсени образни елементи на търговски марки в базите данни на Испания, България, Литва и Гърция.

По този начин се предоставя възможност за търсене на близо 7 милиона образни марки през TMView.

Друга опция предоставяна при търсене на образни марки е възможността за търсене само за част от визията на марката.

Повече информация може да откриете тук.

9 стъпки относно защита на марки при продажба в Амазон

Elizabeth Ward (Virtuoso Legal) публикува интересна статия за Lexology, която разисква някои от основните стъпки при използването и защитата на търговски марки, които са в основата на осъществяване на бизнес в Амазон.

Обобщено стъпките, които трябва да бъдат взети предвид от всеки търговец със собствена марка в Амазон са:

1. Изберете стабилна марка - за да може да бъде регистрирана, марковото име трябва да бъде отличително и да не бъде описателно за стоките и услугите за които ще се ползва;

2. Защитете търговската си марка на териториите на които ще продавате своите продукти;

3. Преценета каква марка да защитите - словна или комбинирана. Всяка от тях дава различен обхват на закрилата в зависимост от конкретния случай;

4. Марката ви не трябва да бъде описателна;

5. Направете проучване дали за вашата марка вече няма регистрирани идентични или сходни марки за идентични или сходни стоки;

6. Не се страхувайте да правите разходи за защита на вашата марка, това ще ви спести доста по-големи разходи в бъдеще;

7. Атакувайте нарушителите на вашите права в началото;

8. Бъдете проактивни и наблюдавайте за нарушители на вашите права;

9. Не разчитайте на общи политики за защита на вашите права;

Цялата саттия може да откриете тук.

Защо проучванията за търговски марки са ключови при стартиране на нов бранд или бизнес?

Създаването и защитата на търговска марка е продължителен процес изискващ разработване на план за неговото осъществяване.

Част от този план е и регулярното търсене в базите данни на патентните ведомства за наличие на по-ранни идентични или сходни марки на избраното име. 

Защо това е важно?

Дори да създадете отличително име, което да може да бъде регистрирано, като търговска марка, е твърде възможно то вече да е било регистрирано от друго лице. Ако това е така и вие стартирате неговото пазарно използване срещу вашата заявка за марка може да бъдат подадени опозиции, а вие да бъдете съдени, като нарушител на чужди права.

За да бъдат избегнати тези негативни последици е задължително още в процеса на създаване на един бранд да бъдат правени регулярни проучвания в базите данни на патентинте ведомства за наличие на по-ранни марки.

Тук е важно да се уточни, че неспециалисти в областта на интелектуалната собственост могат да направят само частично проучване, тоест могат да открият и преценят наличието на идентични марки за идентични стоки. Преценката на сходството между същите обаче изисква задълбочени познания относно законодателствата и съдебната практика.

Снимка: Wokandapix, Pixabay.

Кратко ръководство за управление на интелектуална собственост

Albert Ferraloro (Wrays) публикува интересна статия за Lexology представляваща полезно ръководство за нужните стъпки, които трябва да бъдат предприети за целите на управлението на интелектуалната собственост. Част от засегнатите въпроси са:

- Кой може да създава интелектуална собственост?

- Кога може да бъде създадена интелектуалната собственост?

- Какви стъпки да бъдат предприети за идентифициране на интелектуалната собственост?

- Добри бизнес практики.

- Разбиране за обхвата на интелектуалната собственост.

- Създаване на култура за интелектуална собственост.

- Какви са рисковете от лошото управление на интелектуалната собственост?

Пълният текст на статията може да откриете тук.

Кратки IP новини

1. WIPO Academy стана на 20 години. За повече информация тук. 

2.Ръководсдтво за управление на интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

3. Хей, DJ! Лицензирал ли си музиката, която пускаш? За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.   

Съд в Австрия определи Youtube за отговорен за нарушаване на авторски права в Австрия

Съд във Виена постанови решение с което признава You Tube за отговорен относно нарушаване на авторски права върху произведения качвани на платформата. Делото касае обвинения от страна на телевизионната компания Puls4 за неразрешено качване на нейно съдържание от потребители в платформата.

Отбранителната позиция на You Tube в случая се основава на Директива 2000/31/EC за електронната търговия, според която:

Чл.14   Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в съхраняване на информация, предоставяна на получателя на услугата, държавите-членки гарантират, че доставчикът на услуги не носи отговорност за информацията, съхранена по молба на получателя на услугата, при условие че:

a)	доставчикът няма сведения за незаконна дейност или информация, а във връзка с искове за щети, не е запознат с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или информация; или

б)	доставчикът, при получаването на такива сведения или запознаването с такива факти, действа експедитивно за отстраняването или блокирането на достъпа до информацията.

Тази възможност обаче е приложима само за доставчици на съдържание. Съдът във Виена обаче не приема, че You Tube отговаря на определението за такъв доставчик, предоставено  от практиката на Европейския съд, според която:

". , , вместо да се ограничава само до предоставянето на тази услуга неутрално чрез техническа и автоматична обработка на данните, предоставени от нейните клиенти, изпълнява активна роля от такова естество, че да й даде знания или да контролира тези данни. "(Съд на ЕО в L'Oreal ./.eBay).

Според съда във Виена You Tube обработва качваната информация, събира данни за нея и нейните потребители и я промотира. Поради това съдът приема, че You Tube не отговаря на определението за неутрален доставчик на съдържание.

Най-вероятно решението ще бъде обжалвано но така или иначе то е показателно за по-рестриктивният позход на съдилищата в Европа към подобен тип платформи.

Източник: Morrison & Foerster LLP - John F. Delaney, Christiane Stuetzle and Christoph Wagner, for Lexology.

Image: freephotocc, Pyxaby.

Какво реши общият съд на ЕС в дело за марки в модната индустрия?

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑241/16, El Corte Inglés, SA, e v European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

Делото касае опит за регистрация на европейска словна марка EW за следните стоки:

Клас 3: "Препарати за избелване и други вещества за пране; почистващи, полиращи, почистващи и абразивни препарати; сапуни; парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пасти за зъби;

Клас 18: "Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; животински кожи, кожи; куфари и пътни чанти; чадъри и чадъри; бастуни; камшици, колани и седларски артикули ";

Клас 25: "Облекло, обувки, шапки за глава".

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна европейска марка WE за следните стоки:

Клас 3: "Сапуни, парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса";

Клас 18: "Кожа и имитация на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; чадъри и чадъри; куфари и пътни чанти; торбички, които не са включени в други класове ";

Клас 25: "Облекло, обувки, шапки за глава".

EUIPO взема решение за потвърждаване на опозицията считайки марките за объркващо сходни.

При обжалването Общият съд обаче анулира решението на EUIPO заключавайки, че марките не са сходни поради факта, че те са кратки думи състоящи се от едва две букви, които са в различна последователност. Съдът припомня, че в такива случаи потребителите могат да направят по-лесно разграничение между знаците. В допълнение марките са различни и в фонетично отношение, а за потребителите използващи английски език те са различни и в концептуално отношение.