Популярен персонаж на Чарли Чаплин не може да бъде търговска марка в ЕС

Както е известно изображения на измислени персонажи могат да бъдат регистрирани, като търговски марки за различни стоки и услуги. Примерите за това са много от Мики Маус до Супермен и Супер Марио.

Въпросът е дали би имало пречки пред регистрацията на част от тези персожани.

Наскоро EUIPO излезе с интересно решение по отношение на следната заявена европейска марка в класове 9 (научни апарати и инструменти, фотографски апарати и инструменти, камери), 35 (реклама, бизнес управление, канцеларски услуги), 38 (телекомуникационни услуги), 41 (преподаване, обучение, развлекателни услуги) и 42 (дизайн на компютърен софтуер):

Изображението е известно, като Charlot, най-запомнящият се образ на великия Чарли Чаплин.

EUIPO отказва регистрация на марката на основание член 7(1)(b) – (c) and 7(2) от Регламент 2017/1001 (EUTMR). Според ведомството потребителите биха разпознали веднага актьора Чарли Чаплин в неговия образ, като персонажа Charlot,  който се свързва с моделни, либерални и пуманитарни ценности, отричайки тоталитарирма и нацизма. Поради това потребителите не биха възприели образа на Charlot, като търговска марка, а като рекламен похват за насърчаване на продажбите на база споменатите и разподнаваеми ценности свързани с него.

Ведомството подчертава, че практиката за използване на образи на известни личности и персонажи за подпомагане на продажбите е широко използвана, като потребителите са запознати с нея.

От друга страна заявената марка може да е и описателна ако се приеме, че потребителите биха възприели посочените услуги, като такива касаещи образа на Charlot.

Източник: IPKat

Christian Louboutin загуби съдебно дело за обувки в Япония

Masaki Mikami съобщава за неуспешно обжалване от страна на Christian Louboutin SAS на решение за липса на нелоялна конкуренция относно конкурентни дамски обувки с основа в червен цвят.

Японската компания  Eizo Collection Co., Ltd. произвежда дамски обувки, чиято основа е в червен цвят. 

От своя страна един от най-известните модели дамски обувки на Christian Louboutin е с основа в червен цвят, за който компанията се бори за регистрация на търговски марки по цял свят с променлив успех.

Christian Louboutin губи делото пред съда в Токио, който отхвърля иска на база нарушаване на нелоялната конкуренция.

Апелативният съд потвърждава това решение. Според съда обувките на Louboutin и тези на Eizo са в различни ценови категории. Освен това всяка обувка освен цветовата си комбинация носи и марката на съответната компания, което помага на потребителите да разграничат различните модели. Дори обувките продавани онлайн са придружени с информация за производител и марка.

По отношение на репутацията на Christian Louboutin и техните обувки с червена основа, съдът приема, че тя не е доказана в достатъчна степен. Според предоставено проучване 51.6% от жените между 20 и 50 години живеещи само в големи градове асоциират червената основа с обувките на Louboutin, което според съда не е достаъчно за да се приеме, че червения цвят на обувките на компанията е придобил толкова съществена репутация сред потребителите в страната. 

Rolex загуби казус относно своя марка в ЕС

Има ли сходство между часовници и дрехи, това е въпросът на който Общият съд на Европейския съюз излезе с решение T‑726/21 Rolex SA срещу PWT A/S.

PWT заявява следната европейска марка, включително и в клас 25 - дрехи, обувки, шапки:

Срещу тази марка е подадена опозиция от  Rolex SA на основание следните две по-ранни марки в клас 14 - часовници:

-

EUIPO излиза с решение според което стоките от класове 14 и 25 не са сходни, както по тяхното естество, така и тяхното предназначение. Според ведомството стоките от клас 14 имат значение на аксесоари, докато тези от клас 25 целят обличането на човек.

Ведомството приема, че репутацията на по-ранната комбинирана марка не е доказана достатъчно добре, а при фигуративната репутацията касае само стоката часовници. На тази основа е отхвърлена и възможността потребителите на направят връзка между марките.

Общият съд на Европейския съюз потвърждава това решение, като приема че не са изложени достатъчно основания за да се приеме че репутацията на по-ранните марки би пострадала от наличието на по-късната марка в светлината на факта, че стоките са различни.

Източник: IPKat.

SHAVETTE оцеля в казус за заличаване на търговска марка в ЕС

Апелативният Борд на EUIPO излезе с решение по спор за заличаване на търговска марка SHAVETTE.

Марката е заявена през 2014 година от немската компания DOVO Stahlwaren Bracht GmbH & Co.KG за следните класове стоки:

• Клас 8: Самобръсначки, електрически или неелектрически, и части за тях; Контейнери и кутии за самобръсначки.
• Клас 21: Четки за бръснене; Държачи за самобръсначки и четки за бръснене.

Бръсначите SHAVETTE започват да се произвеждат от  DOVO през 80-те години на 20в. и с времето изграждат своята репутация на пазара.

През 2018 година Sinelco International, BV подава искане за заличаване на марката на основание член 59(1)(a) EUTMR във връзка с член 7(1)(c) и 7(1)(d) EUTMR - марка указваща естествето и начина на използване на стоките и марка станала обичайна в говоримия език или в установената търговска практика.

Според Sinelco думата SHAVETTE се използва от потребителите в ЕС за родово определение на класически бръсначи. Предоставени са доказателства от Швеция и Великобритания, където потребителите използват думата, като продуктово наименование за подобни бръсначи.

Както е известно, описателни термини не могат да бъдат търговски марки, а марки които първоначално са били регистрирани могат да загубят защитата си, ако станат родови такива, тоест описват категорията продукти.

EUIPO заличава марката за класически бръсначи, като приема, че има достатъчно доказателства, че значителна част от потребителите в ЕС възприемат думата SHAVETTE, като синомим на бръснач със сменящо се острие, а не като отделна търговска марка.

Решението е обжалвано.

Апелативният борд на EUIPO го отменя. Една от причините за това е факта, че решението на Борда е след 31.12.2021, тоест след гратисният период за напускане на ЕС от Великобритания, поради което всички доказателства от тази територия са неприложими независимо, кога е подадена заявката за заличаване.

Според Борда останалите доказателства от Швеция не са достатъчни за да се приеме, че значителна част от потребителите в ЕС възприямат марката, като родов термин ца цялата катерогия стоки.

Казусът е показателен за това, че искане за заличаване на основание генеричност и описателност на регистрирана марка трябва да се подкрепени със солидни доказателства. От друга страна е важно всяка компания да индикира по подходящ начин, че търговското означение е марка, а не наименование на продукта, тъй като ако потребителите започнат да го използват, като такова има риск в бъдеще защитата да бъде загубена.

Hyatt загуби спор за търговска марка в Япония

Японското патентно ведомство излезе с интересно решение относно сходство на търговски марки.

Японска компания регистрира успешно национална марка GRAN CLUB в класове 43 и 44 - ресторантьорство, временно настаняване, салони за красота и др.

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от страна на международната верига хотели Hyatt International Corporation на основание по-ранна марка GRAND CLUB за същите услуги.

Патентното ведомство на страната излиза с решение, според което марките не са объркващо сходни макар и за сходни и идентични услуги. 

Според ведомството наличието на буквата D в по-ранната марка е достатъчно основание за да се приеме, че потребителите биха направили разлика между знаците.

Hyatt твърдят, че тяхната марка се произнася ɡræn-klʌb, без отчетливо звучене на буквата D. Ведомството обаче счита, че не е доказано потребителите в Япония да произнасят марката по този начин.

За сравнение с практиката в Европа, най-вероятно подобна заявка би била отказана, тъй като една буква разлика и то в края на думата не би била достатъчна да преодолее сходството на знаците особено при наличието на сходство и на стоките и услугите.

Казусът обаче е показателен не само за различията в практиката по отношение на защита на търговските марки в отделните страни  но и за значението на възприемането на съответния език и азбука в тези държави.

Източник: Masaki MIKAMI – Marks IP Law Firm.

Въдможно ли е ребрандирането на лекарства в ЕС - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по свързани дела C‑253/20 и C‑254/20 Impexeco NV срещу Novartis AG, които касаят въпросът дали е възможно ребрандиране на лекарствени продукти резултат от паралелен внос в ЕС. Казусите имат следната предистория:

 Дело C‑253/20

Novartis разработва лекарствен продукт с активно вещество летрозол, продавано в Белгия и Нидерландия с притежаваната от Novartis марка на Европейския съюз „Femara“.

Този лекарствен продукт се предлага на пазара в опаковки от 30 и 100 филм-таблетки от 2,5 mg в Белгия, и в опаковки от 30 филм-таблетки 2,5 mg в Нидерландия.

Sandoz BV и Sandoz NV предлагат на пазара, съответно в Нидерландия и Белгия, генеричния лекарствен продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ в опаковки от 30 филм-таблетки в посочената първа държава членка, и от 30 и 100 филм-таблетки в посочената втора държава членка.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, предлагани на пазара с наименованията „Femara“ и „Letrozol Sandoz“, са идентични.

С писмо от 28 октомври 2014 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар, считано от 1 декември 2014 г., лекарствения продукт „Femara 2,5 mg x 100 comprimés (létrozol)“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която Impexeco е предвиждало да бъде поставена марката „Femara“.

С писмо от 17 ноември 2014 г. Novartis се противопоставя на предвидения от Impexeco паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на последния лекарствен продукт съответно с марката на произведения от Novartis референтен лекарствен продукт, а именно марката „Femara“, представлява явно нарушение на правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През юли 2016 г. Impexeco започва продажби в Белгия на лекарствения продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Femara“.

Според запитващата юрисдикция продажна цена на лекарствените продукти „Femara (Novartis) 2,5“, „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Femara (Impexeco) 2,5 mg“ е идентична в Белгия. За разлика от това продажна цена на „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ е значително по-ниска в Нидерландия.

Тъй като счита, че посочените в точка 19 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 16 ноември 2016 г. Novartis предявява иск срещу Impexeco пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел, Белгия.

Освен това с писмо от 10 април 2017 г. Impexeco уведомява Novartis за намерението си да продава в Белгия лекарствения продукт „Femara 2,5 mg“ в преетикетирани опаковки по 30 филм-таблетки, внос от Нидерландия. От акта за преюдициално запитване е видно, че този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и че Impexeco е възнамерявало да го преетикетира и да постави върху него марката „Femara“.

 Дело C‑254/20

Novartis изработва лекарствен продукт с активно вещество метилфенидат. Novartis Pharma NV продава този лекарствен продукт в Белгия със словната марка на Бенелюкс „Rilatine“, на която е притежател, по-специално в кутии с 20 таблетки от 10 mg. В Нидерландия посоченият лекарствен продукт се продава от Novartis Pharma BV с марката „Ritalin“, по-специално в кутии с 30 таблетки от 10 mg.

Sandoz BV пуска на пазара в Нидерландия генеричния лекарствен продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ в опаковка с 30 таблетки.

Според запитващата юрисдикция лекарствените продукти, подавани с наименованията „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg comprimé“ и „Ritalin 10 mg comprimé“ са идентични.

С писмо от 30 юни 2015 г. PI Pharma уведомява Novartis Pharma NV за намерението си да внася от Нидерландия и да предлага на белгийския пазар лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés“. От акта за преюдициално запитване е видно, че в действителност този лекарствен продукт е лекарственият продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, преопакован в нова външна опаковка, върху която PI Pharma е предвиждало да бъде поставена марката „Rilatine“.

В писмо от 22 юли 2015 г. Novartis се противопоставя на предвидения от PI Pharma паралелен внос, като изтъква, че премаркирането на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ с марката на референтния лекарствен продукт на Novartis, а именно марката „Rilatine“, явно нарушава правото му върху тази марка и може да въведе потребителите в заблуждение.

През октомври 2016 г. PI Pharma започва продажби в Белгия този лекарствен продукт, преопакован в нова опаковка, върху която е поставена марката „Rilatine“.

Запитващата юрисдикция посочва, че в Белгия продажната цена на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés Novartis“ е 8,10 EUR (или 0,405 EUR за таблетка) и тази на лекарствения продукт „Rilatine 10 mg x 20 comprimés PI Pharma“ е 7,95 EUR (или 0,398 EUR за таблетка), докато в Нидерландия продажната цена на лекарствения продукт „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“ е 0,055 EUR за таблетка.

Тъй като счита, че посочените в точка 28 от настоящото решение продажби нарушават правата му върху марката, на 28 юли 2017 г. Novartis предявява иск срещу PI Pharma пред съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел.

 Общи елементи на споровете в главните производства

С две решения от 12 април 2018 г. съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел приема, че двете жалби, посочени в точки 21 и 30 от настоящото решение, са основателни, по-специално защото практиката да се поставят марките „Femara“ и „Rilatine“ съответно върху преопакованите генерични лекарствени продукти „Letrozol Sandoz 2,5 mg“ и „Méthylphénidate HCl Sandoz 10 mg“, внесени от Нидерландия, представлява нарушение на правата на Novartis върху неговите марки съответно по член 9, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009 и по член 2.20, параграф 1, буква а) от Конвенцията на Бенелюкс. Вследствие на това съдия по спешните и обезпечителните мерки към Търговски съд Брюксел разпорежда преустановяване на тази практика.

Impexeco и PI Pharma обжалват съответно двете решения по въззивен ред пред запитващата юрисдикция.

Пред него те изтъкват, че практиките, състоящи се в използването на различни опаковки и на различни марки за една и съща стока, допринасят за разделянето на пазарите на държавите членки и следователно засягат по един и същи начин търговията в рамките на Съюза.

Като се позовават на точки 38—40 от решение от 12 октомври 1999 г., Upjohn (C‑379/97, EU:C:1999:494), Impexeco и PI Pharma поддържат, че противопоставянето на притежателя на марка срещу повторното поставяне на марка от паралелен вносител представлява пречка за търговията в Общността, пораждаща изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки, когато това повторно поставяне е необходимо, за да може съответните стоки да бъдат продавани от този вносител в държавата членка на вноса. Тази съдебна практика била приложима към положение, при което се извършва премаркиране на генеричен лекарствен продукт чрез поставяне на марката на референтния лекарствен продукт, когато тези лекарствени продукти са били пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия.

Novartis поддържа, че съгласно член 13, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и член 2.23, параграф 3 от Конвенцията на Бенелюкс правата, предоставени от марката, могат да бъдат изчерпани само по отношение на продукти, които са били пуснати на пазара в ЕИП „под тази марка“ от притежателя или с негово съгласие, а не когато паралелен вносител премаркира съответните продукти.

При тези обстоятелства, като приема, че висящите пред него спорове повдигат въпроси относно тълкуването на правото на Съюза, Апелативен съд Брюксел, Белгия решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси, които са формулирани идентично по дела C‑253/20 и C‑254/20:

„1)  Следва ли членове 34—36 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че ако марков (референтен) лекарствен продукт и генеричен лекарствен продукт са пуснати на пазара в ЕИП от икономически свързани предприятия, предприетите от притежател на марката действия срещу по-нататъшната продажба на генеричния лекарствен продукт в държавата на внос от паралелен вносител, който го е преопаковал, като му е поставил марката на марковия (референтния) лекарствен продукт, могат да доведат до изкуствено разделяне на пазарите между държавите членки?

2)  Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен: следва ли тогава предприетите от притежателя на марката действия срещу това премаркиране да се проверяват въз основа на условията [по т. 79 от решение 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282)]?

3) От значение ли е за отговора на тези въпроси обстоятелството, че генеричният лекарствен продукт и марковият (референтният) лекарствен продукт са идентични, съответно имат еднакъв терапевтичен ефект съгласно член 3, параграф 2 от Кралския указ от 19 април 2001 г. относно [паралелния внос на лекарствени продукти за хуманна употреба и паралелната дистрибуция на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, изменен с Кралския указ от 21 януари 2011 г]?“.

Решение на съда:

Член 9, параграф 2 и член 13 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., и член 5, параграф 1 и член 7 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките във връзка с членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС,

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

притежателят на марката на референтен лекарствен продукт и на марката на генеричен лекарствен продукт може да се противопостави на пускането на пазара на една държава членка от паралелен вносител на този генеричен лекарствен продукт, внесен от друга държава членка, когато последният е бил преопакован в нова външна опаковка, върху която е била поставена марката на съответния референтен лекарствен продукт, освен ако, от една страна, двата лекарствени продукта са идентични във всяко отношение и от друга, замяната на марката отговаря на условията, посочени в точка 79 от решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др. (C‑427/93, C‑429/93 и C‑436/93, EU:C:1996:282), в точка 32 от решение от 26 април 2007 г., Boehringer Ingelheim и др. (C‑348/04, EU:C:2007:249), и в точка 28 от решение от 17 май 2018 г., Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16, EU:C:2018:322).

Амазон може да бъде отговорен за нарушаване на търговски марки според Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по свързани дела C‑148/21 et C‑184/21, Christian Louboutin срещу Amazon. 

Казусът касае въпросът дали Амазон е отговорна за реклами разпространявани на нейния сайт, които промотират знаци нарушаващи регистрирани търговски марки на трети лица и дали това само по себе си представлява използване на тези марки от Амазон.

Както е известно Амазон е най-големият онлайн търговец в света, като чрез своя сайт предлага възможност на различни търговци да продават своите стоки, като промотират тези продажби с реклами. Проблемът възниква когато такива търговци започват да продават фалшиви стоки използващи чужди търговски марки.

Преди месеци Генаралният адвокат на Европейския съд Maciej Szpunar изказа мнение, че подобни реклами не представляват използване на марките от Амазон, тъй като компанията не използва директно тези марки, а това се прави от трети страни които използват услугите на платформата за да продават своите стоки.

С настоящото си решение, обаче, Европейският съд не се съгласява с Генералния адвокат и приема, че Амазон може да бъде отговорен за реклами на своята платформа при които имаме неразрешено използване на чужди марки.

Причината за това е във факта, че освен реклами на трети страни Амазон излъчва и свои реклами на същите продукти, само че оригинални такива, носещи същите марки.

Поради това ако потребителите бъдат въведени в заблуждение, че рекламите на фалшиви стоки изхождат от Амазон, то може да се приеме, че е налице използване на марките без разрешение на техните притежатели. 

Разграничението между различните реклами е трудно за потребителите, тъй като те изглеждат сходно. Допълнително възможността за объркване се засилва и от факта, че Амазон осъществява и съхраняването и доставката на стоки, включително и такива на трети страни.

Източник: Marks & Clerk - Megan Rannard за Lexology.

Новият брой на WIPO Magazine излезе

WIPO публикува новият си брой от своето списание WIPO Magazine, където ще откриете:

1. Tencent, video games, the metaverse and diversity: an insider’s view

2. Fashion forward: pioneering African designer eyes luxury brands market

3. Brazilian agri-tech startup digitizes farm management with dividends for cattle farmers and sustainability

4. Why vaccine independence is so important for Africa

5. Green trademarks and the risk of greenwashing

За повече информация тук.

Използването на марка, като декоративен елемент може да застраши нейната защита в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело  T‑323/21 Castel Frères срещу Shanghai Panati Co., което ни показва колко важно е една марка да бъде използвана, като доминиращ знак за търговски произход върху опаковките на стоките.

Делото касае следната регистрирана от Castel Frères фигуративна европейска марка за клас 33:

Срещу тази марка е подадено искане за отмяна поради неизползване от китайската компания Shanghai Panati Co. 

Приведени са доказателства за използване на марката върху етикети на продукти по следния начин:

Първоначално EUIPO отхвърля искането но след това Апелативния борд го потвърждава. Причината за това е, че марката се използва по начин, който нарушава нейната отличителна способност.

Решението е потвърдено и от съда. Основният и доминиращ елемент в посоченият етикет е словната част Dragon de Chine допълнен с изображение на дракон. Регистрираната фигуративна марка присъства, само като страничен допълващ елемент в малък шрифт. 

От тази гледна точка повечето от потребителите в ЕС, които не са запознати с китайската азбука, биха възприели този начин на използване на знака, като декоративен, асоцииращ с Азия,а не като отличителен знак за търговски произход.

Казусът показва колко важно е една регистрирана марка да бъде използвана по виден и ясен начин върху опаковките на продуктите. При подобен казус Apple загуби спор относно използването на марка Think Different. 

Честита Нова Година!

Честита нова година от Intellectual Property Planet. Пожелаваме ви много здраве, щастие и успехи през новата година.

Весели празници!

 Блогът Intellectual Property Planet ви пожелава приятно изкарване на предстоящите празници.

Весели презници!

Разрешено ли е повторното използване на брандирани газови бутилки? - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решенвие по дело C‑197/21 Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV срещу MySoda Oy. Казусът има следната предистория:

SodaStream, мултинационално предприятие, произвежда и продава уреди за карбонизиране, които дават възможност на потребителите да приготвят газирана вода и ароматизирани газирани напитки от чешмяна вода. Във Финландия SodaStream предлага тези уреди на пазара с бутилка за многократно пълнене с въглероден диоксид, която то предлага за продажба и отделно. Дружествата, които образуват SodaStream, са притежатели на марките на Европейския съюз и на националните марки „SODASTREAM“ и „SODA-CLUB“. Посочените марки се намират върху етикета и са гравирани върху алуминиевия корпус на тези бутилки.

MySoda, дружество със седалище във Финландия, предлага на пазара в тази държава членка уреди за карбонизиране с марката „MySoda“ в опаковки, които обикновено не включват бутилка с въглероден диоксид. От юни 2016 г. MySoda предлага за продажба бутилки с въглероден диоксид, напълнени във Финландия, които са съвместими както със собствените му уреди за карбонизиране, така и с тези на SodaStream. Някои от тези бутилки първоначално са били пуснати на пазара от SodaStream.

След като получава чрез дистрибутори върнатите от потребителите празни бутилки на SodaStream, MySoda ги пълни отново с въглероден диоксид. То заменя оригиналните етикети със своите собствени, като оставя видими марките на SodaStream, гравирани върху корпуса на бутилките.

За целта MySoda използва два различни етикета. Върху първия с розов цвят с едър шрифт са изписани логото на MySoda и думите „Финландски въглероден диоксид за оборудване за карбонизиране“, а с дребен шрифт — името на MySoda като дружество, което е напълнило бутилката, както и препратка към неговия уебсайт за по-подробна информация. Върху втория етикет в бял цвят са изписани думите „въглероден диоксид“ с главни букви на пет различни езика и сред информацията за стоката, с дребен шрифт е изписано името на MySoda като дружеството, което е напълнило бутилката, както и декларация, че то няма никакъв контакт с първоначалния доставчик на бутилката или с неговото дружество, или със заявената марка, които фигурират върху бутилката. Освен това този етикет съдържа препратка към уебсайта на MySoda за повече информация.

SodaStream сезира Съд по икономически дела, Финландия с иск, за да се установи, че MySoda е нарушило във Финландия марките „SODASTREAM“ и „SODACLUB“, като предлага на пазара и продава отново напълнени бутилки с въглероден диоксид, носещи тези марки, без разрешението на техните притежатели.

SodaStream изтъква, че практиката на MySoda съществено засяга правата, предоставени от посочените марки, и води до значителна вероятност от объркване сред съответните потребители по отношение на произхода на бутилките с въглероден диоксид, създавайки погрешното впечатление, че между SodaStream и MySoda съществува търговска или икономическа връзка.

SodaStream подчертава освен това, че не всички бутилки с въглероден диоксид, продавани на финландския пазар, са с едно и също качество или едни и същи характеристики. Прекупвачите, които пълнят бутилките с марката SodaStream без разрешение, не притежавали непременно необходимите знания и умения, за да гарантират, че тези бутилки се използват и с тях се борави безопасно и правилно. SodaStream не можело да носи отговорност за вредите, причинени от бутилки с въглероден диоксид, напълнени отново от тези препродавачи.

MySoda възразява, че промяната на етикета не засяга функцията на марката, която е да укаже произхода на бутилката, тъй като съответните потребители биха разбрали, че етикетирането показва единствено произхода на въглеродния диоксид и самоличността на препродавача, напълнил отново бутилката, чийто произход е гравиран върху нейния корпус.

С междинно решение от 5 септември 2019 г. Съд по икономически дела уважава частично исканията на SodaStream. При това той се позовава на решение от 14 юли 2011 г., Viking Gas (C‑46/10, EU:C:2011:485).

Тази първоинстанционна юрисдикция приема, че не е доказано нито че практиката на MySoda променя или уврежда бутилката с въглероден диоксид или нейното съдържание или накърнява доброто име на SodaStream поради рисковете за безопасността на неговите стоки, нито че тази практика е причинила вреди, които дават на SodaStream законно основание, за да се противопостави на тази практика. Що се отнася до белите етикети, посочената юрисдикция приема, че те не са създали погрешно впечатление за икономическата връзка между MySoda и SodaStream. За сметка на това тя приема, че използването на розовите етикети е могло да създаде у средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен, впечатлението, че такава връзка съществува. Поради това същата юрисдикция приема, че използването на тези розови етикети дава основание на SodaStream да се противопостави на практиката на MySoda.

На SodaStream и MySoda е разрешено да подадат жалби срещу това решение пред запитващата юрисдикция, Върховен съд, Финландия.

Запитващата юрисдикция посочва най-напред, че правото на Съюза не предвижда подробни правила относно условията, при които се установява, че са налице законни основания притежателят да се противопостави на продажбата на стоките след пускането им на пазара. Според нея практиката на Съда не дава ясни отговори на въпросите, които се поставят в спора по главното производство.

При тези условия Върховен съд решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1. Прилагат ли се т.нар. критерии Bristol-Myers Squibb, разработени в практиката на Съда на Европейския съюз относно преопаковането и преетикетирането в случаи на паралелен внос, и по-специално т.нар. условие за необходимост и в случай на преопаковане или преетикетиране на продукти, пуснати на пазара в държава членка от притежателя на марката или с негово съгласие, с цел препродажба в същата държава членка?

2. Когато при пускането на съдържащата въглероден диоксид бутилка на пазара притежателят на марката е поставил върху тази бутилка марката си, която е както обозначена върху етикета на бутилката, така и гравирана върху гърлото на бутилката, прилагат ли се посочените по-горе критерии Bristol-Myers Squibb, и по-специално т.нар. условие за необходимост и в случая, когато трето лице с цел препродажба отново пълни бутилката с въглероден диоксид, премахва от бутилката първоначалния етикет и го заменя с етикет, върху който фигурира собственото му лого, като същевременно марката на лицето, пуснало бутилката на пазара, продължава да е видима върху релефния знак, разположен на гърлото на бутилката?

3. Може ли в описаното по-горе положение да се застъпва становището, че премахването и замяната на съдържащия марката етикет по принцип застрашава функцията на марката като доказателство за произхода на бутилката, или с оглед на приложимостта на условията за преопаковане и преетикетиране е от значение обстоятелството, че

– следва да се приеме, че съответните потребители считат, че етикетът указва единствено произхода на въглеродния диоксид в бутилката (и следователно — лицето, което отново е напълнило бутилката), или

–  следва да се приеме, че съответните потребители считат, че етикетът поне отчасти указва и произхода на бутилката?

4. Доколкото премахването и замяната на етикета на бутилките с въглероден диоксид следва да се преценява с оглед на условието за необходимост, може ли случайно скъсване или отлепяне на етикетите, поставени на бутилките, пуснати на пазара от притежателя на марката, или премахването и замяната им от лицето, което преди това ги е напълнило, да представлява обстоятелство, поради което редовната замяна на етикетите с етикета на лицето, което е напълнило отново бутилките, да трябва да се счита за необходимо за пускането на отново напълнените бутилки на пазара?“.

Решението на съда:

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз и член 15, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

следва да се тълкуват в смисъл, че:

притежателят на марка, който е пуснал на пазара в една държава членка носещи тази марка стоки, които са предназначени за многократна употреба и пълнене, няма право да се противопоставя съгласно тези разпоредби на по-нататъшното търгуване на тези стоки в посочената държава членка от препродавач, който ги е напълнил отново и е заменил с друг етикет етикета, съдържащ първоначалната марка, като е оставил видима първоначалната марка върху тези стоки, освен ако този нов етикет не създава у потребителите погрешното впечатление, че между препродавача и притежателя на марката съществува икономическа връзка. Тази вероятност от объркване трябва да се преценява общо с оглед на сведенията, намиращи се върху стоката и върху новия ѝ етикет, както и с оглед на дистрибуторските практики в съответния сектор и на степента, в която потребителите познават тези практики.

Белиз се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки

WIPO съобщава за присъединяването на Белиз към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната считано от 24.02.2023, дата след която Белиз ще може да бъде посочвана в заявки за такива марки.

Страната е направила уточнения, че има право да постановява откази на заявени марки в рамките на 18 месеца, както и че ще има индивидуални такси за нейното посочване в подобни заявки.

Може ли лицензия за търговска марка да бъде прекратена само по искане на един от съпритежателите - становище на Генаралния адвокат на ЕС

Генералният адвокат на Европейския съд M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA излезе със становище по дело Дело C‑686/21 VW, Legea Srl срещу SW, CQ, ET, VW, Legea Srl.

Делото касае въпросът дали при лицензиране на една марка е нужно съгласието на всички съпритежатели, само на част от тях и дали липсата на съгласие от един от тях може да прекрати предоставена вече лицензия. Спорът има следната предистория:

През 1990 г. VW, SW, CQ и ET учредяват събирателно дружество, което на 29 юли 1992 г. подава заявление за национална регистрация на марката „Legea“ за спортни стоки. Марката е регистрирана на 11 май 1995 г. под номер 650850.

През 1993 г. съпритежателите на марката „Legea“ с единодушно решение предоставят на Legea Srl (наричано по-нататък „дружеството Legea“) безвъзмездна и безсрочна лицензия за използване на марката.

През декември 2006 г. VW изразява несъгласие с продължаването на лицензията.

През 2009 г. дружеството Legea започва производство пред Първоинстанционен съд Неапол, Италия с цел, наред с останалото, да бъдат обявени за недействителни няколко регистрирани от VW марки, съдържащи наименованието „Legea“. VW от своя страна предявява насрещен иск в рамките на същото производство.

В рамките на това производство са повдигнати следните въпроси:

– дали за прехвърлянето на използването на марката през 1993 г. е било необходимо единодушното съгласие на всички съпритежатели или, напротив, е било достатъчно съгласието на мнозинството;

–   дали това прехвърляне е можело да бъде преустановено с оттеглянето на съгласието на един от съпритежателите (VW).

На 11 юни 2014 г. Първоинстанционен съд Неапол се произнася с решение, в което приема, че използването на марката от дружеството Legea е било а) законосъобразно до 31 декември 2006 г., тъй като е било осъществявано с единодушното съгласие на всички съпритежатели и б) незаконосъобразно след 31 декември 2006 г., предвид изразеното от VW несъгласие.

Това решение е обжалвано пред Апелативен съд Неапол, Италия, който с решението си от 11 април 2016 г. го отменя частично.

Според въззивната инстанция използването на марката от дружеството Legea е законосъобразно и в периода след 31 декември 2006 г., понеже съпритежателите законно са решили с мнозинство от три четвърти да разрешат на това дружество да продължи използването на марката и след тази дата. В случаите на съсобственост не било необходимо единодушно съгласие на съпритежателите за предоставяне на изключителна лицензия за марката.

VW обжалва решението на въззивната инстанция пред Върховен касационен съд. Тази юрисдикция излага като мотиви за отправяне на преюдициалното си запитване най-общо следното:

– разпоредбите на Гражданския кодекс относно съсобствеността, приложими за съвместното притежание на марка, както и тези относно оттеглянето от договор, трябва да се тълкуват в светлината на правната уредба на Европейския съюз относно марките,

–  правото на Съюза в тази област предвижда, че марката може да бъде предмет на лицензия и признава възможността за съвместно притежаване на марката. То не урежда обаче изрично дали упражняването на правата, свързани със съсобствеността, изисква, за предоставянето на трето лице на изключителна, безсрочна и безвъзмездна лицензия за дадена марка, решение, взето с единодушие или с мнозинство,

– трябва да се изясни също дали в случай на такава лицензия, предоставена с единодушно решение, един от съпритежателите впоследствие може да изрази несъгласие и да я прекрати.

В този контекст Върховен касационен съд отправя до Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли [член 10 от Директива 2015/2436 и член 9 от Регламент 2017/1001], доколкото предвиждат изключително право на притежателя на марка на ЕС и в същото време възможност за дялово съвместно притежание от няколко лица, да се тълкуват в смисъл, че предполагат решението за предоставяне на изключителна, безвъзмездна и безсрочна лицензия на общата марка на трети лица да може да бъде вземано с мнозинство от съпритежателите, или пък за него е необходимо единодушно съгласие?

2) Във втората хипотеза, ако прав[ата] върху национални марки и марки на Съюза се притежават съвместно от няколко субекта в режим на неделима съсобственост, съвместимо ли е с принципите на правото на Съюза тълкуване, което утвърждава невъзможността за един от съпритежателите на правото върху марката, за която е предоставена безвъзмездна и безсрочна лицензия на трети лица с единодушно решение, да оттегли едностранно посоченото решение; или напротив, трябва да се приеме, че в съответствие с принципите на Съюза е обратното тълкуване, което изключва възможността съпритежателят да бъде трайно обвързан с първоначалното волеизявление, така че да може да се освободи от него със съответните последици по отношение на акта на лицензиране?“.

Мнението на Генаралният адвокат остава решаването на въпроса спрямо националното законодателство и практика поради липсата на хармонизация на европейско ниво:

„Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, както и, ако е приложимо, съответните разпоредби от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

трябва да се тълкуват в смисъл, че

в случай на съпритежание на марка формирането на общото съгласие на съпритежателите да се предостави на трето лице лицензия за използването на марка, независимо дали е национална или на Европейския съюз, или да се сложи край на тази лицензия, се урежда от правилата на държавата членка, които са приложими“.