Весели празници

Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.

Весели празници.

Фолцваген загуби опозиция относно своята марка POLO в Япония

Фолцваген загуби опозиция в Япония срещу словна марка "Car-pollo" заявена за следните класове:

- клас 9 - навигационни апарати (GPS) за превозни средства [бордови компютри]; автомобилни видеорекордери; батерии за превозни средства; устройства за зареждане на акумулатори за моторни превозни средства; електрически брави за превозни средства;

- клас 12 - колесни барове; самолети; плавателни съдове; велосипеди; електрически велосипеди;

- клас 42 - проектиране на автоматични автомобили за шофиране;

Марката е заявена от китайската компания Baidu Online Network Technology Beijing Company Limited.

Срещу тази заявка Фолцваген противопоставя марка POLO регистрирана за клас 12.

Компанията счита, че двете марки са сходни за сходни стоки, като в допълнение изтъква наличната репутация на марка POLO сред потребителите в Япония.

Според патентното ведомство обаче марките не са объркващо сходни. Първата част от новозаявената марка CAR е описателна и с ниска степен на отличителност, тъй като нейният смисъл е ясен за потребителите. Думата POLO пък може да се свърже със спорт на игра с коне.

Ведомството приема че е POLO не е доминиращ елемент в по-късната марка.

Макар марката на Фолцваген е придобила известност на пазара, поради липсата на нужната степен на сходство между знаците, опозицията е отхвърлена.

Източник: Masaki MIKAMI.

Кога думата "Канабис" не може да бъде регистрирана, като европейска марка?

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T‑683/18 Santa Conte срещу EUIPO. Делото касае опит за регистрация на следната комбинирана европейска марка:

Посочените класове в заявката са:

- клас 30: „Хлебни изделия, сладкарски изделия, шоколади и десерти; сол, подправки, ароматизатори и подправки (сосове); лед, сладолед, замразен йогурт и сорбети; овкусени сладки“,

- клас 32: „Безалкохолни напитки; бира и пивоварни продукти; препарати за приготвяне на безалкохолни напитки“,

- клас 43: „Ресторантьорски услуги [осигуряване на храни и напитки]“.

EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Според ведомството марката е в противоречие с обществените интереси, тъй като може да се възприеме като знак насърчаващ използването на наркотични средства.

Решението е обжалвано.

Според съда:

Думата „канабис“ има три възможни значения. На първо място, думата „cannabis“ насочва към влакнодайно растение, чиято обща организация на пазара е уредена в рамките на Съюза и за чието производство се прилага много стриктно законодателство относно съдържанието на TХК, което не може да надвишава прага от 0,2 %. На второ място, думата „канабис“ насочва към наркотично вещество, забранено в голяма част от държавите членки, към днешна дата мнозинството от тях. На трето място, тя обозначава вещество, чиято възможна терапевтична употреба е в процес на обсъждане.

Според съда EUIPO правилно е преценил, че следва в частност да се определи какво ще е възприятието на съответните потребители с оглед на съвкупността от елементи, съставящи заявения знак). Той приема, че съчетаването във въпросния знак на присъствието на стилизираното изображение на листо от канабис, медиен символ на марихуаната, и на думата „amsterdam“, която насочва към факта, че в град Амстердам има многобройни пунктове за продажба на наркотика, получен от канабис, поради допускането при определени условия на търгуването на последния в Нидерландия, прави много вероятно потребителят да тълкува при обстоятелствата на конкретния случай думата „канабис“ като насочваща към наркотичното вещество, незаконно в „редица страни от Европейския съюз“.

Това тълкуване следва да бъде подкрепено на още по-силно основание, като се има предвид споменаването в заявения знак на думата „store“, обичайно означаваща „бутик“ или „магазин“, така че посоченият знак, чийто доминиращ елемент е думата „канабис“, ще бъде възприет от съответните англоговорящи потребители като означаваща „магазин за канабис в Амстердам“, а от съответните неговорещи английски потребители — като „канабис в Амстердам“, което и в двата случая, подсилено от образа на листата от канабис, медиен символ на марихуаната, представлява ясен и недвусмислен намек за продавания в него наркотичен продукт. Следователно посочените потребители можели да очакват стоките и услугите, търгувани от жалбоподателя, да отговарят на тези, предлагани в подобен магазин.

Жалбоподателят не може да отслаби този извод с аргумента, че ЕКСЗД е пропуснал да разгледа дали освен това разглежданият знак подбужда, банализира или провежда одобрение на използването или на употребата на незаконен наркотичен продукт. Всъщност фактът, че този знак ще бъде възприет от съответните потребители като индикация, че храните и напитките, визирани от жалбоподателя в заявката за регистрация на марка, както и свързаните с тях услуги, съдържат наркотични вещества, незаконни в редица държави членки, е достатъчен, за да се направи изводът, че той е в противоречие с обществения ред по смисъла на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001 във връзка с член 7, параграф 2 от посочения регламент, както правилно е установил апелативният състав, предвид основния интерес, подчертан в точки 74 и 75 по-горе. 

Във всички случаи, при положение че една от основните функции на марката е да установи търговския произход на стоката или услугата, за да даде възможност на потребителя, който закупува обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът му се окаже отрицателен, посоченият знак, тъй като ще бъде възприет по гореописания начин, подбужда имплицитно, но задължително към закупуването на такива стоки и услуги или поне банализира тяхната употреба.

Jaguar Land Rover загуби опозиция касаеща логото си в Япония

Jaguar Land Rover загуби опозиция срещу следната заявена национална марка в Япония в клас 12:

Срещу тази марка компанията от Великобритания противопоставя серия от по-ранни фигуративни и комбинирани марки Jaguar:

Според компанията заявената марка е сходна на притежаваните от нея, както поради наличието на изображение на скачащ ягуар, така и поради идентичната първа част от марките JAG.

Патентното ведомство на страната, обаче, приема че заявената и по-ранните марки не са сходни в степен на причинят объркване.

Доводите за общоизвестност на по-ранните марки също са отхвърлени, като не достатъчно доказани.

Източник: Masaki MIKAMI

Картина трансформирана в часовници - казус от Дания

Съдът в Дания се произнесе по дело касаещо авторски права върху произведение използвано за създаване на други произведения.

Казусът касае художникът Tal R, който е автор на следната картина:

Картината е закупена за 90 000 долара от Dann Thorleifsson и Arne Solmunde Leivsgarð, основатели на компанията за часовници Letho.

След това Letho обявява кампания в която участниците ще могат да получат часовници, чиито дисплеи са създадени на база части от въпросната картина.

Според автора на картината, обаче, това представлява използването й по нов начин, което изисква отстъпване на съответинте авторски права.

За Letho това е действие по унищожаване на картината, което според датското законодателство не се приеме за нарушаване на авторските права на автора, след осъществяване на продажбата на произведението.

Според съда този начин на използване на произведението изисква предварително съгласие от автора, тъй като това е нов начин на разпространение на произведението, което се използва за създаване на ново такова.

Източник: WIPR.

Аргументи и опозиции - становище на Генералния адвокат на Европейския съд

Генералният адвокат на Европейския съд М. BOBEK излезе със становище по дело C‑702/18P  Primart Marek Łukasiewicz срещу EUIPO. Делото касае следното:

На 27 януари 2015 г.  „Primart“ подава в EUIPO заявка за регистрация на марка на Европейския съюз за следният фигуративен знак:

Стоките, за които е заявена регистрация, спадат към клас 30  „Захар, натурални подсладители, сладкарски покрития и пълнежи, пчелни продукти; кафе, чай, какао и техни заместители; лед, сладоледи, замразени кисели млека и сорбета; сол, подправки, ароматизатори и смеси от подправки; печива, сладкарски изделия, шоколад и десерти; обработени зърнени храни, нишестета и стоки от тях, смеси за тестени изделия и кваси; крекери [тънки, сухи бисквити]“.

На 29 април 2015 г. Bolton Cile España, SA подава възражение срещу регистрацията на заявената марка по отношение на всички посочени в предходната точка стоки. Възражението се основава по-специално на испанската марка „PRIMA“, регистрирана на 22 септември 1973 г. под номер 2 578 815 и подновена на 9 април 2013 г., обозначаваща стоки от клас 30, които отговарят на следното описание: „Сосове и смеси от подправки; кафе; чай; какао; захар; ориз; тапиока; саго, заместители на кафе; брашно и зърнени продукти; хляб; бисквити; торти; сладкиши и сладкарски изделия; заледени продукти за ядене; мед; меласа; мая, бакпулвер, сол; горчица; черен пипер; оцет; лед“. В подкрепа на възражението е изтъкнато основанието по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

На 2 септември 2016 г. отделът по споровете отхвърля възражението изцяло. След подадена от Bolton Cile España жалба, с решение от 22 юни 2017 г.(6) четвърти апелативен състав на EUIPO обаче отменя решението на отдела по споровете, уважава възражението, отказва регистрацията на заявената марка и осъжда Primart да заплати разноските, направени в производствата по възражение и обжалване.

Що се отнася до по-ранната испанска марка, апелативният състав приема, че територията, която е от значение за анализа на вероятността от объркване, е Испания и че съответните потребители са широкият кръг потребители в тази държава членка. След като сравнява знаците, апелативният състав стига до извода, че е налице вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. В този контекст той отбелязва, че за съответния испански потребител думата „prima“ означава „братовчедка“ или „премиално плащане“. За разлика от това заявената марка нямала смислово значение. Апелативният състав също посочва, че степента на присъщ отличителен характер на по-ранната национална марка е средна. Според него испанският потребител няма да разбере думата „prima“ в смисъл, означаващ ценното качество на нещо, какъвто е случаят на други езици на Европейския съюз (например немски или нидерландски).

Обжалваното съдебно решение и производството пред Съда

На 24 август 2017 г. Primart подава жалба пред Общия съд за отмяна на спорното решение.

На 12 септември 2018 г. Общият съд отхвърля жалбата, като потвърждава изводите на апелативния състав относно наличието на вероятност от объркване между двата знака. В този контекст Общият съд приема доводите на Primart относно твърдения слаб отличителен характер на по-ранната марка за недопустими съгласно член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009, тъй като не са били представени пред апелативния състав.

В жалбата си пред Съда, подадена на 9 ноември 2018 г., Primart иска от Съда да отмени обжалваното съдебно решение, както и спорното решение на четвърти апелативен състав на EUIPO, да осъди EUIPO и Bolton Cile España да заплатят разноските, направени в производствата пред апелативния състав и пред Общия съд, и да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, направени в производството пред Съда.

Становището на Генералния адвокат:

По мое мнение член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 не може да се тълкува в смисъл, че задължава апелативния състав да не извършва проверка на правни или фактически обстоятелства, които, макар да не са изрично изтъкнати от някоя от страните, са неразривно свързани с изтъкнатите от страните обстоятелства.

Например, след като даден въпрос е бил представен пред апелативния състав, от него не може да се очаква да не взема предвид разпоредбите от Регламент № 207/2009, които, макар да не са посочени от страните, са приложими по отношение на случая. По същия начин правните съображения, които апелативният състав трябва да следва, за да отговори на даден въпрос, поставен от страните, може да го задължат да премине чрез различни стъпки. Фактът, че страните може да не са обсъждали една или няколко от тези стъпки, не означава, че апелативният състав не може да ги засегне.

В този контекст съдилищата на Съюза потвърждават, че има редица въпроси, които, макар да не са били обсъждани в доводите на страните, представени в рамките на производство по възражение, все пак следва да бъдат разгледани от EUIPO и следователно могат да бъдат изтъкнати, дори и за първи път, пред Общия съд.

Такъв може да е по-специално случаят с въпросите относно отличителния характер на по-ранната марка, въз основа на които се твърди, че заявената марка води до вероятност от объркване.

Тази констатация не води до нарушение на член 188 от Процедурния правилник на Общия съд(34), както твърди Bolton Cile España. Представените от Primart доводи относно присъщия отличителен характер на по-ранната марка са свързани с въпрос, който е бил разгледан от апелативния състав, и следователно могат да бъдат надлежно представени пред Общия съд. В спорното решение апелативният състав приема, че по-ранната марка има среден отличителен характер предвид значението на думата „prima“ и начина, по който тази дума ще бъде разбрана от съответните потребители (точки 22 и 27 от спорното решение)(35).

В заключение, основанието за обжалване на Primart, изведено от нарушение на член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009, е основателно.

"UNITED STATES SEAFOODS" не може да бъде търговска марка в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑10/19, United States Seafoods LLC, European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка за клас 29 - "Риба; рибни филета “:

EUIPO отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, описателност и липса на отличителност. Знакът се състой от думите  UNITED STATES SEAFOODS, които биха се разбрали недвусмислено от потребителите, като морски продукти произведени в САЩ.

Аргументът на заявителя, че марката е отличителна поради наличието на графични елементи - карта и знамето на Америка, са отхвърлени, тъй като те не помагат за създаване на отличителност, напротив водят до допълнително подсказване относно произхода на стоките.

Общият съд потвърждава това решение отхвърляйки жалбата на американската компания.

Този казус е добър пример за това, че макар неотличителни думи да могат да бъдат регистрирани, като търговски марки при наличие на други елементи, тези допълнителни елементи сами по себе си трябва да бъдат достатъчно отличителни.

Източник: Peter Gustav Olson, Lexology.

Европейският съюз се присъедини към Лисабонската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Европейския съюз към Лисабонската спогодба за международна регистрация на наименования за произход. Спогодбата влиза в сила считано от 26.02.2020.

Тази спогодба позволява регистрация на географски означения в различни старни членки на базата на една заявка. С присъединяването на ЕС към нея, всеки притежател на европейско наименования за произход ще може да кандидатства за международно такова използвайки механизмите на WIPO.

За повече информация тук.

Обезщетения при налагане на привремени мерки - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑688/17 Bayer Pharma AG срещу Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., което накратко касае налагането на привремени мерки и евентуалните обезщетения ако тези мерки не са основателни.

Предисторията на делото е следната:

На 8 август 2000 г. Bayer подава до Национална служба за интелектуална собственост, Унгария (наричана по-нататък „Службата“) заявка за патент за фармацевтичен продукт, съдържащ противозачатъчна активна съставка. Службата публикува тази заявка на 28 октомври 2002 г.

Първо Richter, през ноември 2009 г. и през август 2010 г., а след това и Exeltis, през октомври 2010 г., започват да предлагат на пазара в Унгария фармацевтични противозачатъчни продукти (наричани по-нататък „разглежданите продукти“).

На 4 октомври 2010 г. Службата издава патент на Bayer.

На 8 ноември 2010 г. Richter подава до Службата искане за констатиране на липса на нарушение, с което да се установи, че разглежданите продукти не нарушават патента на Bayer.

На 9 ноември 2010 г. Bayer иска от запитващата юрисдикция, Градски съд Будапеща, Унгария, да наложи временни мерки, с които да се забрани на Richter и Exeltis да предлагат разглежданите продукти на пазара. Тези молби са отхвърлени с мотива, че не е доказана правдоподобността на нарушението.

На 8 декември 2010 г. Richter и Exeltis подават до Службата искане за обявяване на патента на Bayer за недействителен.

На 25 май 2011 г. Bayer подава нови молби за временни мерки до запитващата юрисдикция, която с разпореждания за принудително изпълнение от 11 юли 2011 г., влезли в сила на 8 август 2011 г., забранява на Richter и Exeltis да предлагат на пазара разглежданите продукти, като същевременно им налага задължението за предоставяне на гаранции.

На 11 август 2011 г. Bayer предявява пред запитващата юрисдикция искове срещу Richter и Exeltis за установяване на нарушение. Производствата по тези искове са спрени до произнасянето на окончателно решение в рамките на производството за обявяване на патента на Bayer за недействителен.

Сезиран с жалби от Richter и Exeltis срещу разпорежданията от 11 юли 2011 г., Регионален апелативен съд Будапеща, Унгария отменя тези разпореждания, съответно на 29 септември и на 4 октомври 2011 г., поради процесуални нарушения и връща делото на запитващата юрисдикция.

С определения от 23 януари и 30 януари 2012 г. последната отхвърля молбите на Bayer за постановяване на временни мерки. Приемайки, че Richter и Exeltis са навлезли на пазара в нарушение на патента, запитващата юрисдикция постановява същевременно, че с оглед по-специално на развитието на производството за обявяване на недействителност на патента на Bayer и за оттегляне на равностоен европейски патент, постановяването на такива мерки не може да се счита за пропорционално. С решение от 3 май 2012 г. Регионален апелативен съд Будапеща потвърждава тези две определения.

С решение от 14 юни 2012 г. Службата частично уважава искането за обявяване на патента на Bayer за недействителен, подадено от Richter и Exeltis. Вследствие на ново искане, подадено от същите, Службата оттегля своето решение от 14 юни 2012 г. и с решение от 13 септември 2012 г. обявява за недействителен този патент в неговата цялост.

С определение от 9 септември 2014 г. запитващата юрисдикция отменя решението на Службата от 13 септември 2012 г. Освен това тя изменя решението на същата от 14 юни 2012 г. и обявява за недействителен патента на Bayer в неговата цялост.

С определение от 20 септември 2016 г. Регионален апелативен съд Будапеща потвърждава това определение.

На 3 март 2017 г. запитващата юрисдикция слага край на производството за установяване на нарушение между Bayer и Exeltis вследствие на оттеглянето на искането от Bayer.

С решение от 30 юни 2017 г. тя отхвърля окончателно иска за установяване на нарушение, предявен от Bayer срещу Richter, поради окончателното обявяване на патента на Bayer за недействителен.

Richter — с насрещен иск, предявен на 22 февруари 2012 г. — и Exeltis с иск, предявен на 6 юли 2017 г., са поискали Bayer да бъде осъдено да заплати обезщетение за вредите, които те твърдят, че са претърпели вследствие на временните мерки, посочени в точка 21 от настоящото решение.

Пред запитващата юрисдикция Bayer иска посочените искания да бъдат отхвърлени, като изтъква, че Richter и Exeltis сами са причинили вредите, които твърдят, че са претърпели, като неправомерно и умишлено са пуснали на пазара разглежданите продукти. Следователно съгласно член 340, параграф 1 от Гражданския кодекс те нямат право да искат обезщетение за тези вреди.

В този контекст запитващата юрисдикция преценява по същество, че при липсата в унгарското право на разпоредба, която конкретно урежда положенията, визирани в член 9, параграф 7 от Директива 2004/48, общите правила на Гражданския кодекс относно отговорността и поправянето на вредите трябва да се тълкуват в светлината на тази разпоредба. Тя има съмнения обаче, на първо място, относно обхвата на правилото, съдържащо се в член 9, параграф 7 от тази директива, и се пита в частност дали тази разпоредба се ограничава само до това да гарантира на ответника правото на обезщетение, или определя и съдържанието на това право. На второ място, тя се пита дали член 9, параграф 7 от посочената директива съставлява пречка за това националният съд, прилагайки разпоредба на гражданското право на държава членка, да определи каква е била ролята на ответника в настъпването на вредата.

При тези обстоятелства Градски съд Будапеща решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли изразът „да предостави подходящо обезщетение“, съдържащ се в член 9, параграф 7 от Директива [2004/48], да се тълкува в смисъл, че държавите членки следва да установят материалноправните разпоредби относно отговорността на страните, размера на обезщетението и начина на обезщетяване, по силата на които съдилищата на държавите членки да разпореждат ищците да обезщетяват ответниците за вреди в резултат от мерки, които впоследствие съдът е отменил или които са престанали да бъдат приложими поради действие или бездействие на ищеца, или в случаите, в които съдът впоследствие е установил, че не е било налице нарушение или опасност от нарушение на право на интелектуална собственост?

2)  В случай на утвърдителен отговор на първия преюдициален въпрос, допуска ли член 9, параграф 7 от […] Директива [2004/48] правна уредба на държава членка, съгласно която спрямо посоченото в тази разпоредба от Директивата обезщетение следва да се прилагат общите разпоредби на държавата членка относно гражданската отговорност и обезщетяването на вреди, които предвиждат, че съдът не може да задължи ищеца да поправи вредите, причинени от временна мярка, оказала се впоследствие необоснована поради недействителност на патента, които са настъпили в резултат на това, че ответникът не е действал по очаквания в съответната ситуация начин, или за чието възникване той е отговорен по същата причина, при условие че при подаване на молбата за постановяване на временна мярка ищецът е действал по очаквания в съответната ситуация начин?“.

Решението на съда:

Член 9, параграф 7 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, и по-конкретно понятието „подходящо обезщетение“, съдържащо се в тази разпоредба, трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която предвижда, че не следва да се обезщетява лице за вредите, които то е претърпяло вследствие на факта, че не е действало, както като цяло може да се очаква от всяко лице с цел да избегне или намали своята вреда, и които при обстоятелства като тези по делото в главното производство мотивират съда да не осъжда лицето, поискало постановяването на временни мерки, да поправи вредите, причинени от тези мерки, въпреки че патентът, въз основа на който са били поискани и постановени такива, впоследствие е бил обявен за недействителен, при условие че тази правна уредба позволява на съда надлежно да вземе предвид всички обективни обстоятелства по делото, включително поведението на страните, за целите по-специално на проверката дали заявителят не е извършил злоупотреба с посочените мерки.

Piaggio загуби съдебно дело пред Общия съд на ЕС относно дизайн на скутери

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑219/18 Piaggio срещу EUIPO. Делото касае регистрирани от китайска компания през 2010 години европейски дизайни за следните скутери:

През 2014 година, италианската компания Piaggio, производител на известните скутери Веспа, подава искане за заличаване на този дизайн на база липса на новост и оригиналност изтъквайки своите собствени скутери и наличните регистрирани дизайни и търговски марки за тях.

EUIPO отхвърля искането, с довода че по-късните дизайни създават различно цялостно впечатление в потребителите в сравнение с това от по-ранните такива.

Решението е обжалвано.

Общият съд потвърждава позицията на EUIPO. Според съда:

На първо място, трябва да се отбележи, най-напред, че жалбоподателят няма основание да твърди, че фактът, че процесните промишлени дизайни имат няколко общи елемента и като цяло много подобна форма, води до извода, че оспорваният промишлен дизайн създава общо впечатление за „дежавю“ при съпоставяне с по-ранния промишлен дизайн.

Всъщност, както правилно отбелязва апелативният състав, докато в оспорвания промишлен дизайн преобладават главно ъгловатите линии, в по-ранния промишлен дизайн линиите са по-скоро заоблени. Процесните промишлени дизайни създават съответно противоположни впечатления у информирания потребител, на когото се приписват особена бдителност и чувствителност, по-специално към дизайна и естетическите качества на съответните продукти.

От всичко изложено по-горе следва, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката в обжалваното решение, че оспорваният и по-ранният промишлен дизайн създават различни общи впечатления у информирания потребител, и като е заключил, че оспорваният промишлен дизайн е оригинален по смисъла на член 6 от Регламент № 6/2002 спрямо по-ранния.

По отношение на противопоставените марки, съдът счита, че:

От всичко изложено дотук следва, че поради, от една страна, създаваното от по-ранната марка цялостно визуално впечатление, което е различно от създаваното от оспорвания промишлен дизайн, и от друга страна, значението, което естетичните качества имат за избора му, средният потребител, който проявява висока степен на внимание, няма да допусне, че в оспорвания промишлен дизайн е използвана по-ранната марка въпреки идентичността на съответните продукти.

Изрично съгласие на артист-изпълнител - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑484/18 Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF

срещу Institut national de l’audiovisuel. Делото касае следното:

INA е публичноправна организация на Френската държава с промишлен и търговски характер, която отговаря за съхраняването и популяризирането на националното аудиовизуално наследство. На това основание той осигурява по-специално съхраняването на аудиовизуалните архиви на продуцентите на аудиовизуални произведения, каквито са националните дружества за програмни предавания, и допринася за използването им.

PG и GF са правоприемници на ZV, музикант, починал през 1985 г.

През 2009 г. PG и GF установяват, че INA е пуснал без тяхно разрешение за продажба на своя онлайн магазин видео и звукозаписи, възпроизвеждащи изпълнения на ZV от периода 1959—1978 г. От преписката, с която разполага Съдът, е видно, че тези видео и звукозаписи са били произведени, а след това излъчени от национални дружества за програмни предавания.

На 28 декември 2009 г. PG и GF предявяват срещу INA иск на основание член L. 212‑3 от Кодекса на интелектуалната собственост, за да получат обезщетение за твърдяното нарушение на притежаваните от тях права на артист изпълнител

С решение от 24 януари 2013 г. Първоинстанционен съд Париж,Франция уважава иска. Той по-специално приема, че прилагането на изменения член 49 не освобождава INA от задължението да получи предварително разрешение от артиста изпълнител, за да може да използва записите на негови изпълнения. Така целта на колективните споразумения, предвидени в последната разпоредба, е само да определи възнагражденията, дължими за новото използване, при условие че съответните артисти изпълнители са дали разрешение за първото използване. В настоящия случай обаче INA не представил доказателство за такова разрешение. С решение от 11 юни 2014 г. Апелативен съд Париж, Франция, сезиран от INA, по същество потвърждава решението, постановено в първоинстанционното производство.

С решение от 14 октомври 2015 г. Касационен съд, Франция отменя частично решението на Апелативния съд. Според него апелативният съд неправилно приел, че за прилагането на въпросния дерогиращ режим се изисква доказателство, че артистът изпълнител е дал разрешение за първото използване на неговото изпълнение, като по този начин добавил към закона условие, което той не съдържа.

С решение от 10 март 2017 г., постановено след връщане на делото за ново разглеждане от касационна инстанция, Апелативен съд Версай, Франция отхвърля исканията на PG и GF. Всъщност този съд по същество счита, че измененият член 49 установява само в полза на INA обикновена презумпция, че артистът изпълнител е дал предварително съгласие, която може да бъде оборена, и следователно не поставя под въпрос изключителното право на артиста изпълнител. Посочените в този член споразумения със синдикалните организации не им дава предоставеното на артиста изпълнител право „да разрешават или забраняват“, а има за цел единствено да определи неговото възнаграждение.

PG, GF, както и встъпилото по своя инициатива в производството пред Cour d’appel de Versailles Spedidam обжалват решението на този съд пред запитващата юрисдикция. Последната посочва, че има съмнения относно съвместимостта с членове 2, 3 и 5 от Директива 2001/29 на правния режим, предвиден в изменения член 49.

При тези условия Касационен съд решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Следва ли член 2, буква б), член 3, параграф 2, [буква] а) и член 5 от Директива [2001/29] да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като предвидената в [изменения] член 49 да създаде в полза на [INA], бенефициер на правата на ползване на аудиовизуалните архиви на национални организации за програмни предавания, дерогиращ режим, съгласно който условията за използване на изпълненията на артистите изпълнители и свързаните с това използване възнаграждения се уреждат чрез споразумения между самите артисти изпълнители или професионалните организации, които ги представляват, и посочения институт, като тези споразумения трябва по-специално да уточняват скалата на възнагражденията и условията за изплащане на тези възнаграждения?“

Решение на съда:

Член 2, буква б) и член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която, що се отнася до използването на аудиовизуални архиви от определената за тази цел институция, установява оборима презумпция, че артистът изпълнител е дал разрешение за записването и използването на неговото изпълнение, когато е участвал в записа на аудиовизуално произведение с цел неговото излъчване.

Новата версия на Espacenet е вече реалност

Европейското патентно ведомство представи обновената база данни за търсене на патенти Espacenet.

Новата версия на базата е по-модерна и предоставя повече опции за целево търсене на патентна информация.

Според информацията Espacenet ще предоставя по-качествени преводи на документацията на повече езици. В допълнение базата ще разполага с повече филтри за търсене, както и за по точно посочване на правния статус на всеки документ, включително и фамилията от патенти.

За повече информация тук.

Нови видове търговски марки на хоризонта

Както е известно скорошните промени в европейското законодателство премахнаха нуждата от графично представяне на един знак при неговото заявяване, като търговска марка.

По този начин се предостави възможност за заявяване на различни видове търговски марки, базирани на новите технологии.

Естествено както и до сега тези нови означения трябва да отговарят на общите изисквания за регистрация на марки.

Така или иначе обаче новите опции за регистрация на марки предоставят и нови възможности за закрила на обекти, които до момента не отговаряха на основното изискване за графично представяне. Примери в това отношение са следните търговски марки:

- динамична марка във Великобритания от Toshiba - тук и

- европейска холограмна марка от Google - тук.

Най-вероятно в бъдеще ще бъдем свидетели и на още по-интересни означения в качеството им на запазени търговски марки.

Кратки IP новини

1. Лицензиране на интелектуална собственост. За повече информация тук. 

2. Авторско право и културно наследство. За повече информация тук. 

3.  Доклад на Световната Организация за Интелектуална Собственост за 2019. За повече информация тук. https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0013.html

Еквадор се присъедини към DesignView

EUIPO съобщава за присъединяването на Еквадор към общата база данни за промишлени дизайни DesignView.  По този начин базата данни ще предоставя достъп до над 14 милионна дизайни по света, като участващите патентни ведомства стават 70.

Повече информация може да откриете тук.

Ferrero защити известната си кутийка на Tic Tac за пореден път

Една от най-големите хранителни компании в света Ferrero спечели съдебно дело в Италия по отношение на 3D марката си за кутийката на бонбони Tic Tac.

Казусът касае използване на сходна опаковка от страна на чешки производител продаващ аналогичен продукт с марка BLIKI.

Според чешката компания марката на Ferrero нарушава изискванията на закона, тъй като изпълнява техническа функция и придава значителна стойност на стоката. В допълнение марка BLIKI създава необходимата разлика.

Съдът в Торино отхвърля тези доводи, приемайки двете кутии за изключително сходни. Доводът за наличие на различна словна марка е нерелевантен в случая, тъй като по-ранната марка е трийзмерна.

Според съда няма основание да се счита, че формата на кутийката на Ferrero изпълнява техническа стойност, както и че придава допълнителна стойност на продукта. Не са предоставени доказателства според които потребителите да купуват продукта именно поради добавената стойност на опаковката.

По-ранно през годината Ferrero спечели друго съдебно дело пред Европейския съд (BMB v Ferrero, C‑693/17 P), в което отново използва наличните си трийзмерни марки.

Тези казуси показват нагледно стратегическата сила на регистрираната търговска марка. За разлика от дизаните, чиято закрила продължава максимално 25 години, регистрацията на търговските марки може да се поддържа неограничено във времето.

Северна Корея се присъедини към Лисабонската спогодба

WIPO съобщава за присъединяването на Северна Корея към Лисабонското споразумение за международна защита на географски означения.

Както е известно чрез това споразумение заявители на географски означения могат да ги регистрират на територията на няколко държави членки подавайки само една заявка.

Повече информация може да откриете тук.

Monzo оттегли заявка за марка за коралов цвят

Компанията за финансови услуги Monzo оттегли заявката за за марка във Великобритания касаеща цвят коралово червено с Pantone 805 C.

Този цвят е използван от Monzo върху предлаганите от тях банкови карти.

Най-вероятната причина за това решение е оповестеният вече отказ на EUIPO да регистрира аналогична европейски марка.

Причината за отказа е липса на отличителност на марката, повечето потребители биха възприели цвета на банковите карти, като декоративен елемент, а не като  знак за търговски произход.

В подобни ситуации се изисква пердоставяне на доказателства за придобита отличителност на знака в следствие на търговско използване. Това обаче не винаги е лека задача особено когато говорим за опит за монополизация на един цвят сам по себе си.

Източник: WIPR.

Bentley Motors загуби съдебно дело касаещо облекла във Великобритания

Bentley Motors загуби съдебно дело касаещо спор относно възможността на компанията да използва марка Bentley за дрехи.

Спорът, започнал от преди около 20 години, с друга британска компания Bentley Clothing завърши с решение на English High Court, което не е в ползва на производителят на луксозните автомобили.

Bentley Clothing е компания, която използва марка Bentley за своите облекла от 1962 година, като притежава и регистрирана марка.

От своя страна Bentley Motors опитва да разшири мърчандайзинг продуктите си, като започва да продава шапки и шалове със своята комбинирана марка Bentley използвана и върху автомобилите им.

Според Bentley Clothing това нарушава правата върху техните регистрирани марки, с което съдът се съгласява поради сходството между марките дължащо се на доминиращата и отличителна дума Bentley.

Източник: WIPR.

Атака срещу розовият цвят на Deutsche Telekom

Застрахователната компания  Lemonade заведе съдебно дело срещу Deutsche Telekom относно притежавани от последната компания цветови марки. Делото е в отговор на атака от страна на немската компания за нарушаване на нейни права върху въпросните марки.

Както е известно Deutsche Telekom използва цвят розово за своите основни брандове, като притежава серия от регистрирани марки в ЕС за този цвят.

От своя страна Lemonade също използва този цвят в своя маркетинг. Според компанията подобна атака е крайно недопустима, първо поради факта, че монополизацията от една компания на един от основните цветове в спектъра е неприемлива и второ поради факта, че Deutsche Telekom оперира в съвсем различна индустрия.

За момента Lemonade е преустановила използването на розовия цвят в своите активности но очевидно съдебните битки ще продължат.

Източник: WIPR.

Самоа се присъедини към Хагската система за защита на дизайни

WIPO съобщава за присъединяването на Самоа към Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин страната става 72 член на системата.

Хагското споразумение влиза в сила за страната считано от 02.01.2020.

Както е известно Хагската система позволява улеснено заявяване на дизайни в различни страни членки чрез подаване на една заявка и заплащане на една такса.

Лихтенщайн се присъедини към TMView

EUIPO съобщава за присъединяването на Лихтенщайн към общата база за търсене на търговски марки TMView.  По този начин броят на участващите патентни ведомства става 71, като базата данни осигурява достъп до над 55 милиона търговски марки по света.

Повече информация може да откриете тук.

Правото на изчерпване и компютърните игри във Франция

Julien GOMIS (Nomos) съобщава интересна новина за решение на съда в Париж относно правото на изчерпване при разпространение на компютърни игри.

Както е известно според  Директива2001/29/EC:

Право на разпространение

1. Държавите-членки предоставят на авторите по отношение на оригинала на техните произведения или на техни копия изключителното право да разрешават или забраняват всяка форма на разпространение сред обществеността чрез продажба или по друг начин.

2. Правото на разпространение не се изчерпва в рамките на Общността по отношение на оригинала или копия на произведението, освен когато първата продажба или друго прехвърляне на собствеността върху тях в Общността се извършва от притежателя на правото или с негово съгласие.

Според решението на съда правото на изчерпване на права се прилага не само в случаите на физическо копие на софтуера но и при свалянето му от сайтове и инсталирането му на потребителски компютър.

Логиката за тази позиция е в това, че потребителят, който има парала за достъп до сайта от който сваля компютърната игра, е платил за това действие, инсталирайки играта на собствения си комютър. След това той може да използва тази игра неограничен период от време, по аналогия с физическите продукти.

Това решение е изненадващо имайки предвид практиката на Европейския съд. В друго съдебно дело пред ECJ, генералният адвокат на съда Maciej Szupunara вече потвърди позицията си, че свалянето на дигитални произведения от интернет представлява комуникация на произведението, а не неговото разпространение, поради което правото за изчерпване след първата продажба е неприложимо.

Amazon защити своя SPARK бранд във Великобритания

Amazon спечели опозиция пред Патентното ведомство на Великобритания относно заявка за словна марка "SPARKK" за клас 9 - стоки включително софтуер за компютърни приложения, мобилни приложения и софтуер за услуги в социалните мрежи.

Опозицията е базирана на по-ранна марка Amazon Spark също в клас 9.

Патентното ведомство потвърждава опозицията. Според него макар в по-ранната марка Amazon да е първа дума, втората дума Spark има същата тежест при възприемане от потребителите.

Допълнителната буква K в по-късната марка не е достатъчна за да преодолее сходството, тъй като може да остане незабелязана.

Ведомството отчита и известността на марката Amazon, приемайки че потребителите биха възприели SPARKK, като вариация на марката на Amazon.

Източник: WIPR.

Малайзия се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на марки

WIPO съобщава за присъединяването на Малайзия към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза всила за страната считано от 27.12.2019. По този начин държавите членки на протокола стават 106.

Както е известно Мадридската система позволява чрез подаването на една заявка за търговска марка да бъдат получени регистрации в различни държави членки на протокола, което спестява време и финансови средства за заявителите.

До каква степен може да защитиш едно традиционно сирене чрез търговска марка?

Генералният адвокат на Европейския съд J. KOKOTT се произнесе по дело C‑766/18 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi срещу EUIPO. Делото касае следния казус:

На 9 юли 2014 г. ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ ЕООД подава до EUIPO заявка за регистрацията на следната цветна фигуративна марка, която е изобразена по-долу:

Стоките и услугите, за които е подадена заявката, спадат към класове 29, 30 и 43, и обхващат определени хранителни стоки, включително сирене, и определени ресторантьорски услуги.

Фондацията е притежател на колективната словна марка „HALLOUMI“, която на 14 юли 2000 г. е регистрирана от EUIPO под № 1082965 за услугите от клас 29 с описанието „сирене“. На 12 ноември 2014 г. тя подава възражение срещу заявката, като се основава по-специално на вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката.

Отделът по споровете отхвърля възражението и подадената срещу това решение жалба също е отхвърлена. С обжалваното решение от 25 септември 2018 г., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ (BBQLOUMI) (T‑328/17, непубликувано, EU:T:2018:594), накрая Общият съд отхвърля и жалбата срещу решението на апелативния състав.

Тези решения се основават по същество на съображението, че марката „HALLOUMI“ съответства на описанието на известно кипърско сирене, поради което има само слаб отличителен характер. Следователно предвид разликите спрямо заявената марка инстанциите на EUIPO и Общият съд не установяват вероятност от объркване.

Според становището на Генералния адвокат, Европейският съд трябва да отхвърли жалбата на Фондацията поради следните съображения:

Следователно в съдебното заседание EUIPO правилно посочва, че предимството на член 66, параграф 2 от Регламента относно марката има сходни последици като регистрацията на описателна марка съгласно вече посоченото решение Formula One Licensing/СХВП(35). На такава марка се придава необходимата минимална степен на отличителен характер, за да се оправдае регистрацията ѝ, но не непременно засилен отличителен характер.

Общият съд не е установил нещо по-различно, когато в точка 71 от обжалваното решение признава на марката „HALLOUMI“ само минимална степен на отличителен характер и по този начин отхвърля вероятност от объркване.

Това е така, тъй като в точки 50—53 и 70 от обжалваното решение той изрично е установил, че марката „HALLOUMI“ не се възприема като указание за (индивидуален или колективен) търговски произход, а като означение на специално сирене(36). Описанието на определен продукт обаче не се ползва с предимство въз основа на член 66, параграф 2 от Регламента относно марката дори ако е възможно обществеността да го свърже с определен географски произход(37). Освен това, преценката на възприемането на дадена марка е от фактическо естество и следователно не подлежи на контрол от страна на Съда в рамките на производството по обжалване.

Преследваната от Фондацията цел да укрепи марката „HALLOUMI“, не може да бъде постигната обаче чрез автоматично предоставяне на по-силен отличителен характер. Това е така, тъй като този отличителен характер би останал фиктивен: по този начин обществеността все още не би възприела географското указание като означение на колективния търговски произход на продукта.

Да се приеме, че основната функция на колективна географска марка, попадаща в обхвата на член 66, параграф 2 от Регламента относно марката, е да служи за указване на географския произход на стоки или услуги, предлагани с такава марка, а не за указване на техния търговски произход, би означавало тази основна функция да се пренебрегне(40).

Следователно отличителният характер на колективна географска марка също се преценява според обстоятелството доколко същата обозначава колективния търговски произход на съответната стока или услуга.

Както вече посочих, според установените от Общия съд фактически обстоятелства обаче марката „HALLOUMI“ дава основание за подобно обозначаване най-много в незначителна степен. Следователно съображенията на Общия съд относно отличителния характер на марката „HALLOUMI“ и вероятността от объркване, и по-специално относно точки 41 и 71 от обжалваното решение, в които Общият съд придава на марката „HALLOUMI“ само минимална степен на отличителен характер, която не е достатъчна, за да обоснове вероятност от объркване със спорната марка, не са опорочени от грешка при прилагане на правото.

Това извод не се опровергава и от факта, че значително се ограничава практическото действие на член 66, параграф 2 от Регламента относно марката и защитата на колективни географски марки. Това е така, тъй като за притежателите на колективна географска марка остава минимална защита, която им позволява да възпрепятстват регистрацията на идентични марки за същите продукти. В същото време те могат да повлияят на възприемането на марката, ако я използват по начин, по който тя придобива отличителен характер(41).

И накрая, няма нужда и от по-широка защита, тъй като схемите за защитени наименования за произход и защитени географски указания(42) могат да осигурят достатъчна, независима от марката защита. Спрямо колективните географски марки тези схеми имат допълнителното предимство, че съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 защитените наименования за произход и защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, предлагащ на пазара продукт, който отговаря на съответната спецификация. За целта не е необходимо членство в сдружение, каквото е предвидено в член 67, параграф 2 от Регламента относно марката. Впрочем EUIPO правилно подчертава, че би било противоречиво, ако въз основа на правото относно марките сдруженията на производителите получават еквивалентна или дори по-голяма защита за географски указания отколкото в системата на защитените наименования за произход.

Кратки новини за интелектуална собственост

1. Световни индикатори за интелектуална собственост: подаване на заявки за марки, дизайни и патенти през 2018. За повече информация тук.

2. Как да защитите вашата марка в социалните мрежи?

За повече информация тук. 

3.  SP2025: Exchange of views at the European Parliament

За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

Adidas спечели опозиция срещу марка Adidog в Япония

Adidas спечели интересна опозиция в Япония срещу заявка за словна търговска марка "adidog", заявена за дрехи за кучета, притежание на местна японска компания.

Според немската компания, която противопоставя серия от свои по-ранни марки ADIDAS, между сравняваните марки има силно сходство, което може да доведе до объркване на потребителите. Този извод се засилва и от факта, че стоките също са близки, макар с различно предназначение. В допълнение Adidas е марка с трайно наложена репутация на пазара в Япония от десетилетия.

Патентното ведомство на страната потвърждава позицията на компанията и отхвърля заявката. Преди време Adidas спечелиха друга опозиция срещу следната комбинирана марка на същите основания.

Източник: The Fashion Law and Masaki Mikami

Генералният адвокат на Европейския съд излезе с важно становище по делото SKY

Генаралният адвокат на Европейския съд Е. ТАНЧЕВ излезе със становище по дело C‑371/18 Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited срещу SkyKick UK Limited, SkyKick Inc. Делото касае следното:

Sky притежава фамилия от регистрирани марки SKY в класове класове 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 и 35—45.

Sky предявяват иск срещу SkyKick за нарушение на посочените марки. В подкрепа на твърденията си за нарушение Sky посочват регистрацията на марките за следните стоки и услуги (въпреки че не всички марки са регистрирани за всички тези стоки и услуги): i) компютърен софтуер (клас 9); ii) компютърен софтуер, доставен чрез интернет (клас 9); iii) компютърен софтуер и телекомуникационна апаратура за осъществяване на връзки с бази данни и интернет (клас 9); iv) съхраняване на данни (клас 9); v) телекомуникационни услуги (клас 38); vi) услуги, свързани с електронна поща (клас 38); vii) обслужване на интернет портал (клас 38) и viii) компютърни услуги за достъп и извличане на информация/данни през компютър или компютърни мрежи (клас 38).

Sky използват в значителна степен марката „SKY“ за редица стоки и услуги, и по-специално за стоки и услуги, свързани с основните сфери от тяхната стопанска дейност, а именно i) телевизионно излъчване, ii) предоставяне на телефонни услуги и iii) предоставянето на широколентови услуги. SkyKick признават, че към ноември 2014 г. „SKY“ е известно на домакинствата в Обединеното кралство и Ирландия наименование в посочените области. Sky обаче не предлагат стоки или услуги, свързани с миграция или бекъп на електронна поща в „облака“, нито има данни, че възнамеряват да предоставят такива стоки или услуги в близко бъдеще.

SkyKick твърдят, че всяка една от марките трябва да се обяви за (частично) недействителна, тъй като е регистрирана за стоки и услуги, които не са посочени достатъчно ясно и точно.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че това твърдение повдига два въпроса. Първият е дали това основание за недействителност може да се изтъкне срещу регистрирана марка.

Решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), постановява (а понастоящем в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001(4) се предвижда такова изискване), че заявителят на марка трябва да посочи достатъчно ясно и точно стоките и услугите, за които се иска защита на марката, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори да определят само въз основа на това обхвата на търсената защита. Ако заявителят не го направи, компетентната служба следва да остави заявката без разглеждане, ако описанието на стоките и услугите не бъде изменено така, че да бъде достатъчно ясно и точно.

Според запитващата юрисдикция от това не следва непременно, че ако заявителят не е изпълнил посоченото изискване, а по време на разглеждане на заявката службата е пропуснала да изиска от последния да отстрани липсата на достатъчно яснота или точност, след регистрация е възможно марката да бъде обявена за недействителна на това основание. Основанията за недействителност, изброени в Регламента, не съдържат изрично изискване описанието на стоки и услуги в заявката да регистрация на марка на Съюза да бъде ясно и точно. Положението по същество е идентично при националните марки.

Вторият въпрос, който запитващата юрисдикция повдига, е дали, ако това основание за недействителност може да се приложи, е възможно да се оспори спецификацията на някоя от марките.

Запитващата юрисдикция счита, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е твърде широка, необоснована и в разрез с обществения интерес. Тя обаче посочва също, че от това не следва непременно, че понятието е недостатъчно ясно и точно. Всъщност на пръв поглед значението на последното е относително ясно и точно. Поради това самото понятие е достатъчно ясно и точно, което позволява да се прецени дали стоките на SkyKick попадат в неговия обхват. От друга страна, запитващата юрисдикция се затруднява да установи защо мотивите на службите за марките, които са част от Европейската мрежа за марки и дизайни (TMDN), изложени в Общото съобщение от 20 ноември 2013 г.,по отношение на „машините“ от клас 7, не са приложими и за „компютърния софтуер“(5).

Освен това, запитващата юрисдикция поставя въпроса дали действителността на спорните марки може да се засегне от недобросъвестността на заявителя в момента на подаване на заявката за регистрация на марката.

SkyKick твърдят в главното производство, че марките са регистрирани недобросъвестно, тъй като Sky не възнамерявали да използват тези марки за всички стоки и услуги, посочени в съответните описания. SkyKick приемат, че Sky са имали намерение да използват марките за някои от посочените стоки и услуги. Все пак основното твърдение на SkyKick е, че марките са изцяло недействителни. При условията на евентуалност SkyKick твърдят, че марките са недействителни, доколкото описанията обхващат стоки и услуги, за които Sky не са имали намерение да използват марките.

Запитващата юрисдикция сочи, че в сравнение с практиката на съдилищата на Европейския съюз съдилищата в Обединеното кралство се съсредоточават в по-голяма степен върху изискването относно намерението за използване заради ролята, изпълнявана от член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство, наричан по-нататък „Законът за марките от 1994 г.“) в системата на марките на Обединеното кралство(6).

Запитващата юрисдикция обаче се пита дали тази разпоредба е съвместима с правото на Съюза. Ако се приеме, че е съвместима, запитващата юрисдикция изпитва съмнения относно обхвата на изискваното намерение за използване на марката.

С оглед на това High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:

„1)  Може ли марка на ЕС или регистрирана в държава членка национална марка да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, тъй като някои или всички понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, не са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и трети лица само въз основа на тези понятия да определят обхвата на предоставената с марката защита?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се смята, че понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща [ли] стоки, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, за да може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита?

3) Може ли да е налице недобросъвестност, ако марката е заявена само за регистрация, без намерение тя да бъде използвана за посочените стоки или услуги?

4)  При утвърдителен отговор на третия въпрос, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използва марката за други от посочените стоки или услуги?

5) Съвместим ли е член 32, параграф 3 от UK Trade Marks Act 1994 (Законът за марките от 1994 г., Обединено кралство) с [Директива (ЕС) 2015/2436(7)] и предшестващите я актове?“.

Мнението на Генералния адвокат:

„1)  Регистрирана марка на Съюза или регистрирана национална марка не може да се обяви за изцяло или частично недействителна единствено на основание, че някои или всички понятия в описанието на стоките и услугите не са достатъчно ясни и точни. Липсата на яснота и точност в описанието на стоките и услугите обаче може да се вземе предвид при преценка на обхвата на защитата, която да се предостави на тази регистрация.

2) Изискванията за яснота и точност обаче могат да имат връзка с режима на недействителност на марките, които противоречат на обществения ред съгласно член 3, параграф 1, буква е) от Първа Директива 89/104 и член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94, тъй като регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е необоснована и в разрез с обществения интерес. Понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща стоки и услуги, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, поради което не може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита.

3)  При определени обстоятелства е възможно да се счита, че е налице елемент на недобросъвестност, ако се подаде заявка за регистрация на марка без намерение за използването ѝ във връзка с посочените стоки или услуги, по-конкретно когато единствената цел на заявителя е да попречи на трето лице да навлезе на пазара, включително когато са налице доказателства за съставляваща злоупотреба стратегия при подаването на заявки, което запитващата юрисдикция следва да прецени.

4) С оглед на член 13 от Директива 89/104 и член 51, параграф 13 от Регламент № 40/94, когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги.

5)  Член 32, параграф 3 от United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., Обединено кралство) не е несъвместим с Директива 89/104, стига да не е единственото основание за установяване на недобросъвестност“.