Весели празници!

 Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.

El Clasico между Барселона и Реал Мадрид може да бъде търговска марка в Япония

La Liga, футболната федерация на Испания, спечели казус касаещ нейн опит за регистрация на следната марка в Япония за клас 41 - спортни дейности, провеждане на спортни събития, спортни информационни услуги и други услуги:

Патентното ведомство на страната отказва регистрация на абсолютни основания - липса на отличителност. Както е известно El Clasico е начинът по който се нарича вечното футболно дерби между Барселона и Реал Мадрид, което има история от 1930 година.

Според ведомството, потрибетилите биха разпознали под El Clasico конкретният футболен мач между двата отбора. От тази гледна точка потребителите биха били заблудени по отношение на услуги несвързани с този футболен мач.

При обжалването обаче, Апелативният борд отменя това решение приемайки марката за отличителна. Според борда, тъй като думата е изписана на испански, потребителите в Япония няма да я свържат директно с конкретния футболен мач. Освен това няма доказателства, че марката е използвана широко и касае определено естество и качество свързано с услугите в клас 41.

Източник: Masaki MIKAMI, Marks IP Law Firm.

Не всеки слоган за мляко може да бъде търговска марка в ЕС

Шведската компания Oatly AB, която предлага продукти заместители на млякото, загуби спор с EUIPO по отношение на заявка за европейска марка "IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS" заявена за класове 18, 25, 29, 30, 32.

Марката е отказана на абсолютни основания - липса на отличителност. Според EUIPO този слоган има директен рекламен и хвалебствен характер, поради което не може да бъде знак разпознаван, като търговски източник от потребителите.

Oatly AB привеждат довода, че марката е сугестивна, изисква определена мисловна дейност от потребителите за да могат да разберат смисълът й, тоест че става дума за мляко но не в класическия му вариант от животински произход.

EUIPO отхърля този аргумент, като приема, че значението на марката е напълно описателно, тоест че става дума за заместител на млякото, което се разбира директно от потребителите.

Решението е в етап на обжалване пред Общия съд на ЕС.

Този казус е показателен за крехкия характер на сугестивните марки. В случая на Doublemint, марката е регистрирана макар да има конкретно значение на двойна мента, но реално потребителите трябва да се замислят какво означава това, тоест какво е единичното ниво на мента и има ли такъв измерител.

Източник: Marks & Clerk - Heather Williams for Lexology.

Нови такси за регистрация на търговски марки в САЩ

Патентното ведомство на САЩ оповести промени в таксите, които събира във връзка с регистрация на търговски марки. Част от новите такси валидни от 02.01.2021, са както следва:

- електронно заявяване на марка, увеличение на таксата от 275 на 350 долара;

- подаване на Декларация за продължаващо използване на марката, увеличение от 125 на 225 долара;

- продължаване на срокът за подаване на опозиция, увеличение на таксата от 100 на 200 долара;

- такса за подаване на опозиция, увеличение от 400 на 600 долара;

- и др.

За повече информация относно тези такси тук.

В допълнение на това WIPO съобщава за нови такси за международни марки с посочване на САЩ. Те ще бъдат валидни от 18.02.2021 и са както следва:

WhatsApp - проблеми в Норвегия

Фейсбук се сблъска с изненадващи проблеми в опитът си да регистрира следната фигуративна марка за своято известно приложение WhatsApp в Норвегия:

Марката е заявена за следните класове: софтуер в клас 9; телекомуникационни услуги  в клас 38; компютърен софтуер в клас 42; услуги за криптиране и сигурност в клас 45.

Патентното ведомство на страната отказва регистрация на марката на абсолютни основания - липса на отличителност. Според ведомството представената икона на телефонна слушалка на зелен фон е често използван знак, който индикира контакти чрез които потребителите могат да се свържат със съответната компания, независимо дали става дума за телефон, мейл или чат. Тъй като използването на подобни изображения е масово от всички, така представеният знак няма нужната степен на отличителност включително и за посочените стоки и услуги.

Решението е обжалвано. Facebook представя доказателства за придобита отличителност на знака, като цитира факта, че това приложение е най-използваното от потребителите в Норвегия.

Апелативният борд отхвърля доказателствата, като недостатъчни. Според бордът повечето от материалите касаят използването на знака заедно със словната част WhatsApp, което не доказва самостоятелно пирдобита отличителност на самият знак, като такъв.

Източник: AWA - Lars Platou за Lexology.

Има ли връзка между процесът на създаване на един бранд и проучването за търговски марки?

Предварителното проучване за налични регистрирани марки е едно от най-важните неща преди да започнете използване на вашия нов бранд. За съжаление често то е подценявано.

Повечето хора приемат, че създаването на една марка изисква единствено вниманието на специалистите по маркетинг. Това е така но до определена степен.

Самият факт, че имате създадено бранд име не означава, че може да го използвате безпроблемно.

Например, нека си представиме компания която е наела маркетингова агенция за създаване на нов бранд. Агенцията създава марката, при този вариант има два сценария:

1. Компанията подава заявка за марка в Патентно ведомство и я регистрира успешно. Но е възможно и срещу тази марка да бъдат подадени опозиции от притежатели на по-ранни вече регистрирани сходни марки. Това би попречило на нейната регистрация и използване от компанията притежател.

2. При вторият вариант, както и често се получава, компанията просто започва да използва марката си на пазара. Ако обаче тя е сходна или дори идентична на вече регистрирана марка за същите или сходни стоки и услуги, то компанията ще се превърне в нарушител на права, което може да доведе и до съдебни дела.

Поради всички тези причини е изключително важно още на етап създаване на марката да бъдат правени регулярни проучвания в базите данни на Патентно ведомство дали за съответното име има регистрирана марка или не. Това би спестило много усилия, време и финанси на всяка компания, която иска да пусне нов бран на пазара.

Луис Хамилтън загуби спор за търговска марка в ЕС

Седемкратният световен шампион на Формула 1 Луис Хамилтън загуби казус относно заявена през 2014 година европейска марка Hamilton в класове 9 и 14. Марката е заявена от швейцарския производител на часовници Hamilton International.

Компанията която управлява правата на интелектуална собственост на Луис Хамилтън 44IP подава искане за заличаване на марката на основание недобросъвестна заявка. Според компанията причината Hamilton International да заявят тази марка е да подсигурят по-голям кръг от стоки за своята марка, чиято предишна регистрация е атакувана поради неизползване.

EUIPO отхвърля искането, като неоснователно. Според практиката на Европейския съд заявяването на марка за стоки, които не са специфицирани достатъчно не е основание за заличаване на марката.

Недобросъвестност може да се твърди в случаите когато заявителят е целял нелоялно предимство спрямо конкуренти или увреждането на техните интереси.

В случая Hamilton International е доказал ясно, че използва своята марка и има намерение да я използва за различни стоки.

В допълнение EUIPO счита, че цитираните по-ранни марки LEWIS HAMILTON не са основание за спиране на марка Hamilton, тъй като това е широко използвана фамилия в англо говорящите страни.

Освен това използването на марка Hamilton от швейцарската компания датира от 1892 година, много преди раждането на спортиста, поради което е нереалистично да се предполага възползване от неговата репутация.

Източник: ESPN.COM

Нова база данни за географски означения от цял свят

Marques Class 46 съобщава новината за нова база данни за търсене на географски означения предоставена от EUIPO.

GIView е база от налични над 5000 географски означения от цял свят. Те могат да бъдат търсени, както по тяхното наименование, така и по страна. Резултатите могат да бъдат видяни, като лист или като карта на света с отбелязване на държавите, където географските означения за защитени.

Повече информация може да откриете във видеото по-долу.

Възнаграждения за звукозаписи - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело по дело C‑147/19 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. срещу Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE).

Делото касае заплащане на възнаграждения за звукозаписи и има следната предистория:

На 29 юли 2010 г. AGEDI и AIE предявяват пред търговски съд Мадрид, Испания иск срещу дружество Atresmedia, за да бъде то осъдено да им плати обезщетение за действия по публично съобщаване на публикувани с търговска цел звукозаписи или възпроизвеждания на такива звукозаписи, осъществени между 1 юни 2003 г. и 31 декември 2009 г. по управляваните от Atresmedia телевизионни канали, както и за неразрешеното възпроизвеждане на звукозаписи във връзка с тези действия по публично съобщаване.

Тъй като Търговски съд Мадрид обявява иска за неоснователен, AGEDI и AIE обжалват решението на този съд пред Окръжен съд Мадрид, Испания, който отменя това решение и изцяло уважава искането им.

Atresmedia подава касационна жалба срещу решението на Окръжен съд Мадрид пред запитващата юрисдикция.

Тази юрисдикция отбелязва, че жалбата се отнася изключително до въпроса дали публичното съобщаване на аудио-визуални произведения, извършено от Atresmedia по телевизионните му канали, дава право на еднократното справедливо възнаграждение, предвидено в испанското право в член 108, параграф 4 и член 116, параграф 2 от LPI, които в правото на Съюза съответстват на член 8, параграф 2 от Директива 92/100 и на член 8, параграф 2 от Директива 2006/115. По-специално тази юрисдикция отбелязва, че трябва да прецени дали от момента, в който публикуван с търговска цел звукозапис или възпроизвеждане на този звукозапис е бил(о) включен(о) или „синхронизиран(о)“ в аудио-визуален запис, съдържащ аудио-визуално произведение, артистите изпълнители и съответните продуценти на звукозаписи могат да изискват такова еднократно справедливо възнаграждение.

Същата юрисдикция добавя, че тъй като AGEDI и AIE искат от Atresmedia обезщетение за публичното съобщаване на аудио-визуални произведения, осъществено между 1 юни 2003 г. и 31 декември 2009 г., към спора по главното производство ratione temporis са приложими както Директива 92/100, така и Директива 2006/115.

При това положение Върховен съд, Испания решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

1)  Обхваща ли понятието „възпроизвеждане на [публикуван с търговска цел] звукозапис“ в член 8, параграф 2 от Директиви 92/100 и 2006/115, възпроизвеждането на публикуван с търговска цел звукозапис в аудио-визуален запис, съдържащ аудио-визуално произведение?

2)  При утвърдителен отговор на предходния въпрос, дължи ли се заплащане на еднократното справедливо възнаграждение, предвидено в член 8, параграф 2 от тези директиви, от страна на субект, който извършва телевизионно радиоразпръскване и който за всякакъв вид публично съобщаване използва аудио-визуален запис, съдържащ кинематографично или аудио-визуално произведение, в което е възпроизведен публикуван с търговска цел звукозапис?“.

Решението на съда:

Член 8, параграф 2 от Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост, и член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, [сродни на] авторското право в областта на интелектуалната собственост, трябва да се тълкуват в смисъл, че ползвателят не е длъжен да заплати визираното в тези разпоредби еднократно справедливо възнаграждение, когато публично съобщава аудио-визуален запис, съдържащ аудио-визуално произведение, в което е бил включен звукозапис или възпроизвеждане на този звукозапис.

На какви лицензии може да разчита един фотограф, когато прави бизнес със своите произведения?

Фотографията е една от тези области, където творчеството се сблъсква с други материи, като например правото. Причината за това е много проста, фотографиите, като обект на интелектуални усилия, са нематериален продукт генериращ стойност, който може да се контролира на база правото или поне това е класическото разбиране в областта.

Ако приемем това за даденност, какви са конкретните начини фотографите да се възползват от предоставеното им право върху техните произведения.

Основното правило е че една оригинална снимка може да бъде използвана само след получено разрешение от нейния автор, естествено извън упоменатите в закона изключения.

Това разрешение се предоставя писменно, чрез така наречените лицензионни договори. Основно те могат да бъдат два типа:

• Изключителни лицензии - при тях фотографът дава правото за използване на един ползвател и никой друг, включително фотографът няма право да използва същата снимка, освен ако не е уговорено друго.
• Неизключителни лицензии - при тях фотографът може да дава лицензии за използване на една и съща снимка на множество ползватели без ограничение. Естествено при този вариант цената на лицензията е по-малка отколкото в случая с изключителната такава.

Изключително важно е за всеки фотограф да изгради ясна стратегия как да максимизира печалбата си от използването на своите произведения. В определени случаи предоставянето на изключителна лицензия може да бъде по-добре, в други неизключителната такава може да доведе до по-големи приходи поради по-големият оборот.

MILLENNIALFALCON катострофира след спор за търговски марки в САЩ

Lucasfilm Entertainment Company спечели опозиция в САЩ срещу заявена марка “MILLENNIALFALCON” в клас 41: „развлекателни услуги от рода на музикални изпълнения на живо от музикални групи, продуцентски услуги и музикални записи“.

Марката е заявена от Ilan Moskowitz, който прави пародийно музикалнво шоу критикуващо корпоративната култура, включително и тази на Дисни.

Lucasfilm противопоставят по-ранна регистрирана марка MILLENNIUM FALCON в клас 28: "играчки".

В допълнение обаче компанията предоставя серия от доказателства за дългогодишното използване на своята марка не само за играчки но и за различни забавни програми, тематични паркове, мърчандайзинг продукти включително и музикални програми. Предоставени са данни за обем продажби и сключени множество лицензии свързани с марката.

Както е известно MILLENNIUM FALCON е името на известния космически кораб от филмите за Междузвездни войни, придобили изключителна популярност по цял свят в последните близо 40 години.

Заявителят на марката твърди, че тя не е сходна поради разликите в буквите на първата дума, както и пароди факта, че използването е за различни канали и с пародиен смисъл.

USPTO не се съгласява с тези доводи и приема марките са силно сходни. Макар заявената марка да съдържа три различни букви IAL в първата си част, то значението създавано от думите е сходно.

По отношение на стоките и услугите, макар по-ранната марка да е регистрирана само за играчки то нейното използване е за много по-широк кръг от стоки и услуги, което е доказано с предоставените лицензии и примери за използването й (в САЩ правото върху марка възниква на база на нейното реално използване).

Поради това USPTO счита, че е налице сходство между марките в степен да причини объркване в потребителите, които могат да предполажат, че заявената марка се използва на база разрешение от страна на притежателят на по-ранната марка.

Източник:Ankara Patent Bureau - Cansu ÇATMA BİLEN and Önder Erol Ünsal for Lexology.

Нови такси за регистрация на международни марки в Армения

WIPO информира за промяна на дължимите индивидуални такси за регистрация на международни марки за територията на Армения. Новите такси, валидни от 16.12.2020, са както следва:

Google спечели казус относно "Street View" в Япония

Патентното ведомство на Япония се произнесе по казус касаещ заявена марка “STREET VIEW MODEL (SVM)”, изписана на японски, за клас 41: Предоставяне на онлайн видео и снимки, които не могат да бъдат изтеглени.

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Google на база по-ранно регистрирана известна марка STREET VIEW за класове 9 и 42.

Патентното ведомство приема по-ранната марка за доказано известна в страната. При сравнението на знаците, макар STREET VIEW да не е толкова отличителна фраза, ведомството приема, че те са сходни. Това се дължи както на придобитата отличителност и репутация на по-ранната марка, така и на сходството на бизнесите. Това може да причини объркване сред потребителите, които могат да допуснат връзка между притежателите на марките, която не съществува.

Източник: Masaki MIKAMI, Marks IP Law Firm.

Разликата между спортни и обикновенни автомобили според Европейския съд и връзката им с търговските марки

Наскоро Европейският съд излезе с решение по дело T‑677/19, Polfarmex S.A срещу EUIPO.

Делото касае регистрирана през 2011 европейска марка SYRENA за следните класове стоки:

• Клас 9: „Програми и софтуер за компютърни и видео игри, нито една от горепосочените стоки, свързани с въздухоплавателното поле, и по-специално хеликоптери и ротационни апарати“;
• Клас 12: „Моторни превозни средства за движение по суша и части за тях (включени в клас 12)“;
• Клас 28: „Игри и играчки, модели превозни средства; превозни средства в мащаб, изработени от всякакви материали, по-специално превозни средства от хартия и превозни средства от леярен модел или превозни средства от пластмасов модел “

През 2016 година Polfarmex подава искане за отмяна на тази марка на основание липса на използване. EUIPO уважава искането с изключение на клас 12 - автомобили. Решението е обжалвано.

Въпреки оскъдните фактури за продажби на автомобили с марката, ведомството приема, че използването е доказано. Причината за това е че марката е била използвана само за спортни автомобили, които се характеризират с ограничен пазар. Обикновенно те са много по-скъпи от традиционните такива и тяхното търсене е много по-малко. Останалите доказателства под формата на реклами и подготовка за използване на марката са приети за достатъчни.

Според Европейския съд, при подобни обстоятелства не е задължително предоставянето на документи за продажба на продуктите. Самата подготовка и рекламна дейност доказват реалното използване на марката.

По отношение на въпросът, обаче, дали използването на марката за спорти автомобили покрива цялата категория на автомобили в клас 12, Съдът приема, че това не е изпълнено поради разликите в характеристиките на превозните средства. Целта на използването на спортни автомобили е различна от тази при обикновенните, поради което може да се приеме, че те са подкатегория в общата такава и доказването касае само тази подкатегория.

Може ли UpWork да използва думата Freelancer за своите приложения?

Популярната платформа за фриленсъри UpWork спечели съдебно дело срещу нейния конкурент Freelancer в САЩ.

Спорът касае използването на думата FREELANCER, която представлява и регистрирана търговска марка на Freelancer в САЩ за класове 9, 35, 36, 45.

Двете компании предоставят мобилни приложения, които могат да се свалят от потребителите през магазините на Apple и Google.

Проблемът за Freelancer е че под изображението на приложението на UpWork стой думата Freelancer, което е тяхна регистрирана марка.

Съдът в Калифорния обаче отхвърля тази претенция. При слабо отличителни и описателни марки е възможно тяхното използване от други пазарни участници стига това използване да не е във вид на търговска марка, а само с цел описване на характеристиките на стоките и услугите.

Думата freelancer има конкретно значение за хора на свободна практика, които предоставят професионални услуги на проектна база за различни клиенти.

Използването на думата от страна на UpWork не цели копиране на марката на Freelancer, а само описва предлаганата от приложението услуга. UpWork използват напълно различно лого поради което потребителите не биха били заблудени относно търговския източник на услугите.

Източник: Harness, Dickey & Pierce, PLC - Bryan K. Wheelock за Lexology.

Кратки IP новини

 

1. Добри практики за управление на глобално портфолио от интелектуална собственост. За повече информация тук.

2. Разкриване на дизайни и тяхната защита. За повече информация тук.

3. Нарушаване на права върху интелектуална собственост в ЕС. За повече информация тук.

Glaxo Group загуби спор относно регистрация на пурпурен цвят, като марка в ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T‑ 187/19, Glaxo Group Ltd срещу  EUIPO. Делото касае опит на Glaxo да регистрира пурпурният цвят с пантон: 2587C, като търговска марка в ЕС за инхалатори и фармацефтични продукти от класове 5 и 10.

EUIPO отказва регистрацията на абсолютни основания, липса на отличителност. При обжалването Апелативният борд потвърждава това решение. Аргументацията е че този цвят се асоциира с посочените продукти. В допълнение този цвят трябва да бъде оставен за ползване и от други фирми с оглед на това, че потребителите купуват предимно генерични продукти, които обикновенно използват сходна цветова визия с оригиналния продукт.

Общият съд на ЕС потвърждава позицията на EUIPO. Регистрацията на единичен цвят е възможна само в много ограничен кръг от случаи, тъй като обикновенно той не се възприема, като знак за търговски източник.

Предоставените от заявителя доказателства за придобита отличителност на знака са неубедителни. 

Например предоставеното социологическо изследване в 10 държави членки не разкрива броят на анкетираните хора. Прекалено малките изследвания (100-200 души) не са представителни за целите на установяване на придобита отличителност.

Освен това анкетираните са били питани дали разпознават конкретно този цвят. Не е бил посочен пантон, както и опция да изберат между няколко подобни цветове за да се приеме, че именно този пантон е отличителният за тях.

В някои от изследваните държави е била обозначена друга вариация на този цвят в изследването или директно е бил показван инхалаторът.

Съдът приема, че предоставената информация за продажби и реклами има само спомагателен характер и без конкретно и точно изследване за разпознаваемостта на знака от потребителите не може да се заключи, че той е придобил нужната степен на вторична отличителност за да бъде регистриран, като търговска марка.

Източник: Alicante News.

Ферари спечели важно тълкувателно решение пред Европейския съд за своята марка TESTAROSSA

Европейският съд излезе с решение по обединени дела C‑720/18 и C‑721/18 Ferrari SpA срещу DU.

Тези дела касаят следното:

Ferrari е притежател на марка TESTAROSSA.

Тази марка е регистрирана на 22 юли 1987 г., като международна марка № 515 107 за следните стоки от клас 12 :„Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода, по-специално автомобили и техните части“.

 На 7 май 1990 г. същата марка е регистрирана и в Германската служба за патенти и марки, като марка № 11158448 за следните стоки от клас 12: „Сухопътни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове и техните части; двигатели за сухопътни превозни средства; съставни части на автомобили, а именно тегличи, багажници, багажници за ски, калобрани, вериги за сняг, спойлери, облегалки за глава, предпазни колани, обезопасителни седалки за деца“.

Тъй като Областен съд Дюселдорф, Германия разпорежда заличаване поради отмяна на двете марки на Ferrari, посочени в точки 14 и 15 от настоящото решение (наричани по-нататък заедно „спорните марки“), на основание че Ferrari не е използвало реално през непрекъснат период от пет години тези марки в Германия и в Швейцария за стоките, за които са регистрирани, Ferrari обжалва решенията на тази юрисдикция пред Върховен областен съд Дюселдорф, Германия.

Запитващата юрисдикция посочва, че между 1984 г. и 1991 г. Ferrari предлага на пазара модел на спортен автомобил под наименованието „Testarossa“, а до 1996 г. — модели 512 TR и F512 M, които са го заменили. През 2014 г. Ferrari било произвело един-единствен екземпляр от модела Ferrari F12 TRS. От предоставените от запитващата юрисдикция данни е видно, че през периода, релевантен за преценката на използването на спорните марки, Ferrari ги използва за обозначаване на резервни части и аксесоари на много скъпите луксозни спортни автомобили, продавани преди това с тези марки.

Като счита, че използването на дадена марка невинаги трябва да бъде значително, за да се счита за реално, и като има предвид и факта, че Ferrari е използвало спорните марки за скъпи спортни автомобили, от които обикновено се произвежда само малък брой, запитващата юрисдикция не споделя гледната точка на първоинстанционния съд, че обхватът на изтъкнатото от Ferrari използване не е достатъчен, за да се докаже реалното използване на тези марки.

Според запитващата юрисдикция обаче е спорно дали тези особености следва да се вземат предвид по отношение на спорните марки, доколкото те са регистрирани не за скъпи луксозни спортни автомобили, а като цяло за автомобили и за техните части. Запитващата юрисдикция счита, че ако следва да се разгледа дали спорните марки са били реално използвани на масовия пазар на автомобили и техните части, би следвало автоматично да се заключи, че не е налице реално използване.

Запитващата юрисдикция добавя, че Ferrari твърди, че след извършен преглед е препродавало употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки. Първоинстанционният съд приел, че това не представлява ново използване на спорните марки, тъй като след първото пускане на пазара на стоките, носещи тези марки, правата, които Ferrari черпело от тях, били изчерпани и то не било в състояние да забрани препродажбата на тези стоки.

Първоинстанционният съд приема, че тъй като понятието за „използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марка“, не можело да има по-широк обхват от понятието за неправомерно използване на марка, действията по използване, които притежателят на тази марка не може да забрани на трети лица, не можели да представляват използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани с марката. От своя страна Ferrari поддържало, че продажбата на употребявани превозни средства, обозначени със спорните марки, означавала, че то отново признава съответното превозно средство и следователно представлявала ново използване по начин, който гарантира запазването на правата, свързани със спорните марки.

За да се вземе предвид обстоятелството, че страната, която иска отмяна, често не е запозната с точните обстоятелства по използването на дадена марка, германската съдебна практика налагала на притежателя на съответната марка вторичното задължение да изложи изцяло и обстойно начина, по който я е използвал. След като притежателят на марката изпълни това задължение, страната, която иска заличаването на марката, следвало да обори тези доводи.

Прилагането на тези принципи към споровете по главните производства давало възможност те да бъдат решени, без да се разпореди събиране на доказателства, тъй като Ferrari изложило достатъчно обстойно извършените от него действия по използване и също така представило доказателства, докато DU само оспорвал твърденията на Ferrari, без да представи доказателства от своя страна. Следователно трябвало да се приеме, че той не е изпълнил изискванията във връзка с тежестта на доказване. Ако тази тежест обаче се носи от Ferrari в качеството му на притежател на спорните марки, било необходимо да се разгледат представените от него доказателства.  

При тези обстоятелства Върховен областен съд Дюселдорф решава да спре производството и да постави на Съда следните идентични за двете дела преюдициални въпроси:

1)  При преценката дали е налице реално по вида и обхвата си използване по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] в случай на марка, която е регистрирана за широка категория стоки, в случая сухопътни превозни средства, и по-специално автомобили и техните части, но която действително е използвана само за специален пазарен сегмент, в случая скъпи луксозни спортни автомобили и техните части, следва ли да се вземе предвид пазарът на регистрираната категория стоки като цяло, или може да се вземе предвид специалният пазарен сегмент? Когато използването за специалния пазарен сегмент е достатъчно, следва ли да се запазят правата върху марката в този сегмент в производство по заличаването ѝ поради нейната отмяна?

2) Представлява ли търговското разпространение на стоки втора употреба, които вече са били пуснати на пазара в Европейското икономическо пространство от притежателя на марката, използване на марката по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО от притежателя?

3) Използва ли се марка, която е регистрирана не само за дадена стока, а и за частите от тази стока, по начин, който гарантира запазването на правата и по отношение на стоката, когато тази стока вече не е предмет на търговско разпространение, но предмет на търговско разпространение са обозначените с марката аксесоари и резервни части за обозначена с марката стока, която в миналото е била предмет на търговско разпространение?

4)  Когато се преценява дали е налице реално използване, следва ли да се вземе предвид и дали притежателят на марката предлага определени услуги за стоки, които вече са били предмет на търговско разпространение, без при това да използва марката?

5)  Следва ли при проверката на използването на марката в съответната държава членка (в случая Германия) по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 […] да се вземе предвид и използването на марката в Швейцария съгласно член 5 от [Конвенцията от 1892 г.]?

6)  Съвместимо ли е с Директива 2008/95 […] на притежателя на марка, чиято отмяна се иска, да се наложи задължение да посочи обстойно фактите, установяващи използването на марката, но рискът от невъзможността да се представят доказателства да се носи от ищеца, претендиращ заличаването на марката?“

Тълкувателното решение на съда:

1)  Член 12, параграф 1 и член 13 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че марка, регистрирана за категория стоки и съставните им резервни части, трябва да се счита за „реално използвана“ по смисъла на посочения член 12, параграф 1 за всички стоки, спадащи към тази категория, и съставните им резервни части, ако е използвана по този начин само за някои от тези стоки, като скъпи луксозни спортни автомобили или само за резервните части или аксесоарите на някои от тези стоки, освен ако от относимите фактически обстоятелства и доказателства не следва, че потребителят, който желае да придобие същите стоки, ги възприема като представляващи самостоятелна подкатегория от категорията стоки, за които съответната марка е регистрирана.

2)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка може да бъде реално използвана от нейния притежател, когато той препродава употребявани стоки, пуснати на пазара с тази марка.

3)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че дадена марка е реално използвана от нейния притежател, когато той предоставя определени услуги във връзка със стоките, предлагани преди на пазара с тази марка, при условие че тези услуги се предоставят с посочената марка.

4)  Член 351, първа алинея ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска юрисдикция на държава членка да прилага конвенция, сключена между държава — членка на Съюза, и трета държава преди 1 януари 1958 г., или за присъединилите се към Съюза държави — преди датата на тяхното присъединяване, като подписаната в Берлин на 13 април 1892 г. Конвенция между Швейцария и Германия относно взаимната защита на патентите, дизайните, марките и моделите, със съответните изменения — която предвижда, че трябва да се вземе предвид използването на регистрирана в тази държава членка марка на територията на третата държава, за да се установи дали посочената марка е била „реално използвана“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 2008/95, докато посредством един от способите, посочени във втората алинея от тази разпоредба, могат да бъдат премахнати евентуалните несъответствия между Договора за функционирането на ЕС и посочената конвенция.

5)  Член 12, параграф 1 от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка носи тежестта да докаже, че тази марка е била „реално използвана“ по смисъла на посочената разпоредба.

Bentley спечели опозиция срещу заявена марка Bentley Life в Япония

Британската компания Arthur Brand Management Company Limited заявява следната марка в Япония за услугите от клас 41: клубове за здравни услуги [здравно и фитнес обучение]; клубни услуги [развлечение или образование]; преподавателски и образователни услуги; организиране на състезания [образование или забавление]; представяне на филми:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Bentley Motors Company на основание следните по-ранни марки в клас 12:

В допълнение компанията претендира и налична репутация на тези марки в страната, като твърди че заявителят цели недобросъвестно облагодетелстване от нейната репутация на пазара имайки предвид идентичността на знаците.

Патентното ведомство на Япония потвърждава опозицията. Макар услугите в клас 41 да са различни от стоките в клас 12, то предоставените доказателства за наличната общоизвестност на по-ранните марки, считано от 1920 година, както и тяхната висока прилика със заявената марка, могат да причинят потребителско объркване. Потребителите могат да счетат, че предлаганите услуги са свързани с Bentley Motors Company.

Източник: Masaki MIKAMI, Mark IP Law Firm.

Какви минуси има марка, която описва характеристики на продуктите?

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T–602/19 Eugène Perma Franc срещу SPI Investments Group.

Делото е интересно и показателно за случаите при които се търси регистрация на марки съдържащи слабо отличителни елементи.

Eugène Perma Franc заявява следната европейска марка в клас 3 - козметични продукти:

SPI Investments Group подава опозиция срещу тази марка на основание следната по-ранна марка също в клас 3:

EUIPO потвърждава опозицията намирайки марките за достатъчно сходни за идентични продукти.

Решението е обжалвано.

Апелативният борд също потвърждава опозицията намирейки марките сходни в средна степен. Макар елемента NATURA да е слабо отличетелен във връзка със заявените стоки, то визуално и фонетично марките са сходни за идентични стоки.

Решението е обжалвано отново този път пред Общия съд.

Съдът обаче приема марките за несходни в нужната степен. Причината е че първата им част е съставена от слабо отличителния елемент NATURA, който съставлява 60% от марката и е масово използван от различни производители във връзка с козметични продукти. последната част на марките "_NOVE" и "_LIUM" са напълно различни и спомагат за създаване на различно цялостно впечатление от знаците.

Според съда: „От практиката на вземане на решения на Апелативния борд на EUIPO и от практиката на Съда става ясно, че въпреки че даден заявител е свободен да избира марка с ниска степен на отличителност и да я използва на пазара, той трябва да приеме, че и други заявители имат право да използват търговски марки с подобни или идентични описателни елементи“.

Търговски марки и мигрена - решение на Европейския съд

Европейският съд се произвесе по дела касаещи две заявени от фармацефтичната компания Teva Pharmaceutical Industries  европейски марки:

- Moins de migraine pour vivre mieux ( от френски - По-малко мигрена за по-добър живот)

- Weniger Migräne. Mehr vom Leben ( от немски - По-малко мигрена, повече живот)

Марките са заявени за следните класове:

- 16 Печатни материали, свързани с лечението на мигрена.

- 44 Предоставяне на информация, свързана с лечението на мигрена.

EUIPO отказва регистрация на марките на абсолютни основания - липса на отличителност. Според ведомството посочените слогани не могат да индикират търговски произход на стоките и услугите, тъй като тяхното значение е директно разбираемо от потребителите с конкретен смисъл, което прави знаците напълно неотличими.

Teva обжалват пред Европейския съд с довода, че марките са отличими за посочените конкретни стоки и услуги и че компанията вече е регистрирала друха сходна марка но на английски LESS MIGRAINE, MORE MOMENTS.

Съдът потвърждава позицията на EUIPO. Макар да е типично за слоганите да съобщават определена информация на потребителите, тази информация не трябва да бъде директно разбирана от тях във връзка с посочените стоки и услуги.

Според съда двете марки на френски и немски са напълно неотличителни, тъй като информират потребителите за резултата от липсата на мигрена по директен начин.

За разлика от тях, слоганът на английски има по-сугистивен характер, изискващ допълнително замисляне от страна на потребителите за да стигнат до значението му. Поради тази причина слоганът на английски може да бъде регистриран за разлика от тези на немски и френски, чиито значения се възприемат директно.

Източник: Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB за Lexology.

Търговска марка Lehman Brothers е все още активна въпреки фалита на известната банка

Интересен казус от САЩ показва как една търговска марка, която не се използва активно от години може все още да бъде защитена.

Конкретният случай касае небезизвестната инвестиционна банка Lehman Brothers, която беше в центъра на световната икономическа криза от 2008 година. След нейният фалит, марките Lehman Brothers са придобити от Barclays Capital, която ги лицензира обратно на   Lehman Brothers за целите на процедурата по ликвидация на компанията.

Друга компания Tiger Lily Ventures Ltd заявява през 2013 година марка Lehman Brothers за бира и спиртни напитки, както и барове и ресторанти. 

Защитата на марките на Barclays изтича и те заявяват нова марка по-късно през 2013 година, като подават опозиция срещу заявената марка на основание по-ранно използване на марка Lehman Brothers, налична репутация на марката и възможност за объркване на потребителите и асоцииране с притежателят на по-ранната марка. Както е известно в САЩ правата върху търговската марка са базирани на нейното реално използване на пазара.

Tiger Lily Ventures конткрират, че марките на Barclays са изоставени и не са използвани особено за посочените стоки.

Апелативният борд на американското патентно ведомство, обаче приема, че това не е така. Макар марките да не се използват за финансови услуги са налични различни ликвидационни дейности свързани с Lehman Brothers изискващи финансови операции и продажба на активи.

Поради тази причина не може да се приеме, че използването на марките е преустановено напълно.

Бордът приема заявената марка за идентична на по-ранните. По отношение на стоките и услугите, Бордът счита, че макар Lehman Brothers, като марка да е използвана за финансови услуги, често подобни големи компании използват брандовете си и за други стоки и ислуги, включително напитки, храни и други рекламни и мърчандайзинг активности.

Поради тази причина е много вероятно клиентите на Tiger Lily Ventures да направят връзка с инвестиционната банка  Lehman Brothers имайки предвид и нейната все още налична разпознаваемост и репутация на пазара.

Източник: Ira S. Sacks and Rachel B. Rudensky - Akerman LLP 

До каква степен декоративни елементи могат да представляват търговски марки?

Европейският съд излезе с решение по дело C‑456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken срещу Patent- och registreringsverket. Делото касае следната предистория:

Жалбоподателят в главното производство е притежател на фигуративни марки, регистрирани в Службата за интелектуална собственост под номера 363521—363523 за автомобилни и транспортни услуги от клас 39. Тези фигуративни марки са следните:

На 23 ноември 2016 г. жалбоподателят в главното производство подава пред Службата за интелектуална собственост три заявки за марки за различни автомобилни и транспортни услуги от клас 39:

Трите марки са придружени от следното описание: „Оцветяване на превозни средства в червен, бял и оранжев цвят по указания начин“. Жалбоподателят в главното производство уточнява, че заявките не се отнасят до самата форма на превозните средства или до очертаните по тях черни или сиви полета.

С решение от 29 август 2017 г. Службата за интелектуална собственост отхвърля заявките с мотива, че знаците, за които се иска регистрация съгласно правото в областта на марките, са само декоративни, че не могат да се възприемат като годни да отличат заявените услуги и че поради това нямат отличителен характер.

Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Патентен и търговски съд, Швеция.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва, че заявените марки представляват „позиционни марки“, които се състоят от различни по големина елипси в червен, оранжев и бял цвят и се поставят в определен размер и положение върху използваните за извършването на транспортните услуги автобуси и влакове.

Изображенията, които жалбоподателят представя за заявените марки и на които очертава превозните средства с пунктирана линия, за да покаже, че исканата защита не се отнася до формата им, са следните:

Освен това жалбоподателят в главното производство твърди, че заявените марки създават впечатление, сходно с това, което създават марките, регистрирани под номера 363521—363523, и че отличителният характер на първите не трябва да се преценява различно само поради факта че са предназначени да се поставят по определен начин върху използваните за транспортните услуги превозни средства. Жалбоподателят отбелязва също и че транспортните дружества по принцип поставят върху превозните си средства свои графични изображения или цветове, така че ползвателите на извършваните от тях услуги считат тези графични изображения или цветове за указания за търговски произход.

Службата за интелектуална собственост от своя страна изтъква, че защитата на фигуративните елементи на разглежданите в главното производство марки не се иска абстрактно, а за да бъдат поставяни върху използваните от жалбоподателя в главното производство превозни средства. Тъй като преценката на отличителния характер би следвало да е цялостна и превозните средства за търговски транспорт често се декорират с цветни мотиви, потребителите  за да могат да разберат, че става въпрос за марка  трябвало да са предварително запознати със съответните елементи, тъй като в противен случай биха ги счели за декоративни елементи. Предвид разнообразието в оцветяването и декорацията на превозните средства, използвани в съответния икономически сектор, разглежданите в главното производство знаци можели да се възприемат като указание за търговския произход само ако се различават в достатъчна степен от стандартното или обичайното в сектора, а случаят не бил такъв.

С решение от 29 март 2018 г. Патентен и търговски съд отхвърля жалбата на жалбоподателя в главното производство с мотива, че представените доказателства не установяват достатъчна разлика между цветовете и формата на знаците, за които се иска защита съгласно правото в областта на марките, и начина, по който другите предприятия декорират превозните си средства, и поради това не може да се приеме, че съответните потребители възприемат тези знаци като указание за търговски произход.

Жалбоподателят в главното производство обжалва това решение пред Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд, Швеция.

Запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно член 3 от Директива 2015/2436 основното, което се изисква от знака, за да бъде марка, е да има отличителен характер.

В това отношение запитващата юрисдикция подчертава постоянната практика на Съда, съгласно която съответните потребители невинаги възприемат по един и същи начин отличителния характер на знак според това дали разглежданата марка е триизмерна и се състои от външния вид на самата стока, или е словна или фигуративна марка. Всъщност, тъй като средните потребители нямат навик да предполагат какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или формата на тяхната опаковка, би могло да се окаже по-трудно да се установи отличителният характер на триизмерна марка, отколкото този на словна или фигуративна марка. Ето защо, както Съдът е приел, знак, който се смесва с външния вид на стоката, може да се счита за имащ отличителен характер само ако значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

По отношение на марките, обозначаващи услуги, запитващата юрисдикция посочва решението на Съда от 10 юли 2014 г., Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), в точка 20 от което се приема, че обзавеждането на търговско помещение може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, когато изобразеното обзавеждане значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

Запитващата юрисдикция все пак отбелязва, че в това решение Съдът не е уточнил при какви условия изискването за наличие на значителна разлика от стандартното или обичайното в сектора трябва да се прилага по отношение на марка, която обозначава услуга.

Освен това запитващата юрисдикция подчертава, че в споменатото решение Съдът не е анализирал дали разглежданата марка не е независима от външния вид на материалните предмети, които позволяват извършването на услугите, за които е регистрирана.

В този смисъл запитващата юрисдикция иска да се установи дали, за да се прецени отличителният характер на знаци  които са предназначени да се поставят върху определени части на превозните средства на доставчик на транспортни услуги, за да го отличават  трябва да се провери дали те значително се отклоняват от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

При тези обстоятелства Апелативен съд Стокхолм, заседаващ като апелативен патентен и търговски съд решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Трябва ли член 4, параграф 1, буква б) от Директива [2015/2436] да се тълкува в смисъл, че при заявка за регистрация на марка за услуги, която се състои от знак, поставен в определено положение и покриващ големи части от повърхността на използваните за извършването на услугите материални предмети, следва да се провери в каква степен марката не е независима от външния вид на тези предмети?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли марката значително да се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор, за да може да се приеме, че има отличителен характер?“.

Решение на съда:

Член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че налага при преценката на отличителния характер на знак  който е заявен за регистрация като марка за услуга, състои се от цветни мотиви и е предназначен да се поставя изключително и систематично по определен начин върху голяма част от използваните за доставката на тази услуга предмети  да се отчита как съответните потребители възприемат поставянето на знака върху предметите, без при това да следва да се проверява дали знакът значително се отклонява от стандартното или обичайното в съответния икономически сектор.

Спор относно марка “FIT KITCHEN” във Великобритания

Интересен спор относно търговски марки от Великобритания привлече вниманието ни.

Fit Kitchen Limited е компания предлагаща готови ястия предз своя интернет сайт на база предпочитания на потребителите.

Scratch Meals е друга компания, която предлага готови ястия но в магазинната мрежа. Компанията използва бранд “FIT KITCHEN” за обозначаване на продуктите си.

Fit Kitchen Limited завежда съдебно дело за нарушаване на права върху нейна регистрирана марка FIT KITCHEN.

Scratch Meals контрират, че въпросната марка трябва да бъде заличена, тъй като е била заявена недобросъвестно, шест дни след като Fit Kitchen Limited е прекратила дейността си, като компания.

Fit Kitchen Limited  доказват, че не са пуличили официалното решение за прекратяване на дейността си от търговския регистър поради технически проблеми, поради което марката е регистрирана коректно. Fit Kitchen Limited са подали веднага искане за възобновяване на дейността си.

Scratch Meals заявяват, че в случай на компания прекратила дейността си но направила заявка за марка, то тази заявка трябва да бъде притежание на Короната,  според законодателството във Великобритания.

Проблемът за компанията обаче е че тази претенция не е била включена в първоначалната аргументация по делото, поради което е отхвърлена от съда.

При това положение според съда е налице нарушаване на права върху търговска марка. Представените знаци са изентични за идентични и сходни стоки и услуги.

В допълнение Fit Kitchen Limited предоставят множество оплаквания от потребители, които са били объркани по отношение на двете марки.

Съдът приема и че е налице недобросъвестно използване на марката от страна на Scratch Meals, които се възпозват от репутацията на по-ранната марка.

Източник: Simon Bennett and Scott Steinberg - Fox Williams LLP for Lexology.

Daren Tang е новият изпълнителен директор на WIPO

Daren Tang встъпи в длъжност, като новият директор на Световната организация за интелектуална собственост с мандат от 6 години. Г-н Tang е бивш директор на Патентното ведомство на Сингапур. 

Той заменя досегашният директор на WIPO Франсис Гъри след горещи дебати между страните членки в светлината на търговското и политическо напрежение по оста САЩ-Китай.

Повече информация може да откриете тук.

ЕС и Китай подписаха споразумение относно защитата на географските означения

Европейският съюз и Китай подписаха дългоочакваното споразумение за защита на географски означения. 

Първочаланият проект за това споразумение стартира с признаването на 10 географски означения от двете страни.

Настоящото споразумение касае нови 100 европейски означения, които ще получат защита в Китай, както и 100 китайски в ЕС.

Споразумението обхваща текстове касаещи обхвата за закрила, правото на използване, връзката с търговските марки и др.

Въпреки това обаче някои въпроси остават нерешени. Например прилагането на правата върху географските означения за сега остава базирано на общите норми прилагини в съответинте държави. Друг спорен момент е кога едно географско означение може да бъде отменено на база генеричност.

Източник: Marquess Class 46.

Защо да наблюдавате защитата на вашата търговска марка?

Този въпрос може да звучи леко странно. Какво означава да наблюдаваш една търговска марка след като тя вече е регистрирана?

За да може да получи закрила всяка марка трябва да бъде регистрирана в Патентно ведомство. Разбира се има случаи в които дори нерегистрирани марки се ползват от определена степен на закрила но общото правило изисква регистрация. По този начин притежателят на марката може да се възползва максимално от нейната закрила.

Много хора обаче вярват, че след момента на регистрация работата по защитата на марката приключва. Това е погрешно разбиране.

Дори след като една марка е регистрирана, нейното наблюдение и обслужване трябва да продължи за да може тя да бъде активна от една страна, а от друга всеки нарушител да бъде спиран навреме.

Най-общо са необходими две основни неща в тази насока:

1. Извършването на търсене на търговски марки на регулярна база. 

Обикновенно търсенето на марки се прилага преди подаването на заявка за марка, като целта е да се открият евентуални пречки за нейната регистрация, като например по-ранни сходни или идентични марки.

Но освен на този раннен етап е желателно подобни търсения да бъдат извършвани и след това. Целта е да бъдат откривани нови заявки за сходни марки срещу които да се подават опозиции. По този начин стойността на марката ще бъде запазена във времето и няма да се допусне объркване на потребителите между сходни марки налични на пазара за сходни стоки.

2. Втората основна дейност е поддръжката на база данни с информация за вашите марки. 

Това е ключово тъй като ви позволява да реагирате при нужда по-лесно. Имайте предвид, че всяка марка се регистрира за определен период от време, обикновенно 10 години. След това регистрацията й трябва да бъде подновена, това означава, че всеки собственик на марки трябва да следи тези срокове за да не загуби закрилата им. Освен това е наложително да се спазват редица други процедурни изисквания на Патентно ведомство, както и да се следят данните за предоставени лицензии и начини на използване на марките.

ZARA спечели интересен казус срещу китайска компания в Япония

INDITEX, компанията собственик на световно известната марка магазини за дрехи ZARA, спечели интересна опозиция в Япония.

Казусът касае заявена от китайска компания марка Zarbleu в клас 25 - пуловери, ризи, панталони, поли, рокли, тениски, бельо, шапки, ръкавици, палта и други дрехи.

Срещу тази марка е подадена опозиция от INDITEX на база по-ранна регистрирана марка ZARA в клас 25.

Според компанията заявената марка е объркващо сходна на нейната, което се подсилва и от наличната й репутация в Япония.

Патентното ведмоство на страната приема, че репутацията на по-ранната марка е доказана успешно.

Изненадващо обаче, ведомството приеме и самите марки за объркващо сходни. Причината за това заключение е наличието на префикса ZAR в заявената марка. Според ведомството потребителите обръщат повече внимание на първата част от думата, поради което е възможно да възникне объркване с марка ZARA, която се ползва и със сериозна репутация в страната.

Това решение е доста интересно. В Европа например, оценката на сходството на марки също отдава значение на началото на думите, като един от ключовите елементи. Но финалното решение дали два знака са объркващо сходни зависи от цялостното възприемане на марката, а не само на отделни нейни елементи. Причинвата за това е факта, че потребителите рядко правят анализ на детайлите на един бранд в момента на покупка.

Източник: Marks IP, Masaki MIKAMI.

Banksy загуби спор в ЕС за едно от най-известните си произведения

Популярният графити артист Banksy заявява през 2014 година следната европейска марка за класове: 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 и 42:

Тази марка представлява едно от ней известните графити произведения на артиста.

През 2019 година срещу марката е подадено искана за заличаване поради недобросъвестно заявяване на марката, както и влизане в хипотезата на член 7(1)(b) и (c) EUTMR.

Според подателят на искането Full Colour, артистът никога не е използвал марката и още повече не е имал такова намерение.

Неговата цел е била единствено да монополизира правото за използването на въпросното графити изображение за неограничен период от време.

Според компанията, Banksy е направил това поради две причини. Първо за да води съдебни дела на база авторско право той трябва да разкрие личността си, което не е правил никога. Второ в свои изказвания той има негативно отношение към авторскоправната защита. Поради това е прибягнал към защита основана на търговските марки.

Pest Control, компания която представлява артиста, твърди че претендираната недобросъвестност не е доказана.

EUIPO излиза с решение за заличаване на марката. Причината според ведомството е факта, че след датата на подаването на искането за заличаване Banksy е отворил магазин в Лондон, който да пордава неговите творби. Според ведомството целта на този обект е била да докаже реално използване на марката, което подсказва за недобросъвестност при нейното заявяване. 

Останалите основания за заличаването не са разгледани.

Казусът е интересен поради редица пречини. От една страна той показва опцията за защита на авторски произведения чрез системата за регистрация на марки, което обаче не винаги е възможно, тъй като основната футкция на марките е да обозначават конкретен търговски произход чрез съответния знак. Тоест той трябва да се използва като такъв, а не в ролята му на отделно произведение.

От друга доказването на реално използване на марка след подаване на искане за нейното заличаване може да се счете за недобросъвестно поведение.

Източник: IPKat.

Не е необходимо Лионел Меси да доказва репутацията си - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C-449/18 P EUIPO v Messi Cuccittini and C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos v Messi Cuccittini.

Делото касае опит на футболната звезда Лионел Меси да регистрира следната европейска марка през 2011 година за облекло и обувки:

Срещу тази марка е подадена опозиция от испанска компания на база по-ранно регистрирана марка MASSI за същите стоки.

EUIPO потвърждава опозицията приемайки марките за сходни. От визуална и фонетична гледва точка знаците са силно сходни поради разликата от една буква. Разликата в смисъла на марките, която се дължи на известността на футболиста е счетена за недостатъчна, тъй като тя касае само част от потребителите интересуващи се от футбол.

Решението е обжалвано. Общият съд го отменя изцяло приемайки марките за различни. Причината е че думата MESSI обезателно би се свързала от потребителите с личпността на футболиста, включително и от хора, които не се интересуват толкова от спорт. Лионел Меси е личност популярна в обществото, като цяло. Поради тази причина EUIPO е трябвало да вземат под внимание неговата известност при оценка на сходството.

Ведомството контрира с аргумента, че футболиста не е приложил доказателства за придобита известност и отличителност на името си, както е обикновенно процедурата в подобни казуси, поради което ведомството не е взело под внимание този факт.

Според съда, EUIPO трябва да взима под внимание всички общоизвестни факти при оценката на знаците, дори и без предоставяне на доказателства.

Европейският съд потвърждава това решение, като последна инстанция.

Макар решението да е логично, от гледна точка на факта че ведомството трябва да взима под внимание общоизвестни факти при оценка на марките, то решението повдига редица въпроси.

Стандартната процедура за претендиране на известност и репутация на една марка изисква предоставяне на доказателства.

Ако се приеме, че Лионел Меси е толкова известен, че това трябва да се има предвид по презумция, то подобно нещо не се ли отнася и за марки, като Coca Cola, Nike, Adidas и др. Те също са разпознаваеми от цялото общество и Патентните ведомства са наясно с тези факти.

Трябва ли подобни известни брандове да предоставят доказателства за своята репутация в бъдеще или могат да разчитат на автоматичносто й признаване, като общоизвестен факт.

В тази връзка  Mc Donald's. загуби казус относно своята европейска марка Big Mac защото не успя да докаже придобитата си репутация в ЕС, макар и да е общоизвестен факт, че Big Mac е продукт предлаган от  Mc Donald's..

Източник: IPKat.